老字号企业改制后的商标继承

【判决要点】

虽然涉案商标原始注册人聚丰园大酒店（原聚丰园菜馆）在该商标核准的有效期内被注销，但聚丰园大酒店公司系国有企业改制时期设立的企业，原聚丰园大酒店的职工持股会系聚丰园大酒店公司的股东之一，聚丰园大酒店公司负责聚丰园大酒店注销后的善后事宜，因此，聚丰园大酒店公司与原聚丰园大酒店虽为两个独立的法人主体，但基于其与原聚丰园大酒店之间存在特定的关系，可以认定聚丰园大酒店公司实际承继了涉案商标专用权。

上诉人（原审被告）：崇安区东品苑酒店（以下简称东品苑酒店）

上诉人（原审被告）：无锡市聚丰园饭店管理有限责任公司（以下简称管理公司）

被上诉人（原审原告）：无锡产业发展集团有限公司（以下简称产业集团公司）

来源：江苏省高级人民法院（2016）苏民终1177号民事判决书


【案情简介】

1996年，无锡市聚丰园大酒店（以下简称聚丰园大酒店）经商标局核准注册“”、“”商标，商标注册号分别为第837952、879965号，服务项目均为第42类餐馆、自助餐馆、旅馆等。

1996年12月20日，聚丰园大酒店公司设立，聚丰园大酒店职工持股会系该公司股东之一，占公司股份16%。聚丰园大酒店于1997年5月10日注销，注销之后的善后事宜由聚丰园大酒店公司负责。2008年5月20日，聚丰园大酒店公司将涉案商标转让给产业集团公司。

2000年8月8日，聚丰园大酒店公司改制设立管理公司，经营范围为酒店餐饮企业提供管理服务等。2002年11月、2005年6月，聚丰园大酒店公司与管理公司签订租赁合同及补充协议一，约定聚丰园大酒店公司将其全部资产（已出租除外）租赁给管理公司；管理公司应向聚丰园大酒店公司支付资产租赁费、投资改造酒店大楼，安置原聚丰园大酒店职工等。双方租赁关系截止至2012年12月31日。

2011年，管理公司与林剑斌签订合作投资协议设立东品苑酒店，并授权东品苑酒店使用聚丰园名称。

东品苑酒店于2011年6月23日设立开业，许可经营项目为中餐服务等，使用“聚丰园大酒店”的名义对外经营，在店招广告、店堂设施和网络消费平台上使用了涉案商标。产业集团公司认为，东品苑公司的行为侵害了产业集团公司的商标权，遂向法院提起诉讼，请求法院判令东品苑公司停止侵权、赔偿损失及合理费用，管理公司共同承担侵权责任。


【判决观察】

一审法院认为：

一、东品苑酒店、管理公司使用涉案商标的行为不具有正当理由，构成商标侵权。理由如下：

1.管理公司与聚丰园大酒店公司的商标许可使用关系于2012年12月31日即已终止，管理公司自此无权使用涉案商标。管理公司、林剑斌合作投资开办东品苑酒店，并在东品苑酒店经营中大量使用涉案商标，其行为未经权利人许可，系在相同服务上使用相同商标的商标侵权行为。

2.虽然管理公司与林剑斌签订合作投资协议、管理公司出具授权书及东品苑酒店开业的时间均早于2012年12月31日，但管理公司在此日期之前享有的涉案商标使用权只能在租赁合同及补充协议一约定的框架范围内行使，即只应在租赁资产所在地，即原聚丰园酒楼的经营上使用涉案商标，亦无权许可第三人使用涉案商标。

3.管理公司的企业名称中具有“聚丰园”的字样，其授权书亦写明授权东品苑酒店使用聚丰园名称，但从东品苑酒店具体使用方式可以看出，其在店铺招牌、店堂设施和网络消费平台上显著、突出地使用涉案商标标识，使消费者误认其服务来源于涉案商标所代表的服务，故上述使用行为系商标性使用行为，并非企业名称的使用行为。

4.虽然管理公司为聚丰园大酒店改制所设立的企业，其法定代表人及相关员工曾在聚丰园大酒店工作过，两者具有一定的历史渊源关系，但上述事实均非管理公司可以使用涉案商标的正当理由。“聚丰园”为无锡地区的老字号品牌，老字号企业应在现代商标法律制度的框架内开展经营。在管理公司并不享有涉案商标权利的情况下，即使其主观上具有传承“聚丰园”老字号品牌的理念，经营的餐饮服务确有“聚丰园”无锡菜的传统特色，其依法仍应在商标权利人许可的情况下使用涉案商标，未经许可使用即为侵权，亦不能就此免除所应当承担的侵权责任。

二、东品苑酒店、管理公司应当承担赔偿损失的责任（略）。

综上，一审法院认为涉案商标专用权应受法律保护。东品苑酒店、管理公司未经许可，在相同服务中使用涉案商标，构成商标侵权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。据此判决：一、东品苑酒店、管理公司立即停止侵犯第879965、837952号注册商标专用权，停止在店铺招牌、店堂设施和网络消费平台上使用涉案商标标识；二、东品苑酒店、管理公司赔偿产业集团公司经济损失20万元及合理费用46000元；三、驳回产业集团公司的其他诉讼请求。

东品苑酒店及管理公司不服一审判决，提起上诉。

本案二审争议焦点：

一、东品苑酒店、管理公司的行为侵害了产业集团公司涉案注册商标专用权

首先，产业集团公司系涉案商标专用权人，有权禁止他人非法使用涉案商标。虽然涉案商标原始注册人聚丰园大酒店（原聚丰园菜馆）在该商标核准的有效期内被注销，但聚丰园大酒店公司系国有企业改制时期设立的企业，原聚丰园大酒店的职工持股会系聚丰园大酒店公司的股东之一，聚丰园大酒店公司负责聚丰园大酒店注销后的善后事宜，因此，聚丰园大酒店公司与原聚丰园大酒店虽为两个独立的法人主体，但基于其与原聚丰园大酒店之间存在特定的关系，可以认定聚丰园大酒店公司实际承继了涉案商标专用权。且国家商标局经备案审查，已经将涉案商标的注册人由原始注册人聚丰园菜馆变更为聚丰园大酒店公司，故应当认定聚丰园大酒店公司已经获得涉案注册商标专用权。聚丰园大酒店公司获得涉案商标专用权后，将商标转让给产业集团公司，并经国家商标局备案审查，产业集团公司依法取得涉案商标专用权。因此，管理公司提供新证据以证明涉案商标转让程序存在瑕疵，并主张产业集团公司不享有涉案商标专用权的理由不能成立。

其次，管理公司不具有使用涉案商标的正当性。管理公司虽系聚丰园大酒店公司改制设立的企业，并接收了聚丰园大酒店的员工，但依据其与原商标权人聚丰园大酒店公司的商标许可使用合同而取得涉案商标的使用权，亦足以证明管理公司明知其使用涉案商标需要获得权利人的许可。鉴于法院生效判决认定管理公司与聚丰园大酒店公司之间含有商标许可合同条款的租赁合同关系已于2012年12月31日终止，因此，自2013年1月1日起，管理公司不再享有涉案商标的使用权。

最后，聚丰园大酒店公司与管理公司明确约定管理公司在许可期限内只能在租赁资产所在地聚丰园酒楼使用。因此，无论涉案商标是否在管理公司受许可的使用期内，管理公司均不得在其投资设立的东品苑酒店使用涉案商标。同时，管理公司出具内容为“使用聚丰园名称”的授权书给东品苑酒店，但依授权书含义理解显然仅为使用企业名称，并非“聚丰园”商标，而东品苑酒店在经营中以显著、突出方式使用“聚丰园”文字，同时还使用未获授权的“”标识，东品苑酒店已经构成对“聚丰园”文字及“”标识的商标性使用。

综上，东品苑酒店未经商标权人的许可，其在店铺招牌、店堂设施和网络消费平台使用与涉案商标相同或者近似的文字、图形标识，且其提供的餐饮服务与涉案商标核定的服务内容相同，易使消费者认为东品苑酒店与涉案商标权人存在特定的联系，引起市场混淆，其行为侵害了产业集团公司对涉案商标的专用权。鉴于东品苑酒店系管理公司与林剑斌共同投资设立，并由管理公司负责日常经营管理，管理公司明知未获得权利人许可，仍然在东品苑酒店经营中大量使用涉案商标，其应对东品苑酒店使用涉案商标行为承担共同侵权责任。

二、一审法院判决东品苑酒店、管理公司承担的民事责任适当

首先，产业集团公司虽未自己使用涉案商标，但根据其提供的证据，足以证明产业集团公司已经许可他人使用涉案商标，至于涉案商标使用的形式、规模以及对商标知名度可能造成的影响，并不能否定涉案商标实际使用的事实。故管理公司上诉称产业集团公司未使用商标，仅为诉讼而编造证据的理由不成立。

其次，东品苑酒店、管理公司未经许可，使用涉案商标，侵害产业集团公司的涉案商标专用权，一审法院判决东品苑酒店、管理公司承担停止侵权和赔偿损失的民事责任并无不当。综合考虑涉案商标的使用现状，管理公司与东品苑酒店主观过错、侵权方式、侵权后果及产业集团公司为制止侵权支出的合理费用等因素，一审判决确定赔偿20万元及合理费用46000元，具有合理性，符合商标法第六十三条第三款规定的立法宗旨。

另外，本院亦注意到，产业集团公司作为一家国有独资公司，其承担对授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业进行管理等责任，但其在受让与“聚丰园”老字号并存的涉案商标后，并未对此加以积极利用、推广和培育。考虑到管理公司虽不享有涉案商标的使用权，但其对涉案商标原注册人聚丰园大酒店的改制做过一定的贡献，为涉案商标积累良好声誉和推广老字号作出一定投入和努力，并仍在积极推广该品牌，其字号也已被授予“聚丰园”老字号。因此，本院建议产业集团公司可与管理公司协商，采取许可使用等方式对涉案商标作出妥善处理，以促进“聚丰园”这一知名品牌进一步发扬光大，形成多方共赢的良好局面。

综上，二审维持原判，驳回上诉。