使用在后的注册商标、企业名称（字号）侵害在先企业名称权（字号）构成不正当竞争的司法认定

作者：黄瑜瑜 深圳市中级人民法院速裁庭审判长（原知识产权审判庭法官）

裁判要点

权利人以他人注册商标使用的文字、图形侵犯其企业名称权等在先权利为由提起诉讼的，人民法院应当受理。具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为“企业名称”。认定在后注册商标、字号的使用侵害在先企业名称权（字号）构成不正当竞争，则必须符合《侵权责任法》所规定的“过错+损害”的法定构成要件。认定是否具有“过错”，人民法院应综合以下因素进行判断：二者的近似程度、所使用商品的类似程度、请求保护字号的显著性和知名程度、相关公众的注意程度等，并充分考虑因素之间的相互影响。

基本案情

原告（二审被上诉人，再审被申诉人）：深圳市歌力思服饰股份有限公司

被告（二审上诉人，再审申诉人）：王碎永

被告：刘杨

（一）原告诉请保护的权利基础

1.“歌力思”字号。深圳市歌力思服饰设计有限公司成立于1996年11月18日，2011年5月9日更名为深圳市歌力思投资管理有限公司。深圳歌力思服装实业有限公司成立于1999年6月8日，深圳市歌力思服饰设计有限公司、歌力思国际发展有限公司为其四个股东(发起人)中的两个，2011年11月4日，深圳歌力思服装实业有限公司更名为深圳歌力思服饰股份有限公司。

2.第1348583号“歌力思”商标。注册人为深圳歌力思服饰设计有限公司，该商标核定使用商品(第25类)：衬衣；服装；皮衣(服装)；裤子；裙子；内衣；童装；大衣；睡衣；外套。注册有效期限自1999年12月28日至2009年12月27日。2008年12月18日，深圳歌力思服装实业有限公司受让取得第1348583号“歌力思”商标。2009年11月19日，该商标经核准续展注册有效期自2009年12月28日至2019年12月27日。2012年3月1日，该商标经核准变更后注册人为深圳歌力思服饰股份有限公司。

3.请求认定第1348583号“歌力思”商标为驰名商标；认定“歌力思服饰”为知名商品特有名称。

（二）被告抗辩的权利基础

1.第4157840号注册商标。注册人为何成锦，申请日为2004年7月7日，注册有效期为2008年6月28日至2018年6月27日，核定使用商品(第18类)：手提袋；钱包；公文包；公文箱；皮帽盒；卡片盒；(动物)皮；乐谱盒；背包。2007年7月2日，该商标经核准转让给王碎永。2009年2月25日-2010年2月25日，王碎永将前述商标授权给广州市花都狮岭东山皮具厂使用，并授权广州市白云区三元里休歌皮具商行批发、销售。

2.第7925873号“歌力思”注册商标。注册人为王碎永，申请日为2009年12月18日，注册有效期为2011年6月21日至2021年6月20日，核定使用商品(第18类)：仿皮；钱包；手提包；旅行包(箱)；护照夹(皮革制)；兽皮(动物皮)；皮带(马具)；背包；公文包。

二、被诉侵权事实

（一）“歌力思”商标注册行为。王碎永申请注册与权利商标“歌力思”相同的“歌力思”商标、与权利商标近似的。

（二）“歌力思”商标使用行为。

1、刘杨销售的被诉侵权商品手提包吊牌上标注“歌力思”商标，并标注专用权人为王碎永；制造商为法国歌力思（香港）国际集团有限公司（王碎永为该公司股东）；前述信息均指向王碎永，故被诉侵权商标“歌力思”系王碎永使用；

2、王碎永在www.gleas.taobao.com经营网店“歌力思皮具店”上宣传商品时使用“歌力思”商标；3、广州市白云区三元里休歌皮具商行（王碎永为经营者）陈列的手提包等商品上使用“歌力思”商标。综上，王碎永在生产、经营活动中均使用“歌力思”商标。

（三）“歌力思”字号使用行为。2004年5月27日，王碎永在其成立的法国歌力思（香港）国际集团有限公司的企业名称中开始使用“歌力思”字号。2008年11月7日，该公司依法解散后，王碎永仍然在网店宣传、商品销售等经营活动中持续使用该企业名称。2009年1月22日，王碎永在淘宝网上注册“歌力思皮具店”，该店铺至今仍在经营。

裁判理由

一审法院认为：1.王碎永对“歌力思”商标申请注册及使用行为与权利商标“歌力思”之间的纠纷均属于注册商标之间的争议，人民法院依法应不予处理，当事人应循行政程序解决；2.王碎永使用“歌力思”商标、字号等行为均侵害深圳歌力思服饰股份有限公司在先的企业名称权（字号），构成不正当竞争；3.刘杨销售使用“歌力思”商标、字号的手提包构成不正当竞争。

二审法院认为：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，依法予以维持。

裁判结果

一审法院判决：

1. 王碎永于判决生效之日起，立即停止使用“歌力思”商标及字号；

2. 刘杨于判决生效之日起，立即停止销售使用“歌力思”商标及字号的商品；

3. 王碎永于判决生效之日起十日内赔偿深圳歌力思服饰股份有限公司经济损失人民币15万元及支付维权合理开支人民币3万元，共计人民币18万元；

4. 刘杨于判决生效之日起十日内支付深圳歌力思服饰股份有限公司维权合理开支共计人民币2万元；

5. 王碎永于判决生效之日起三十日内在《中国企业报》刊登声明消除影响（声明内容须经本院审核认定），登报费用由王碎永负担；

6. 驳回深圳歌力思服饰股份有限公司的其他诉讼请求。

二审法院判决：驳回上诉，维持原判。

最高院裁定：驳回王碎永的再审申请。

案例注解

在实际商业运营中，对在后相同的注册商标、字号进行使用，往往容易让在先的注册商标、企业名称、字号的权利人产生“恶意抢注”的警惕，权利人会提起商标异议、商标侵权及不正当竞争的民事诉讼等对在后的权利进行全力阻却，导致二者产生权利冲突。原告的诉求往往包罗万象，意图对其注册商标、企业名称（字号）、知名商品特有名称等权益进行全方位的保护，对被告的全部被诉侵权行为一网打尽。欲厘清错综复杂的法律关系，笔者抛砖引玉提出以下裁判思路：首先应去芜存菁，对不属于法院主管的争议、不存在权利（权益）基础的诉请予以摒弃；然后对被诉侵权事实进行精细的厘定；最后根据侵权行为的构成要件，认定是否构成不正当竞争。

一、去芜

（一）确定法院对侵害商标专用权案件的主管范围

1.注册商标之间的侵权纠纷，法院应不予受理；即规范使用在后的注册商标不可能构成对在先注册商标的商标侵权。首先应审查被诉侵权注册商标是否系规范性使用。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标注册人不得自行改变注册商标进行使用。原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，不属于人民法院民事诉讼的主管范围，人民法院应当裁定不予受理（立案后裁定驳回起诉），告知原告向有关行政主管机关申请解决。本案王碎永对第18类的注册商标、“歌力思”均系在“核准注册的商标和核定使用的商品”范围内规范使用，故深圳歌力思服饰股份有限公司与王碎永之间就第25类的注册商标“歌力思”与第18类的注册商标、“歌力思”之间的纠纷，均系注册商标之间的权利冲突，不属于人民法院民事案件主管的范围，鉴于《商标法》已规定了相关的注册商标争议行政处理程序，应对双方当事人之间各自持有的注册商标之间的纠纷不予审理，应另循行政程序解决。

2.但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

（二）剔除原告不存在事实依据的请求权基础

比如本案，关于“歌力思服装”是否构成知名商品的特有名称。在中国境内具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的商品应当认定为知名商品。具有区别商品来源的显著特征的商品名称应当认定为知名商品特有名称。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行宣传的持续时间、程度和地域范围、作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。根据以往生效案例中对知名商品特有名称进行保护的情况来看，比如最高院认定的“京都念慈庵蜜炼川贝琵琶膏”知名商品特有名称一案，商品名称本身具有直接区别商品来源的显著特征，且指向商品非常具体和直接，通常相关公众（消费者）看到该商品名称，就能够立即联想到某一具体商品。在本案中，从原告列举证据的内容来看，其使用“歌力思”商标进行制造、宣传的主要商品为女装，而“服装”是一个较大范围的、笼统的、上位的类概念，包括女装、男装、童装等；消费者看到“歌力思服装”时，并不能直接联系到女装等具体商品，故“歌力思服装”名称本身指向不明确、不具体、不直接。综上，原告主张“歌力思服装”构成知名商品特有名称理据不足，不予支持。

二、存菁：准确认定被诉侵权行为的性质，清晰厘定各被诉侵权行为之间的边界

（一）各被告各自独立实施的被诉侵权行为。侵害商标权及不正当竞争纠纷的被诉侵权行为错综复杂，商标的使用往往与品牌名称、企业名称、字号等使用行为交织在一起，人民法院应予一一甄别、归类、定性。原告如不能准确表述自己指控被诉侵权行为的性质，一审法院应及时释明。比如本案的被诉侵权行为就包括“歌力思”商标注册、“歌力思”商标使用、“歌力思”字号使用等不同类型。如有多个被告，还可能有涉及不同性质的被诉侵权行为；如本案的被告刘杨实施销售被诉侵权商品女装手提包的行为。

（二）各被告之间是否构成共同侵权。原告往往还主张多名被告构成共同侵权，请求共同承担连带赔偿责任。人民法院需询问原告主张共同侵权的法律依据，即共同实施侵权还是帮助、教唆他人实施侵权行为。故人民法院认定被诉侵权事实的逻辑顺序是：各被告各自单独实施的被诉侵权行为的性质（使用被诉侵权标识、字号等或销售被诉侵权商品等）→各被告是否构成共同侵权（共同实施；帮助、教唆）。

三、认定在后注册商标、企业名称（字号）的使用侵害在先企业名称（字号）权构成不正当竞争的构成要件

鉴于《反不正当竞争法》及相关司法解释并没有直接规定该类行为构成侵权的法定构成要件，人民法院可以援引《侵权责任法》对侵权责任构成要件的规定，即行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。“过错+损害”的认定，即是重中之重。

（一）过错：明知、应知的故意，即使用在后的注册商标、字号，是否在主观上具有攀附在先字号商誉的故意。人民法院应综合考量以下因素，进行综合判断：二者的近似程度、所使用商品的类似程度、请求保护字号的显著性和知名程度、相关公众的注意程度等因素以及各种因素之间的相互影响。

1.双方当事人使用“歌力思”的注册商标、字号相同；

2.深圳歌力思服饰股份有限公司使用在第25类服装，王碎永使用在第18类手提包。该两类商品是否属于类似商品？服装与手提包在功能、用途上虽然存在一定差异，但在销售渠道、消费对象等方面基本相同，同一生产商同时生产、销售服装和手提包的情形也很常见，如深圳歌力思服饰股份有限公司就同时生产、销售二者。因此二者具有密切关联，属于类似商品。

3.鉴于企业名称（字号）权不是法定权利，而是权益，且具有地域性，故其属于弱权益，应对其显著性和知名程度进行从严把握，即应具有较高的显著性和知名程度。“歌力思”一词为深圳歌力思服饰股份有限公司法定代表人创建品牌时自主设计的臆造词汇，先天就具有很高的显著性，他人通过自己思考巧合性地臆造出“歌力思”三个字组合成一个新的词语的几率较低；而王碎永并未提交证据证明其与“歌力思”之间具有因果关系，其使用“歌力思”具有合理理由；其次，在双方对“歌力思”使用的时间先后顺序上，深圳市歌力思服饰设计有限公司成立于1996年，第1348583号“歌力思”商标注册于1999年，在2009年12月18日王碎永申请“歌力思”注册商标时，深圳歌力思服饰股份有限公司的“歌力思”作为字号、注册商标已经持续在服装类商品上使用多年，在服装行业累积了较高的知名度。王碎永于2007年至2011年期间在广州经营广州市白云区三元里休歌皮具商行，深圳歌力思服饰股份有限公司为深圳公司，二者地域相近，皮具与服装在业务范围、销售渠道、消费人群等方面上有很大关联性，属于类似商品，王碎永很容易知悉深圳“歌力思”的知名度。最后，也是一个比较重要的参考因素，王碎永有将“张曼玉”等知名艺人名字、“kose高丝”等知名化妆品牌申请为注册商标的先例。综上，王碎永在生产、经营活动中使用“歌力思”的行为具有攀附原告商誉、搭便车的主观故意。法国歌力思（香港）国际集团有限公司依法解散后，王碎永仍然在网店宣传、商品销售等经营活动中持续使用该企业名称、使用“歌力思”字号，进一步证明其明显具有攀附“歌力思”商誉的主观意图。

4.相关公众的注意程度。如前所述，服装与手提包构成具有密切关联性的类似商品，相关公众产生混淆和误认的几率较不同类别商品更大，故更难注意到二者的商品系来自不同的主体。

（二）损害后果。王碎永的前述行为是否导致了消费者的混淆、误认，是否实际损害深圳歌力思服饰股份有限公司的在先权益？如前所述，经过长期、广泛的宣传和使用，“歌力思”作为服装商品上的商标以及服装企业的字号，在女装领域具有较高知名度，深圳歌力思服饰股份有限公司在长期经营活动中使用“歌力思”所累积的商誉和知名度远远高于王碎永在皮具商品上使用“歌力思”的商誉和知名度，故王碎永在与服装密切关联的手提包等类似商品上持续使用“歌力思”商标及字号，必然导致消费者对商品和服务的来源产生混淆、误认，将王碎永生产、销售的商品误认为来自深圳歌力思服饰股份有限公司，或者误以为王碎永与深圳歌力思服饰股份有限公司在经营上有特定联系。

人民法院审理此类案件，必须遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则。被诉侵权注册商标经过依法登记、注册，已经具有合法的形式，故应该“刺穿合法的面纱”，对被诉侵权行为的本质是否构成不正当竞争行为作出客观认定，形式的合法不能掩盖实质的侵权，更不能成为不正当竞争行为赖以产生甚至持续的“合法”依据。诚如刑事证据领域的“毒树之果”，恶意抢注即为“毒树”，之后的使用行为导致的损害后果均为“毒树之果”。一审审判的核心任务是“清楚认定事实、正确适用法律”；“正确适用法律”，即应充分理解《反不正当竞争法》“保障市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，促进市场良性发展，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益”的立法目的，故审理反不正当竞争案件的法律适用应充分考虑“权利人+相关公众（消费者）+竞争者”三方的利益平衡。如果在司法实践中片面倾向任何一方，都会破坏正常的市场竞争秩序，造成竞争的失衡和无序；权利人、竞争者、消费者的三角平衡关系会不当地倾斜，利益保护亦会失衡，导致对立法宗旨的悖离，减少、降低市场的整体福利，最终损害全社会的整体利益。