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ciplawyer@163.com用商法思维审理商标侵权民事案件
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一、问题的提出
2012年，杭州中院和深圳中院先后受理一宗当事人诉讼地位相反的商标侵权民事案件。杭州案：原告王某永，被告歌力思公司。王某永作为第4157840号“歌力思GLEAS及图”注册商标（核定类别18类皮包等）的商标权人，要求歌力思公司停止在皮包上使用“歌力思”商标。审理情况：2012年12月，杭州中院一审判决歌力思公司停止商标侵权。2013年6月，浙江高院二审维持原判。2013年11月，最高法院裁定提审该案，并于2014年8月判决撤销一审和二审判决，驳回王某永的诉讼请求。【1】深圳案：原告歌力思公司，被告王某永。歌力思公司作为第1348583号“歌力思”注册商标（核定类别25类服装等）的商标权人，要求王某永停止使用“歌力思皮具店”字号等不正当竞争行为。审理情况：2014年5月，深圳中院判决王某永构成不正当竞争，停止使用“歌力思皮具店”字号。2015年11月，广东高院判决维持原判。2016年6月，最高法院驳回了王某永的申诉【2】。
笔者注意到，王某永取得“歌力思GLEAS及图”注册商标的依据是歌力思公司初审提出异议后，2011年3月2日商标局裁定异议不能成立，故核准注册，依法发给商标注册证。【3】取得商标专用权的时间是2008年6月28日（即自初审公告日2008年3月27日三个月期满之日计算）。直到2015年1月29日，商评委才裁定对“歌力思GLEAS及图”不予注册。也就是说，在最高院对杭州案提审并作出判决以及深圳中院对深圳案作出一审判决时，“歌力思GLEAS及图”注册商标尚处于有效状态。
虽然两个案件均已尘埃落定，但仍引发很多思考。在杭州案中，最高院判决“歌力思GLEAS及图”注册商标的商标权人无权阻止他人在注册商标核定类别上使用近似商标。而在深圳案中，一审即以“歌力思GLEAS及图”注册商标的商标权人使用“歌力思皮具店”商号构成对核定服装类“歌力思”商标的不正当竞争，判决停止侵权。而“歌力思皮具店”商号显然是销售“歌力思GLEAS及图”注册商标核定皮包类商品的合理使用。两个判决不支持王某永以“歌力思GLEAS及图”注册商标作为抗辩依据的理由均为，商标权人在注册之时有恶意抢注他人在先的且有一定影响商标之嫌，因此取得的商标权没有正当性。那么，人民法院在审理商标侵权民事案件中，可否对商标授权的正当性进行评判？注册商标专用权授权后，商标权人可否阻止他人在同类产品上使用注册商标？可否自己合理使用注册商标？如果注册商标被撤销，商标权人是否要因以往的使用注册商标的行为承担侵权责任？
二、应当用商法思维审理商标侵权民事案件
在审判中采取不同的审判思维，很可能出现截然不同的判决结果，相应的也会给社会公众不同的价值导向。因此，对一份判决不能仅用对或错的标准来评价，而应当考察判决结果带给社会的价值导向是否适当。通说认为，在大陆法系国家分为民商合一和民商分立两种立法模式。对于民法【4】来说，公平是其追求的核心价值和终极目标。商法对于民法具有相对独立性，属于调整营利性行为的民法特别法。商法的核心价值是保护交易安全和交易效率。笔者认为，鉴于商标法的商法特征非常明显，故应采用商法思维审理商标侵权民事案件。
首先，商标使用贯穿于商品制造、流通环节，起着促进生产、保证商品和服务质量、推动社会主义市场经济发展的作用。商标法鼓励经营者持续使用商标从事经营活动，如果三年不使用商标即可以撤销注册商标专用权。因此，商标制度自创立之初，就成为商事主体从事商事交易的标签。商标法与调整商事交易中的营利性行为的商法具有天然的亲缘关系。
其次，注册商标的所有人是商事主体。商标法规定自然人、法人或者其他组织均可以申请商标注册。但是根据相关解释，以自然人名义办理商标注册、转让等申请事宜的，仅限于个体工商户、个人合伙、农村承包经营户等【5】，因此排除了非商事主体申请并获得注册商标的可能。而商法同样强调商事主体的身份要求，对公司法人、营利性组织、个体工商户等商事主体的法律地位均有明确规定。
第三，商标法具有鲜明的国际化特征。我国在制定商标法时参考了许多国外立法经验和国际条约规定，对商标的保护方式与途径大都有先例可循。我国商标制度注重国际间协调，参加了《保护工业产权巴黎公约》、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》、《TRIPs协议》等国际公约。商标法所具有的国际化特征与商法通过国际贸易领域的国际条约和协定来实现各国贸易制度协调的国际化特征非常相似。
第四，商标法有保障交易安全和交易效率的制度设计。商法来源于交易习惯法，具有很强的操作性、技术性。商标法为促进注册商标交易流转和使用，在立法技术上为了提升交易标的可辨识性、保障交易安全和交易效率，有极富针对性的制度设计，这一点与商法非常相似。这些制度设计有：
1、公示主义。要求注册商标具有明确的保护范围，注册商标权利人信息必须向公众展示，消除信息不对称问题，节约交易成本；
2、强制主义。对于注册商标保护期限和续展期的规定是强制性的，不允许当事人任意扩张和延长；
3、严格责任主义。商标侵权采用严格责任，不论侵权人主观是否有过错，只要其实施了侵权行为，就构成侵权。侵权人是否具备主观过错仅是其是否承担赔偿责任的考量因素；
4、稳定交易秩序原则。商标法从保护交易安全的角度出发，规定注册商标被无效对于人民法院以及工商机关已经做出并已执行的商标侵权案件的裁判和决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同均不具有溯及力。【6】
综上，笔者认为，商标法的性质更多地接近商法而不是民法，因此审理商标侵权民事案件，采用商法思维更为适当。如果采用商法思维审理前述两案，会侧重促进动态的交易而不是静态的权利保护，侧重保护交易安全和交易效率而不是强调权利取得的正当性。也就是说，人民法院在审理商标侵权民事案件时，一般不对商标授权的正当性进行评判；在注册商标享有商标专用权期间，商标权人有权阻止他人在同类或类似商品上使用相同或近似的商标，有权合理使用自己的注册商标；注册商标被撤销后，商标权人无须为以往的商标使用行为承担侵权责任。即使由于注册商标被无效，人民法院需要判决停止侵权，也并非根据商标法的严格责任原则，而是根据《中华人民共和国侵权责任法》的相关规定【7】，判决原商标权人在注册商标无效之日起，停止使用被诉侵权的商标，而该停止侵权的判项不具有溯及既往商标使用行为的效力。
三、从制度设计上规制恶意抢注商标现象
笔者的观点饱受争议，主要原因是目前我国的恶抢注商标现象非常普遍。法官在审理商标侵权民事案件时，往往认为应当对恶意抢注商标行为予以规制，否则会助长此类现象。笔者认为，这种做法以牺牲交易安全和交易效率为代价，将使社会经济秩序长期处于不稳定状态，从社会效果而言弊大于利。对于恶意抢注商标现象，现行法律已经有针对性的解决方法；而要从根本上解决恶意抢注商标现象，则需要完善现行的商标授权制度。
（一） 治标之策：依据现行商标法解决恶意抢注商标问题
商标法第四十七条第二款规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。恶意抢注商标行为如果符合该“但书”规定的条件，在先权利人可以据此要求恶意抢注人给予赔偿。虽然这种维权方式势必会给在先权利人增加诉讼负担，但是两害相权取其轻，这样做远比允许任何一个法院均有权评价已授权注册商标的正当性要慎重。在我国，有严格的注册商标申请和授权体系，有异议制度、无效宣告制度、司法审查制度等配套程序，有一支专业审理商标授权确权行政诉讼的知识产权法官队伍。如果允许任何一个法院评价已授权注册商标的正当性，即使忽略各地法官的能力因素，仍是对我国现行商标授权体系的巨大冲击。【8】
（二）治本之道：从商标授权源头扼止恶意抢注商标现象
我国商标申请量已经连续15年位居世界第一。根据世界知识产权组织（WIPO）发布《世界知识产权指标》年度报告，2015年全球商标申请共计600万件，按类计为840万件，其中中国商标申请量为283万件，远超美国的51万件、欧盟的36万件、日本的34万件、印度的28万件。【9】2016年中国商标申请量更达到369.1万件。【10】在中国数量庞大的商标申请中，充斥着大量为了防止别人抢注的防御性申请，为了避免“撤三”制度的重复申请【11】以及抢注他人商标的申请。这种现象的出现，归根结底是因为我国商标制度设计不尽合理：
（1）商标法对商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标没有任何限制。按照《商标注册分类尼斯协定》，商品和服务共划分为45类，其中商品分为38个类别，服务分为7个类别。对一个商标专用权人而言，除非全类申请注册相同的商标，否则任何人都有可能将已经注册的商标抢注在不同类别的商品和服务上；
（2）商标审查包括形式审查和实质审查。商标形式审查仅对有关申请商标注册的文件、手续是否符合法律规定进行审核；商标实质审查，是对商标是否具备注册条件进行审查，包括绝对理由的审查，即是否是商标法禁注和禁用的标识，还包括相对理由的审查，即商标是否与他人在同一种或类似商品上注册的商标相混同以及申请商标注册是否损害他人现有的在先权利、是否以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。随着我国商标申请数量剧增，商标审查员对商标的合法性、显著性以及是否混同做出判断已属不易，不可能对每一件商标是否抢注他人在先使用的商标或者是否是侵犯了他人的在先权利进行全面审查，更不可能对商标申请人主观是否存在恶意做出判断；
（3）商标法立法技术存在漏洞。以商标法第31条后半句为例，商标法规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，仅从法律解释学角度分析，这一规定就似乎对三种抢注商标情形网开一面：一是以正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，即善意抢注知名商标；二是以正当手段抢注他人已经使用但没有一定影响的商标，即善意抢注未知名商标；三是以不正当手段抢注他人已经使用但没有一定影响的商标，即非善意抢注未知名商标，【12】而其中有些情形显然是不应当被允许的。
针对现行商标法之不足，笔者试提出以下建议：
（1）对申请商标附加必要限制。商标法应明确规定商标申请人所申请注册商标之核定使用商品应与申请人所从事的商品经营范围相关联。申请人提出申请时，应同时提交其申请的合理依据，或在合理期限内使用商标的相关证据，以杜绝没有使用意图的申请人不当占用商标资源；
（2）建立联合商标与防御商标制度。联合商标是指同一商标注册所有人，在与其主商标核定使用的商品相同或类似商中，再申请注册若干与主商标近似的商标而形成的系列商标；或是指同一商标所有人在某些类别的商品上，申请注册若干与其注册商标相同或近似的商标，商标之间不分主次而形成相互关联的系列商标。防御商标是指同一商标所有人将与其主商标相同的商标，在与主商标核定使用的商品以外的若干类商品上分别申请注册并经核准的商标。设立联合商标与防御商标，可以使商标权人围绕其主商标设置防范区。依国际通行做法，联合商标和防御商标的存续不以使用为前提。商标权人只要使用主商标，商标主管机关即不得以在规定时间内不使用为理由撤销这些商标；
（3）在立法上加强对抢注商标行为的规范。应修改商标法第31条后半句，并借鉴德国和日本的立法经验【13】，区分两种情况予以规定：对于有主观恶意的抢注商标行为，不要求在先使用商标有知名度，提出撤销申请也没有时效限制；对于在先使用商标并有一定知名度的商标，规定他人不得在相同或者类似商品或者服务上就相同或者近似商标申请注册或者使用。
由于现阶段我国恶意抢注商标现象较多，人民法院不得不采取权宜之计，在审理商标侵权民事案件中制止恶意抢注商标行为。但是从长远来看，商标授权方面的问题还是要通过完善商标授权制度来解决。笔者衷心希望，人民法院商标授权确权行政审判和商标侵权民事审判能够“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝”。毕竟，在商标侵权民事案件中采用保护交易安全和交易效率的商法思维处理纠纷，是促进社会主义市场经济体制不断成熟和完善的必由之路、大势所趋。
注释：
1 杭州案：一审杭州中院(2012)浙杭知初字第362号、二审浙江高院(2013)浙知终字第222号、申诉最高院(2013)民申字第1320号、提审（2014）民提字第24号。
2 深圳案：一审深圳中院（2012）深中法知民初字第976号、二审广东高院（2014）粤高法民三终字第1099号、申诉最高院（2016）最高法民申1617号。限于篇幅，本文仅撷取两宗案件与本文探讨话题相关的信息，详情可参阅判决书。
3 2001年修改的商标法第三十三条规定，对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，作出裁定。经裁定异议不能成立的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。经裁定异议不能成立而核准注册的，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告3个月期间之日起计算（该规定内容被2013年修改的商标法沿习，规定在第三十五条和第三十六条）。由此可见，王某永持有的商标注册证是依法取得的，并非商标行政管理机关误发。
4 本文所称的民法是指与商法相对应的一般民法。
5 参见国家工商总局商标局2007年2月7日出台的《自然人办理商标注册申请注意事项》。
6 《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
7 《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定，行为因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
8 笔者对最高院审查商标授权正当性没有异议，因为该院就是商标授权确权行政案件的最高司法审查机关。
9 参见工商总局网站2016年11月29日《2015年商标申请量占全球三分之一》。
10 参见中国新闻网2017年6月30日《中国商标申请量连续15年世界第一》。
11 商标法第四十九条规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
12 参见《我国商标抢注法律界限之重新划定》，李扬。
13 德国直接将“恶意注册”规定在“绝对注册障碍”中（德国《商标法》第8条第2款第10项），法院可依该条撤销所有恶意注册，无论是否涉及在先权利。且对恶意注册的撤销没有时效限制（德国《商标法》第50条、第51条）。《日本商标法》第4条第1款第10项、第3款规定，在提出商标注册申请日之前，某个商标作为商品或者服务的表示已经被需要者广泛认知，则他人不得在相同或者类似商品或者服务上就相同或者近似商标申请注册或者使用。
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