论驰名商标淡化与反淡化措施

作者：张蕊 北京市品源律师事务所 

我国《商标法》在第二次修正时新增了对驰名商标的特殊保护规定，但《商标法》并没有对驰名商标的淡化问题作出明确的规制，对驰名商标的反淡化保护的法律规制现行立法也是滞后的，我国目前还没有制定一部《商标反淡化法》，而且中国商标法律法规至今没有明确使用“淡化”一词。但驰名商标淡化行为的的确确是侵害了驰名商标所有权人的合法权益、消费者和与淡化行为人的同行业竞争者的合法权益，破坏了市场秩序，是市场运行法则所不允许的。可以说学术界对驰名商标淡化的研究热情还是很高的，但认真审视现有的研究成果，不难发现，学者们对驰名商标淡化与反淡化保护问题的研讨不仅尚留诸多空白，而且现有的成果之间还存在着一定的冲突，不尽人意之处还很多。有鉴于此，本文拟就商标淡化的范围界定、驰名商标淡化的构成要件及认定以及驰名商标反淡化措施等问题谈些看法，并就驰名商标反淡化的立法完善阐述了自己的见解，以期引起学界对驰名商标淡化与反淡化立法的进一步探讨。

一、驰名商标淡化: 陈旧而又常新的话题

(一) 商标淡化—界定其范围为驰名商标是一种共同的立场选择

一些学者认为，商标淡化理论起源于德国ODEL案件的判决，并被1894年5月12日颁发的德国商标条例所肯定。另有学者主张，“淡化理论最早由美国法学家斯科特于1927年提出，主要是为了保护驰名商标的显著性”，目前绝大多数学者认为商标淡化理论中的“商标”是仅指驰名商标的，并且明确主张“商标淡化是针对驰名商标的特殊保护而言的”，笔者也认为商标淡化是针对“驰名商标”淡化的，本文也正是基于“驰名商标”这一范围来阐述驰名商标淡化与反淡化措施的。所谓驰名商标的淡化是指“未经驰名商标所有人认可，在不相同、不类似的商品上使用与驰名商标相同或类似的商标”，表现为减少、削弱某一驰名商标的识别性和显著性，损害、玷污其商誉的行为。

美国《1995 年联邦商标反淡化法》中所称的“淡化”，是指“对驰名商标区别商品或服务的能力的削弱，不论有无混淆、误认或不正当竞争的可能性”。之所以规制驰名商标的淡化而舍弃对普通商标淡化的法律规制，主要是因为普通商标的影响力和显著性较小，其覆盖面有限。实际上，舍弃对普通商标淡化的法律规制，是与立法者的法律成本心理有着更为紧密的联系的。从法律经济学的角度讲，“生产、制定和实施法律也需要成本投入”，因此，如果对普通商标淡化进行法律规制，除了要投入大量的立法成本外，关键是该项制度一旦确立其实施成本太高！ 数量众多的普通商标的“量”决定了被淡化机率的提升，从而也决定了淡化纠纷机率的提升及解决纠纷成本支出的增大。另外，从经济学的角度，普通商标所内含的价值是有限的。而且，如果将普通商标淡化也纳入商标侵权之列，则不仅会给其他社会主体增加更重的义务，而且还会增加实施法律的成本。认定淡化行为以驰名商标为限，既能有效地保护商标权人的权利，也没有过分地限制他人选用标识的自由，是正确解决权利冲突的平衡点。我国《商标法》将驰名商标区分为已注册与未注册的商标，而给予不同的法律保护。

反淡化保护只是针对已经注册的驰名商标的，而对于未在中国注册的驰名商标只禁止在相同或者类似商品上注册和使用。这体现了我国《商标法》重在保护注册商标的原则。

 (二)《巴黎公约》与 TRIPs 协议对驰名商标保护所采取的两种不同的保护模式及驰名商标反淡化的绝对保护主义

国际上对驰名商标保护通常采取两种不同的保护模式，一种是相对保护主义，一种是绝对保护主义。《巴黎公约》对驰名商标的保护采取的是相对保护主义，即禁止他人将与驰名商标相同或近似的商标在与商标所有权人相同或近似的行业中注册或使用，至于在非类似商品上使用相同或近似的商标则是被允许的; 而《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称 TRIPs协议) 对驰名商标的保护采取是绝对保护主义，即禁止他人在任何行业，包括在与驰名商标商品不相同或不相类似的行业中进行注册和使用与驰名商标相同或近似的商标。对于驰名商标反淡化保护现在大多数国家采取绝对保护主义。

TRIPs 协议第16条第3款规定:“巴黎公约(1967)第6条之二应比照适用于与已注册商标的商品或服务不相类似的商品或服务，只要在那些不类似商品或服务上使用的商标可能暗示该商品或服务与该注册商标所有人之间存在联系，并且此种使用可能会损害该注册商标所有人的利益”，此规定明确了对驰名商标的保护扩大到了非类似商品或服务上，对驰名商标实行绝对保护主义提供了法律依据。驰名商标反淡化保护现在许多国家都实行了绝对保护主义。

我国《商标法》第13条第2款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。这说明已经注册的驰名商标，其保护范围是跨类别的。其保护范围辐射到“不相同或者不相类似”的商品上，我国的法律规定与TRIPs协议是相一致的，虽然对驰名商标反淡化保护没有作出明确法律规定，但是显然我国对驰名商标的保护采取的是绝对保护主义。

二、驰名商标淡化的构成要件及认定

驰名商标的淡化行为理论界有不同的认识，有人认为是一种不当得利行为，有人从与驰名商标淡化行为人有相同业务的其他经营者角度出发，认为驰名商标淡化是一种不正当竞争行为，更多的人认为驰名商标淡化的行为实际上是一种商标侵权行为，笔者同意后一种观点，驰名商标淡化从本质上说是一种建立在商标权扩展基础上的侵害商标权的侵权行为。对驰名商标淡化进行法律规制，将驰名商标淡化纳入商标侵权行为，对驰名商标权人来讲，其商标权内容因此而扩大，从而可以获得更多的法律利益; 而对于非商标权人，则新增了一项法律义务，他们不能将他人的驰名商标用于非同类的商品或服务上，否则就有可能构成侵权。传统意义上的商标侵权行为，是未经商标权人的许可，侵犯商标专用权保护范围的行为的总称。一般情况是将其商标用于同类商品上为典型的表现形式，而商标淡化理论则认为，将他人的商标用于不同类的商品之上，同样也会给商标权人造成损害。传统的商标侵权行为的构成要件为: 侵权行为的过错性、侵权行为的违法性、存在损害后果、损害事实与违法行为的因果性。

驰名商标淡化应当具备以下四个构成要件:

第一，行为人有未经授权使用驰名商标的行为;

第二，行为人为商业目的使用驰名商标(违法性);

第三，对驰名商标及商标所有人可能或已经造成的损害(存在损害后果);

第四，商标淡化行为人主观上是否有过错(过错性)。

对于前三个构成要件几乎所有的学者都达成了共识，但是，对于判定淡化时是否应考虑行为人的心理状态，即是否应以行为人主观上存在过错为商标淡化的构成要件方面，不同的学者有着不同的意见，有人认为“认定淡化时不考虑行为人的心理状态”，也有人认为“淡化行为人须存在主观过错”。对行为人主观上是否存在“过错”必须是驰名商标淡化的构成要件，笔者认为应进行理性的探析。如果立法上不明确商标淡化构成的要件，则不仅意味着无原则地扩充了法官的自由裁量权，而且更会造成司法评判的冲突，对立法和司法将产生不良影响。

三、驰名商标反淡化措施

(一) 有关驰名商标保护的国际条约、公约是反淡化保护的有力武器

1985年3月，中国加入《巴黎公约》，有了保护“Well-known Mark”(驰名商标)的国际义务;1995年1月世界贸易组织(WTO)建立，《与贸易有关的知识产权协定》生效，保护“Well-known Mark”成为世界贸易组织成员共同的义务。TRIPs协议明确规定了对驰名商标的保护扩大到了非类似商品或服务上，对驰名商标反淡化实行绝对保护主义。我国作为成员国，国际条约的相关规定可以在我国国内直接适用，而成为反淡化保护的有力武器之一。我国可以依据有关国际公约、条约的规定，对驰名商标进行反淡化的保护。

(二) 我国现有的一些法律、法规及司法解释也可成为驰名商标反淡化保护的依据

我国关于商标淡化的立法始于1996年8月14日由国家工商行政管理局发布的驰名商标认定和管理暂行规定》。2001年10月九届全国人大常委会对我国《商标法》进行修订时，也就商标淡化问题进行了一些规制。这些规定，对于切实保护驰名商标权利人的利益，有着积极的意义。2001年我国《商标法》修订后增加了相关条款，明确了对驰名商标实行特殊保护的法律规定，虽然没有驰名商标反淡化保护的明确规定，但是其明确了对已注册的驰名商标进行跨类别的保护，即就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿、翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，作出了“不予注册并不能使用”的明确法律规定。

（三) 驰名商标反淡化的立法完善

认真审视现行法律、法规之规定，我们不难发现，其间还存在有诸多需要修补和完善的地方。我国目前还没有一部专门的《驰名商标反淡化法》，使我国的驰名商标反淡化保护无法可依;我国现行的《商标法》也仅用了2个条款规定了驰名商标的特殊保护，且对驰名商标反淡化的保护还没有以法律的形式明确作出规定，我国的《反不正当竞争法》也没有对驰名商标反淡化保护作出明确的法律规定，至今我国还没有颁布统一的《驰名商标保护条例》。因此，应进一步完善驰名商标反淡化的立法。

1．制定专门的《中华人民共和国驰名商标反淡化法》，切实保护驰名商标，防止驰名商标被淡化。为了防止驰名商标淡化降低驰名商标在社会公众心目中独特商标的显著性，保护驰名商标权人的合法权益，保护与淡化行为人的同行业竞争者的合法权益，以及广大消费者的合法权益，我国应在今后的立法中制定一部统一的《驰名商标反淡化法》，作为经济法律中的一个重要组成部分，为驰名商标的特殊保护增加一部新的特别法，提供一部全国统一有效的驰名商标反淡化保护的法律依据。在立法技术上，除了设置“总则”外，还应设立相应的“章”“节”有效地对驰名商标淡化的行为给予反淡化的保护，在此，需要说明的是，在立法时就驰名商标淡化的法律后果的承担上，应当增加“损害赔偿”的责任形式，使驰名商标淡化的法律后果包含一定的“补偿”性，并且将“补偿”的数额明确规定在100万－1000万这个幅度之内; 此外还应当增加“罚款”的责任形式，使驰名商标淡化的法律后果包含一定的“惩罚”性，并且将“罚款”的数额规定在不低于 1000 万这个幅度之内。驰名商标淡化的法律后果既包含一定的“补偿”性，又包含一定的“惩罚”性，这样就在一定程度上遏制了驰名商标淡化侵权行为的发生。

2．进一步修正我国《商标法》，在商标法中增加“对驰名商标反淡化特别保护”的规定。在第三次修订我国《商标法》时，应在“总则”中增加“国家对驰名商标实施特别保护”的具体规定，增加相应条款明确对驰名商标反淡化的保护措施。对驰名商标的淡化形式可用列举的方式作出明确规定，如不得将驰名商标用作企业名称、商品名称以及网络域名、营业招牌等行为，通过立法明确淡化的含义、淡化的种类、责任的承担方式等。在设计立法技术方案时，应将驰名商标淡化的法律后果告知社会，明确规定驰名商标淡化是一种商标侵权行为，以此设置法律条文:“未经驰名商标注册人许可，将与其驰名商标相同或者近似的文字、图形等可视类标志用作企业名称、商品特有的名称、包装、装潢以及网络域名、营业招牌等行为的，属于该法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为”，通过修正我国《商标法》，使驰名商标得到高于普通商标的特殊保护，使驰名商标反淡化特殊保护有法可依。

3． 颁布《驰名商标保护条例》，对驰名商标反淡化的特殊保护作出明确规定。国务院应根据修订后的我国《商标法》颁布《驰名商标保护条例》，进一步明确淡化的性质、淡化侵权的界定及其表现形式、构成要件、赔偿额的计算标准、责令停止不法行为、诉前证据保全、禁止使用、收缴并销毁其商标标识、撤销等具体的承担责任的方式以及惩罚和补偿的条款等;通过立法规定联合商标和防御商标制度、调整反淡化诉讼中的举证责任及证明范围、对驰名商标反淡化的法律保护延伸至网络领域、扩大反淡化保护的范围等，以条例作为具体对驰名商标反淡化进行特别保护的又一准则。

4．修正我国《反不正当竞争法》，进一步保护驰名商标，对驰名商标反淡化的特殊保护作出“兜底”性规定。对上述法律、法规不能完全规制的驰名商标淡化行为，可以适用《反不正当竞争法》来保护驰名商标免于被淡化。从立法技术角度考虑，可修订我国《反不正当竞争法》，使“驰名商标反淡化保护”纳入其中成为一项独立制度，可直接增加一个条款: “禁止使用驰名商标于不同商品或服务上以利用驰名商标之信誉冲淡其显著性”，或者对其他另类使用驰名商标淡化行为作出明确的规定，对其他法律、法规没有涉及到的可能对驰名商标造成淡化的侵权行为作一个“兜底”性的规定，进而全面对驰名商标进行特殊保护，防止驰名商标被淡化。