企业名称权与商标权冲突的一般处理原则

作者：周微  北京康瑞律师事务所

企业名称权是指依法登记的企业享有的在一定区域内对某一名称的专用权。商标权是指商标所有人依法对其商标所享有的专有使用权，包括占有、使用、收益和处分的权利。将他人享有注册商标专用权的商标登记为企业字号，试图通过合法的企业名称登记的方式使用他人的商标，因而引发的商标权与企业名称权的冲突。

一、相关法律规定

商标法第五十七条规定，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；﹍﹍”

2002年颁布的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条列举了第二次修订的商标法第五十二条第（五）项，也即现行商标法第五十七条第（七）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”具体行为，其中第（一）项为“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。”

我国现行商标法第五十八条规定，“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

2002年《北京市高级人民法院关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》第二条规定，“企业在对外经营活动中应当依法规范使用企业名称，企业的印章、银行账户、信笺、产品或者其包装等使用的企业名称，应当与营业执照上的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称的牌匾可以适当简化，但不得与其他企业的注册商标相混淆。”

2002年《北京市高级人民法院关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》第三条规定，“商标与使用企业名称冲突纠纷，从侵权人的行为性质上看，主要是借助于合法的形式侵害他人商誉，表现为使消费者对商品或者服务的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认，故一般属于不正当竞争纠纷，应当适用《民法通则》《反不正当竞争法》进行调整；将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上单独或者突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯他人注册商标专用权的行为，应当适用商标法进行调整。”

2009年最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出“企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。”

二、处理原则及相关案例

对于注册商标与企业名称之间的纠纷,应当区分具体的情形,按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利原则的依法处理。

案例

康成投资(中国)有限公司(以下简称康成公司)与大润发投资有限公司(以下简称大润发公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案【(2016)沪民终409号】

基本案情：2009年12月28日,案外人上海大润发有限公司注册取得第5091186号“大润发”商标,核定服务项目第35类，注册有效期限自2009年12月28日至2019年12月27日。2013年11月27日,康成公司受让取得“大润发”商标的专用权。康成公司是“大润发”商标的商标权人。自1998年在上海开设第一家大型超市以来,截至2015年6月已在中国大陆地区成功开设318家综合性大型超市,拥有十万多名员工。“大润发”商标已成为康成公司享有的驰名商标。大润发投资有限公司成立于2014年10月14日,并在经营中使用上述名称。此外,大润发公司在其网站www.drfqy.c0m以及实际经营宣传中突出使用康成公司的“大润发”商标以及将“大润发”和“DRF”组合使用,意图混淆消费者。康成公司遂向上海知识产权法院提起商标侵权及不正当竞争诉讼。

上海知识产权法院和上海市高级人民法院经审理，均认为：大润发公司与康成公司均从事超市经营,与“大润发”商标核定使用的推销(替他人)类别属于相同服务；大润发公司实施的被控商标侵权行为主要包括:在经营中使用“大润发”、“大润发企业”、“大润发生活超市”、“大润发黄埔店”以及被控侵权标识一、二等标识。其中大润发公司单独使用以及在被控侵权标识一中突出使用的“大润发”字样,与“大润发”商标基本相同,大润发公司使用“大润发企业”、“大润发生活超市”、“大润发黄埔店”以及被控侵权标识二中均包含与“大润发”商标基本相同的“大润发”文字,容易使相关公众产生误认。因此,大润发公司在经营中使用“大润发”商标以及被控侵权标识一、二的行为侵害了康成公司的商标专用权。

大润发公司注册并使用含有“大润发”字样的企业名称构成不正当竞争。将他人商标相同或近似的文字注册为企业名称使用,是否构成不正当竞争,应综合考虑被控侵权人的主观意图、“大润发”商标的知名度、相关公众是否可能混淆误认以及被控侵权人是否有正当理由等因素进行判断。本案中,康成公司早在1998年便进入中国市场,截止大润发公司成立时已经在中国大陆地区开设300多家门店,销售规模连续多年排名中国连锁行业前列,而且被评为上海市著名商标,也曾被认定为驰名商标。因此,综合“大润发”商标的使用时间、康成公司的经营规模、销售额、市场排名等因素,可以认定“大润发”商标在大润发公司注册成立时已经成为相关行业内具有较高知名度的商标。作为经营同类业务的竞争者,大润发公司明知康成公司已经注册使用“大润发”商标的情况下,仍然在企业名称中使用与“大润发”商标相同的字号,主观上攀附“大润发”商标知名度的不正当竞争意图十分明显。而基于“大润发”商标的高知名度,被控企业名称即使规范使用,仍足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与康成公司之间存在关联关系的混淆和误认,故大润发公司将“大润发”作为字号使用的行为构成对康成公司的不正当竞争。

综上所述，企业名称权与商标权为不同的知识产权或者民事权利,但它们同属于商业标识的使用范畴,有相互交叉而产生冲突的客观基础,因不正当的使用行为,便可侵入他人商业标识的权利范围。如果注册企业名称本身具有不正当性，比如不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用，但是其“傍名牌”“搭便车”的主观恶意十分明显，足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。如果是不规范使用企业名称，将与他人商标相同或近似的文字放大、加粗、变形，或用醒目的颜色突出显示，或从企业名称中脱离出来使用，或使用含有这一文字的简称，使相关公众对这些文字产生深刻印象，而容易忽略企业名称中其他部分的，通常可以认为该企业对这些文字实施了用以识别商品（服务）来源的突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，依法按照侵犯商标专用权处理。