钛马赫工艺？钛马赫风格？能否成为退化他人商标的挡箭牌？

2016年度全国法院知识产权典型案例  商标篇·商标权民事案件

案号：（2016）京73民终817号

裁判要旨

首先，涉案商标的使用是否属于商标性使用是判定是否侵权的前提，对此问题的判断不能拘泥于涉案商标的使用形式，而要从丰立公司的使用是否实际发挥了产源识别作用的角度进行考量。其次，商标正当使用是常见的不侵权抗辩的理由之一，正当使用需要具备的条件包括：其一，使用商标基于善意；其二，使用商标标识本身固有含义且使用方式符合行业习惯及语言习惯；其三，使用结果不会对注册商标专用权造成损害。最后，将他人具有较强显著性的商标用于指代具有相同或类似品质或工艺的服务，这种使用行为会削弱注册商标的显著性并使之面临通用化的风险，同样损害注册商标专用权。

案情介绍 

原告：博洛尼家居用品（北京）股份有限公司（以下称“博洛尼公司”）

被告：成都丰立公司（以下称“丰立公司”）

博洛尼公司依法在37类室内装潢修理、室内装潢及第42类室内装饰设计等服务上享有钛马赫及Tellmach注册商标专用权，经过十多年推广使用，在国内高端别墅装修领域具有很高的知名度。2015年6月博洛尼公司发现成都丰立公司在其公司网站、微信公众号、经营场所店面招牌等多处使用“德国钛马赫工艺传播大使”、“钛马赫工艺独树一帜”等类似宣传语。在丰立公司拒不改正的情况下，博洛尼公司诉至一审法院，主张丰立公司侵犯了其享有的钛马赫及Tellmach商标的注册商标专用权，要求丰立公司立即停止侵权、赔偿损失并消除影响。

一审法院经审理认为：博洛尼公司、丰立公司均认可存在钛马赫施工工艺这一事实，且丰立公司对钛马赫、Tellmach的使用并未采取突出使用等容易引人误解的方式，不会导致相关公众的混淆误认，系对钛马赫、Tellmach的正当使用，不构成商标侵权。

博洛尼公司不服一审判决，由万慧达北翔代理其向北京知识产权法院提起上诉。二审法院经审理后认定：钛马赫及Tellmach不是通用词汇，亦无除商标含义之外的固有含义。钛马赫工艺经博洛尼公司大量使用和宣传推广，已经与博洛尼公司提供的服务形成一一对应关系，能够起到识别服务来源于博洛尼公司的作用。故，将钛马赫及Tellmach用于钛马赫工艺亦能发挥识别服务来源的作用，属于商标性使用，丰立公司的使用行为不构成正当使用，属于商标侵权行为。

法官点评 

本案的独特之处在于，丰立公司并未将权利人的商标单独突出使用在相同服务上，而是在注册商标后冠以“工艺”字样的形式使用，这种使用行为能否成为正当使用他人商标的挡箭牌?

首先，丰立公司对涉案商标的使用是否属于商标性使用是判定是否侵权的前提。从丰立公司的使用是否实际发挥了产源识别作用的角度进行考量，认可钛马赫工艺的知名度，与博洛尼公司的装修服务具有固定的来源指向关系，钛马赫工艺本身能起到商标的识别来源功能，因此丰立公司将注册商标“钛马赫”用在“钛马赫工艺”中，同样能发挥识别服务来源于博洛尼公司的作用，属于商标性使用。

其次，商标正当使用需要具备善意、符合行业习惯及语言习惯不会对注册商标专用权造成损害三个条件。丰立公司在明知钛马赫工艺是博洛尼公司从德国引进，且享有注册商标权，仍使用“德国钛马赫工艺传播大使”字样进行广告宣传，难谓善意。“钛马赫”商标是博洛尼公司根据“Tellmach”的发音音译出来的，丰立公司不具有正当使用的基础，使用方式属于商业宣传广告，并非说明性文字描述，且不符合装修行业宣传习惯。丰立公司的使用后果是让消费者误认为其提供的服务与博洛尼公司的钛马赫工艺存在某种关系，损害了博洛尼公司的商标权益。故丰立公司的正当使用抗辩不成立。

第三，将他人具有较强显著性的商标用于指代具有相同或类似品质或工艺的服务，这种使用行为会削弱注册商标的显著性并使之面临通用化的风险，同样损害注册商标专用权。