对定牌加工中以注意义务判定侵权方式的反思

作者：孟斌 北京知识产权法院

定牌加工是否构成商标侵权，一直存在争议。但通常问题集中在贴牌是否属于商标法意义上的使用，商标权的地域性，以及定牌加工是否会导致商品来源混淆等问题上。但随着司法实践的发展，定牌加工侵权认定中出现了新的思路与方法，最为典型的就是通过审查加工企业的注意义务，判断定牌加工是否构成侵权。以“注意义务”作为侵权判定的方式，改变了通常侵权的认定方法，对此如何理解，笔者对此进行简要分析。
 
一、定牌加工商标侵权认定的通常方法
 
定牌加工的问题由来已久，理论与实践中均有诸多争议。2010年最高人民法院办公厅在回复海关总署的复函，即《关于对<“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题>的复函》中指出，“（定牌加工）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能……，不会造成国内相关公众的混淆误认，此种情形不属于《商标法》规定的侵犯注册商标专用权的行为。”这是最高人民法院第一次公开表示，涉外定牌加工不构成商标侵权。 

2015年11月26日，最高人民法院作出（2014）民提字第38号“PRETUL”案，该案详细对定牌加工中的争议问题进行了阐释。其中核心的观点有二：第一，定牌加工不属于商标法意义上的使用。最高人民法院的表述的原文为，“在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”因此，贴牌的行为尽管客观上使用了商标，但仅是加工生产过程中的一个事实环节，是对商标的物理贴附，而非用来识别商品的来源。第二，加工的商品没有在国内流通，不存在判断侵权的前提。是否导致商品来源混淆是侵权判定的前提，定牌加工商品如果不在国内市场流通，就没有发挥区分商品来源的功能，也就不存在侵权问题。最高人民法院表述的原文为，“是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。” 

因此，根据最高人民法院的意见，定牌加工商标侵权认定必须满足两个前提：一是存在商标法意义上的商标使用；二是商标区分商品来源的功能受到破坏。否则就不存在侵权认定的前提。
 
二、加工企业注意义务的引入 

“PRETUL”案判决不久，就被江苏省高级人民法院在“东风”商标侵权案中，以例外的方式进行了突破。而突破的理由恰恰在于，审查加工企业注意义务，替代了通常的侵权判定方式。由于该案是2015年江苏省知识产权典型案例，影响较为广泛，也使得注意义务的观点传播较为广泛。 

该判决集中表述了如下观点：“一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，定牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。”该判决的观点比较明确，定牌加工不构成侵权，但是国内加工企业未尽到注意义务，仍可以作为例外情形来认定构成侵权。 

事实上，在广东省高级人民法院较早审理的“鳄鱼案” 中也提到了注意义务问题，即认为为防止定牌加工中仿冒国际名牌的问题，应当审查加工方是否尽到了合理的审查义务。其中加工方的主要义务在于，“定牌加工委托方委托定牌加工的商标在注册国的真实性和有效性，对判断定牌加工的合法性有重要意义。如果加工方提交了委托方的主体资格证明、注册商标状况、委托加工合同等法律文件，可以确定加工方尽到了合理审查义务，主观上没有侵权故意。” 

但以注意义务来认定是否侵权，在逻辑上存在难以自圆其说之处。该种判定方法既认可定牌加工不构成侵权，又认为在特殊的情况下，没有尽到注意义务构成侵权。这种解释实质上是在肯定最高人民法院的裁判逻辑基础上作出的例外。也就是说定牌加工通常不构成侵权，但在特定案件中如果国内加工企业负有注意义务；违反注意义务则构成侵权。因此这种逻辑上的矛盾，是判定路径上的根本差别，不易协调。最高人民法院认为，商标侵权要从商标使用与商标功能考虑，否则不存在侵权的前提。而注意义务判定方式认为，违反了注意义务就是侵权，无需考虑是否属于商标使用与导致商标混淆。 

具体而言，“东风”案判决中确定注意义务主要考虑了三种因素：第一，国内商标历史与知名程度。“东风”品牌在我国历史悠久、知名度高，因此，国内加工企业有更高的注意义务；第二，国外贴牌商标在域外注册的正当性。判决中认定，尽管贴牌商标在印尼获得注册，但是从语言形式与国内商标权人的纠纷看，商标域外注册具有不正当性；第三，国内加工企业作为同领域的加工公司，应当知悉国内相关商标的知名度，并知悉国内商标与国外贴牌商标的纠纷，因此，国内加工企业有注意义务。 

三、注意义务侵权判定方式的内涵与特点 

“PRETUL”案与“东风”案论证思路截然不同，有助于问题的深入讨论。最高人民法院的判决认为商标没有发挥识别功能，判定侵权前提不存在。而江苏省高级人民法院则另辟蹊径，认为违反注意义务即构成侵权。这两种认定思路，基本主导了当下绝大部分定牌加工侵权的判定思路。那么何谓定牌加工企业的注意义务？ 

注意义务是一个来自侵权法中的宽泛概念，引入定牌加工侵权判断，尚无法明确其内涵。笔者从江苏省高级人民法院与其他相似判决推断，注意义务可能包括对国内与国外两个层面三种类型的义务：第一，作为加工人对国外委托方商标权利真实性进行核实的义务。第二，对于国内同领域商标的知悉与避让的义务。具体而言如果国外的贴牌商标，与国内驰名商标近似，则加工企业负有较高的义务，同时加工企业有义务根据商标注册情况，判定贴牌商标在域外注册是否具有显而易见的恶意等。第三，根据贴牌商标、国内商标、企业的历史、双方的诉讼关系等因素，综合判定贴牌商标是否有侵权的注意义务。如果可以认定国内加工企业有注意义务，则可以判定加工企业构成侵权。 

因此，与最高人民法院设定的判断逻辑、方式不同，以注意义务判定定牌加工是否侵权有以下特点：第一，不需要判断贴牌是否构成商标使用，也不需要考虑是否会导致混淆。“东风案”二审判决在解释理由时，认为该案中认定侵权的实质损害在于“认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益” ，即贴牌商标在域外注册具有不正当性，可能损害国内驰名商标的利益。第二，侵权判断的方式是注意义务与实质损害。如果根据具体案件认定定牌加工企业有注意义务，且违背注意义务，同时对国内商标权利具有损害的可能，即可以认定为侵权。第三，有利于我国商标权人利益的保护。因为注意义务的判定，对国内加工企业是一种负担，加工企业需要证明加工尽到了审查义务，但在审查义务尚无明确规定的时候，判定是否尽到注意义务具有较高的主观性。 

四、注意义务的来源与适用限制 

注意义务在审判实践中的突然出现，实际上并非偶然。对此笔者认为，以注意义务设定例外，本质上属于司法政策对法律解释与司法裁判的调整，属于具有政策性质的法律义务。 

注意义务与定牌加工联系起来，是在2009年4月21日最高人民法院发布《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，其中第18条规定“完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展”，该条具体要求“妥善处理当前外贸定牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”因此，在个案侵权判定中，在经济危机的背景下，坚持司法能动主义，在政策上提倡的“加工方的审查注意义务”。同时鉴于定牌加工立法上的不足与理论争议由来已久，司法政策容易作为法律解释的依据，被引入到具体案件中来作为裁判的依据。 

但是应当认识到，司法政策制定的特殊时代背景。2009年是经济危机爆发之时，国内司法服务当时的经济大局，最高人民法院呼吁知识产权审判服务贸易，提出了上述的政策。该政策旨在特定的经济环境下，根据个案加强对我国商标的保护力度，防止我国驰名商标在境外利益受损。因此，定牌加工侵权判定中，加工企业的注意义务问题，具有政策性与合理性。但政策引入司法中的注意义务，应当结合政策制定的社会背景与经济形势来确定，否则可能会适得其反，并损害法律的稳定性。 

综合上述的分析，笔者认为，传统上以商标功能与商标使用的方式，来判定定牌加工侵权的方式，仍然应当成为最为主要的侵权判定方式。而以注意义务判定定牌加工侵权的方式，应当作为一种例外，限制其在实践中的适用范围。