谷歌成功阻击他人在电子邮件服务上注册“GMail”商标

爱思美科技公司2004年5月20日申请在第38类电子邮件等服务上注册“GMail”商标。

商标局对申请商标初步审定公告后，谷歌公司不服提出异议，理由为“GMail”是该公司在全球包括中国在先推出的世界上第一个超大容量免费电子邮箱服务商标，在该商标申请注册前，其经过广泛宣传使用使该商标已具有较高知名度，该商标的注册申请易造成消费者混淆、误认，从而产生不良影响等。

2014年3月17日，商标局作出裁定，认为谷歌公司所提异议理由成立，对被异议商标不予核准注册。

2014年4月18日，爱思美科技公司向商评委提出复审申请，认为爱思美科技公司对被异议商标享有知名服务特有名称权、在先域名权及在先著作权；被异议商标经过该公司的长时间大量实际使用，已获得了显著性，并具有一定知名度，具有显著意义；该公司使用被异议商标有其特定历史及专属含义，不具有搭便车的故意等。

2015年11月24日，商评委作出裁定，认定：2013年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”适用条件之一为他人商标在与被异议商标指定使用的相同或类似的服务上已经使用并有一定影响。谷歌公司提交的在案证据可以证明其在被异议商标申请日前已经在“电子邮箱”及其相关服务上使用“Gmail”商标并具有一定知名度。爱思美科技公司在“电子邮件”及其类似服务上将与谷歌公司近似的被异议商标申请注册，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。爱思美科技公司称其域名注册在先等理由不能成为其在谷歌公司“Gmail”商标取得一定知名度后注册被异议商标的充分理由，裁定被异议商标不予核准注册。

爱思美科技公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

一审期间，谷歌公司提交了中华人民共和国最高人民法院（2013）民申字第2357号民事裁定书，用于证明谷歌公司在先使用Gmail电子邮件服务，并使Gmail商标在电子邮件服务上具有了较高知名度。爱思美科技公司曾围绕Gmail标识进行虚假宣传并侵害Gmail标识著作权，具有明显搭便车的恶意。

北京知识产权法院认为：被诉裁定关于爱思美科技公司申请注册被异议商标构成了2013年商标法后半段规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的认定正确，驳回爱思美科技公司的诉讼请求。

爱思美科技公司向北京高院提起上诉。

北京高院认为，2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。上述法律规定的构成要件为：1、他人早于诉争商标申请日前使用相关商标并具有一定影响；2、诉争商标与他人在先使用的商标构成相同或近似；3、诉争商标指定使用的商品或服务与他人在先商标使用的商品或服务构成同一种或类似；4、诉争商标的申请注册采取了不正当手段。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第一款规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。因诉争商标申请注册主体的主观状态是否存在恶意，多为通过他人在先商标具有一定影响后，诉争商标申请人存在知道的可能，而推定其主观存在恶意，由此推定的事实可以由诉争商标申请人通过反证的方式予以否定，若诉争商标申请人能够证明诉争商标由其独创或者使用时间早于他人的，一般可以认定诉争商标申请人不存在主观恶意。

爱思美科技公司亦是从事电子邮件服务等领域的经营主体，其应当知道谷歌公司在先使用并具有一定影响的“Gmail”商标，而将该商标标志申请注册在与电子邮箱服务相类似的电子邮件、卫星传送、计算机终端通讯等服务上，基于经验法则与生活常识，爱思美科技公司主观上存在恶意。

北京高院二审判决，驳回上诉，维持原判。

同时，谷歌公司亦成功阻击爱思美科技公司在第9类“计算机存储器、电脑软件（录制好的）、机顶盒、数据处理设备、计算机用接口、计算机游戏软件、计算机程序（可下载软件）、连接器（数据处理设备）、MP4播放器”、第38类“电视广播、电话业务、电报业务、电传业务、电子邮件、远程会议服务、提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）、卫星传送、计算机终端通讯、传真发送”上申请注册的“GMail”商标。

附：爱思美科技公司申请注册的商标