商标合理使用的判断

作者 陈惠珍 上海知识产权法院审判二庭庭长

我的题目是商标合理使用判断。讲三个部分的内容，一是商标合理使用制度的基本原理，二是我国商标合理使用制度的发展，三是商标合理使用判断的实践把握。

一、商标合理使用制度的基本原理

商标合理使用是指他人在生产经营中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得许可和支付使用费。一般来说，商标合理使用有两种类型：叙述性合理使用和指示性合理使用。叙述性合理使用商标是指对注册商标的词汇在一般叙述意义上的使用，也就是在商标词汇的本来意义上的使用，以说明产地、商品的成分等。也有观点认为，这是一种描述性商标词汇的正当使用，并不是商标意义上的使用。因此，归入“商标合理使用”范畴不当。指示性合理使用是为了说明商品与注册商标之间的某种联系而使用商标，这种场合下的使用，表示的是商标，但是它是为了说明所经营商品或者提供的服务与商标之间的关系，而不是表示商品或服务的来源。

商标合理使用制度在不少国家的商标法中有规定，只不过美国对这项制度的规定比较典型，相关的案例也比较丰富。我们对美国的相关案例介绍得也比较多。美国最早是在1946年的《Lanham法令》中规定了法定合理使用制度，它的构成要件是善意、合理、描述性。

上世纪九十年代后，美国在司法实践中逐渐创设了商标指示性合理使用制度，以作为其法定合理使用制度的补充。当时出现了好几件有代表性的案例，运用指示性合理使用的原理进行了解释和判决，并在指示性合理使用的认定标准、举证责任等方面作了不断的补充和发展。综观这些案例，指示性合理使用的构成要件是必要、合理、不暗示关联关系。

二、我国商标合理使用制度的发展

2001年商标法修订前，我国并无商标合理使用方面的规定，主要是通过行政执法、司法实践的探索和个案处理来体现这些原理。并且在这个阶段，我国的一些商标侵权案件基本上还是粗放式的，就是比较简单直接的模仿和仿冒，需要用合理使用制度去进行抗辩和规制的情况比较少，至今能查询到的涉及商标合理使用的案例也极少。在国家工商局的有关文件中，有一些涉及商标合理使用制度方面的批复，如涉及地名是否可以作为产地名称使用，汽车维修机构是否可以用汽车商标作为营业店铺招牌，以及中药成分名称作为商品成分描述等。

2002年，《商标法实施条例》颁布，第一次出现了商标合理使用方面的条文性规定，即该条例第49条。2013年，现行商标法修订时，基本上将这条内容纳入了商标法第59条。从条例第49条到现行商标法第59条，实际上增加了两方面的内容，一是在条文中的“使用”前增加了“正当”两字，明确了使用的正当性要求；二是增加了对三维标志形状正当性使用的规定。司法实践中，近十多年来涉及商标合理使用抗辩的案件逐渐增多，案件的复杂程度和侵权判断的难度也随之增加。

三、商标合理使用判断的实践把握

结合商标合理使用制度的基本原理以及现有的法律规定，就个人的司法实践而言，把握商标合理使用的判断规则可归结为三个方面：一是主观状态方面，主观状态首先是善意的，然后判断是否确实存在说明或描述的必要；二是行为表征方面，说明或描述应该具有正当性和合理性，不能太张扬，应该有明显的界限，有一定的谦抑性；三是客观结果方面，不能导致相关公众混淆、误认，也不能暗示跟商标权利人的关联关系。

下面介绍几个案例，都是本人审理或本人所在法院审理的案件。

第一个是“FOR VOLVO”案。原告是沃尔沃公司，拥有“VOLVO”商标，被告出口一批汽车滤清器，因为原告申请了海关知识产权保护备案，海关在抽查中出口商品中发现了这样一批可疑商品，通知了原告。原告随后就向法院起诉，指控被告生产的产品侵犯了其注册商标权。被告以合理使用进行抗辩，认为标示“FOR VOLVO”是为了说明滤清器用于VOLVO汽车。同时还抗辩，包装上贴的激光标志上有叙利亚客户的名称，包装纸上印的“OK”文字，就是叙利亚客户的商标。但被告对此并没有提供有效证据。

法院经审理认为，被告不构成商标合理使用。因为“FOR VOLVO”可以有多种含义。被告所谓的激光标志仅一分硬币大小，上面标的字是白色的，很难辨认。审理中出现了一个很戏剧性的过程，当法庭要求被告指明其辩称所标的叙利亚客户具体名称时，被告代理人对着激光标志不断调整角度，很长时间只找出了几个单独的字母，被告认为这是客户名称的缩写。法院认为，在这样没有任何其他可识别商品来源标志、“FOR VOLVO”又可作不同理解的情况下，VOLVO成了唯一与商品来源有关的商业标识，相关公众对商品来源会发生误认，或认为商品来源与商标权利人有关联关系。故被告的合理使用抗辩不能成立。

第二个是“50岚关联企业”案。“50岚”是原告的商标，“1点点”是被告的商标，被告是台湾50岚公司合资在大陆设立的一个公司，该台湾公司的50岚商标，在台湾有一定的知名度。但其想到大陆来发展时，发现已有公司注册了50岚商标。因此，被告在店招的中心位置使用了其“1点点”商标，而在招牌右下角用小字标注了“台北50岚关联企业”。原告起诉指控被告店招的使用方式侵犯了其“50岚”商标权。法院经审理，结合案件的事实包括被告的企业背景、被告的实际使用方式等，认为被告店招上的这句话是为了说明其与台北50岚企业的关系，所以认定被告构成合理使用。

第三个是“ OUTLET GUCCI”案。进驻奥特莱斯的被告店铺销售GUCCI商品，将“OUTLET GUCCI”作为店招使用，并将“GUCCI”作为店内收银台的背景标识。原告取证后确认，被告销售的确实非假冒商品，但是原告认为，将 GUCCI作为店招和收银台的背景，会使相关公众误认为被告是经过商标权人授权的专卖店，而实际上被告并非专卖店，只是购买了原告的商品后进行二次销售。当然他还有很多如网上宣传、指示牌的使用的行为。法院认为，被告虽销售的商品是正品，但将GUCCI作为店招和收银台背景使用，超出了合理范围，会使相关公众发生关联关系的混淆和误认，故被告的合理使用抗辩不成立。

第四个是“大富翁”案。大富翁是台湾一家企业2005年3月注册的一个文字商标，注册在“提供在线游戏”等的服务类别上。被告是盛大网络公司，其2005年5月上网运营“盛大富翁”游戏，运营时，被告使用了“盛大富翁”游戏名称及带有“盛大富翁”文字及图案的两个标识。原告发现后起诉，认为被告使用“盛大富翁”这四个字是对他“大富翁”商标权的侵权。因为三个字和四个字含义实际一致，“大”和“盛大”只是程度不同，意思都是“大”。

被告也作合理使用抗辩，其提供了37份证据，以证明“大富翁”已经成为全世界范围内广受欢迎的一类“模拟现实经商之道”的游戏。被告证据证明，“大富翁”游戏最早源于30年代的美国，美国当时经济大萧条，有一个失业的工程师发明了一种棋牌类游戏叫“MONOPOLY”，当时是一种纸牌类的游戏，规则是在游戏中进行房地产投资开发，获胜可以做大富翁。这个游戏在当时的背景下，提振了美国人民振兴经济的信心，很受欢迎并迅速传遍了全世界。在世界各地流传的时候，游戏规则不变，但为了本土化和更有吸引力，把房地产的街道名称换成当地的街道名称。当这个游戏传到使用中文的国家和地区时，中文就翻译成“大富翁”。这样“大富翁”和“MONOPOLY”所指向的就是这么一种“模拟现实经商之道”的游戏。而且，这类游戏先是纸牌类的，在计算机出现后，PC版、网络版、手机版的同类规则的游戏，也都沿用这一名称。

因此，法院最后认为，“大富翁”已经成了一类游戏的通用名称。被告在使用方式上，也是属于描述游戏类型的使用。在其网上的介绍中，很明显地说明了盛大游戏是盛大公司开发的一款大富翁类的游戏。在网络环境下，对于网络用户来说，用户登录盛大公司的网站，对提供服务的来源已经有所认知，再加上盛大公司本身的知名度也较高。因此，这个案件最后认定它是一种游戏名称意义上的使用，构成合理使用，没有支持原告商标侵权的诉请。

在互联网环境下商标合理使用的判断越来越复杂，主要表现为这样一些新的特点，一是域名、网站名称、微信公众号名称等成了新的商业性标识，增加了商标合理使用抗辩的途径，使得案件事实更加复杂，法律判断需要考虑的因素更多。二是网络互联互通的便捷性，也给商标合理使用增加了一定的宽容度，如搜索关键词、元标记的设置、初始混淆在商标侵权判断中的认定等。三是，就我们国内的环境来说，竞价排名的泛滥增加了用户搜索成本，干扰了正常的搜索秩序，累及关键词搜索的合理性遭到质疑。