注册商标溢出使用行为是否构成侵权之辩

        随着社会经济发展，商品的种类日益增多，商标权利人不惜超出商标法定的使用范围，在“相同或类似商品或服务”中使用自己的商标，以最大化维护自己权益。由此可能引发的矛盾和冲突引起了社会各界关注，但并未形成统一、有效的解决机制。法院在处理此类注册商标溢出使用行为是否侵犯他人商标权利时，需要平衡不同商标权人之间的利益，考虑使用何种原则恰当保护权利人的合法权益。

　　一、根源解说：灰色空白地带的懈怠管制
　　从法律规定角度看，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，商标使用权的范围已被严格限定。但是这是基于这样一个前提：即法律规定能够穷尽所有的商品种类、名目，能做到一一对应。这在实践中和理论中均不可行。因而，不可避免地存在“灰色地带”--一些商标权注册权人超出核准注册的商品种类使用注册商标，这无形中“扩大”了商标使用权的范围。超出核定范围使用注册商标，但未侵犯他人注册商标权利的，理应受到行政处罚。有一种情形下，商标权利主体可以超出其核准范围使用商标，即商标上不标注注册标志，即?和TM，可以作为未注册商标处理，不会受到处罚。现实情况是无论哪一个组织制定的商品分类表都无法涵盖所有商品名目，特别涉及到冷门行业、新兴领域、高科产业时，对于具体某件产品是对应哪一类商品，需要具备相应专业背景知识才能做出判断，这就给行政管制的可行性和操作性增添了难度。

　　现实中许多商家注册商标都会从自身利益最大化着手，一定程度上扩大商标的使用范围，甚至严重超出核准注册范围，这样很可能会落入别人的商标禁止权范围，甚至落入商标使用权范畴，从而可能侵犯他人的商标专用权。司法实务中就有几则这样的案例：原告是万利达集团，名下的万利达商标被认定为驰名商品，核定使用范围为第9类影碟机等11类加热装置等，被告为汕头万利达实业有限公司在第9类商品注册了万利达拼音商标、在第11类商品注册了文字商标，均核定载电开水器、电热壶商品上使用。原告认为被告的生产销售行为侵犯了原告商标专用权，起诉至汕头法院，要求被告承担停止侵害、赔偿损失的法律后果。另一则案例，原告甲公司是“”图形注册商标，和“罗托克”文字注册商标的专用权人。被告乙公司是“”注册商的专用权人。被告乙公司并授权被告丙公司在阀门电动执行器产品上单独使用中文“罗托克”英文“ROTORK”。被告丙公司在其生产、销售的“智能型电动执行机构”等执行器产品上使用了“”标识，并在其执行器产品宣传中使用了“”、“”标识以及中文“罗托克”。被告乙公司在其对执行器产品、“流量计”等产品的宣传中，使用了“”、“”标识、英文“rotork”。原告认为，两被告的上述行为侵犯了原告的商标权，为此诉诸上海法院，请求判令两被告承担相应的法律责任。这类案件审理如何确立对溢出使用商标行为是否侵犯他人商标专用权的判定标准，是本文着重解决的问题。

　　二、标准理解：溢出使用商标行为性质之解析
　　我们需要承认，商品的种类是法律法规无法穷尽的，是时刻在发展递增的，从而商标权人无法仅通过在不同商品类别上注册商标达到保护自己权益的目的，因为这种手段永远滞后。现实社会中，仿冒、山寨现象层出不穷，这种极易造成混淆的行为客观上侵占了商标权人的经济利益。不劳而获本就可耻，站在别人花费财力、物力、人力打造出的商标背后撷取果实，不仅侵犯了商标权人的经济利益，甚至损害其商誉、辨识度等无形资产，极大地打击商标权人。因此，笔者认为有必要阐述清楚商标禁止权的范围，从而为商标使用权的合理行使确立正当范围，避免盲目侵权事宜发生，或为损害赔偿提供依据。

　　在认知领域，对于何谓“同一种”商品或服务，何谓“相同”商标较易理解，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标司法解释》）第九条第一款亦对此做出了规定。对于“类似”商品或服务、“近似”商标，认定难度较大。因此，在商标禁止权的行使范畴，存在“模糊区”。界定模糊区一直是司法实践中的难点。《商标司法解释》第九条第二款对于商标是否近似做出了规定。但是司法实践中对于“近似”商标的认定，存在主观上的差异，通行做法是根据商标的形、音、义三个要素来进行认定。文字商标和组合商标之间近似与否，应当分别审查两个商标中的文字和图形及其组合的整体视觉或印象是否相同或近似。实践中由于法官观察角度的不同，对于“近似”商标的认识存在主观差异性。

　　对于“类似”商品的认定，则较有争议。《商标司法解释》第十一条第一款规定，“《商标法》第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品”。该条司法解释实际上扩大了商标局商品分类表确定的类似商品范围。商标局对于类似商品的认定主要以商品分类表为依据，司法实践中，法院将分类表作为认定的参考依据，商标局的标准和司法解释的标准均适用的场合下，可能会得出不同结果。

　　法官认定何为“类似”商品不仅从用途、销售渠道、是否造成相关公众混淆等方面着手，还需要将自己置身于特定领域的消费群体认知水平中去判断。但法官不是每个领域的专家，对于一些冷门行业或专业性较强领域的商品并不具有等同的认知度。即使诉诸于鉴定中心，从鉴定的报告中提取出所需要素也依赖于法官的专业素养。所以，笔者认为，对于一些难以用普通消费者眼光去判别的商品，可以采纳商标局的是否为“类似”商品判定标准，即主要从商品分类表出发，结合商品的效能、用途做出判断。对于不为普通消费者所熟悉的商品，一般以该商品的说明书所记载功能、用途为确定依据。

　　三、侵权判定：溢出使用商标行为需区别对待
　　《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题》中明确规定原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。上述司法解释表明，注册商标超核准范围使用的，不应视为对注册商标的使用，因此，其无需相关主管部门对两个注册商标之间是否产生权利冲突进行处理，人民法院可以依据商标侵权的基本原则，径行判断被控涉嫌侵权标识是否构成商标侵权。在与他人注册商标相同或近似前提下，超出核定的商品范围使用商标，法院这样的行为该如何定性？是否一定构成侵权，侵犯相同或类似商品上他人商标专用权？实务中有两种不同观点。

　　观点一认为，在两者商标相同或近似前提下，只要使用注册商标的范围超出核定注册的商品和他人的商品属于类似商品，就构成对他人商标权的侵害。这是基于商标侵权的法律判定，即同时符合以下两个条件：商标相同或近似，商品相同或类似，这也是商标禁止权的内容。笔者谓之为强保护原则。

　　观点二认为，一方使用的商标与他人相同或近似前提下，判定超出核定商品范围使用商标行为是否侵犯他人商标专用权，以涉案商品与其中一方核定商品范围更为接近、更类似为衡量标准，更接近他人核定商品，则构成侵权。笔者谓之为弹性保护原则。

　　笔者认为，应根据案情的事实情况来决定适用哪一条原则。第一种观点显然有利于打击恶意超出商品核准范围使用注册商标行为，但是很可能将一部分无侵权故意、侵权事实不明显的商家纳入打击范围，不符合利益衡量原则和公平原则。在做商标权侵权判定时，不能仅仅将事实和法条一一划等号，而要从权利限制原则（即防止权利滥用原则）、商标权背后的经济价值等多角度权衡、思考。特别是当一件商品可能和被控侵权的商家核准使用的商品更为接近时，则没有理由将他人的商标禁止权扩大至该件商品上。商标禁止权不能被滥用，不能无边际扩大。再者，每件商品上注册使用的商标都包含了商标禁止权内容，由于商标禁止权界定上的模糊性，不同商标的商标禁止权间可能存在交叉部分，若将交叉部分直接归入侵权，很可能导致权利的滥用，利益的失衡。但是，若法官在审理此类案件过程中一味采用弹性原则，会加大审理难度，并导致审理过程趋向事实单向化、考察片面化发展，忽视考察被控侵权者的主观恶性程度，商标本身是否具有知名度、是否存在商标在先使用等情形，弹性原则反而变得不弹性，剥夺了法官审案的全局视角，影响了自由裁量，审理的结果未必是最合理、最公正的。

　　综上，笔者认为，遇到此类型案件时，应慎重地对被控侵权的商品进行判定。一般情况下，当被控商标、标识属于注册商标超范围使用情形，且该种使用属于与权利商标核定范围的相同商品上使用相同商标的，则应当认定被控商标、标识的使用构成商标侵权。当被控商标、标识属于注册商标超范围使用情形，而该种使用属于与权利商标核定范围的相同商品上使用相似商标的，或者类似商品上使用相同商标的，或者类似商品上使用相似商标的，则应以市场混淆为指针，采用“更接近”的判断方法，合理划定权利商标的排斥范围，确保经营者之间在商标的使用上保持清晰的边界。当然，若原告商标具有一定知名度，且被告在其他方面有较为明显的侵权行为，搭便车意图显而易见，可以认定有侵权故意，恶性程度较大，不需判定谁更接近，即可采用强保护原则，认定其构成侵权。

　　适用弹性保护原则时，“更接近”判断方法应当充分考虑以下因素：（1）被控标识使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面是更接近于权利商标核定使用商品，还是更接近于超范围使用的注册商标核定使用的商品；（2）被控标识本身在其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构，或者其立体形状、颜色组合是更接近于权利商标核定使用的标识，还是更接近于超范围使用的注册商标核定使用的标识；（3）上述第（1）、（2）项判断应以被控标识的使用是否足以令相关公众认为其存在特定联系、容易造成混淆为标准。
        （文章来源上海市第二中级人民法院民五庭审判长 何渊 上海市第二中级人民法院民五庭调研助理 陈璐旸）