从北京市法院做出的首例诉前禁令谈诉前禁令的审查标准

 

北京红狮涂料有限公司国家工商行政管理局商标局核准，取得了以下注册商标专用权：1、第115318号“红狮”文字及图形组合注册商标由狮子图形、汉字“红狮”及弧形排列的汉语拼音“HONGSHI”组成，该注册商标续展有效期至2013年2月28日，核定使用的商品类别为第28类（现为第2类）的清漆、调合漆、防锈漆等；2、第1696197号“红狮”文字注册商标由汉字“红狮”组成，该注册商标有效期至2012年1月13日，核定使用的商品类别为第2类的染料、颜料、木料染色剂、清漆、油漆稀释剂、底漆、漆、刷墙粉稀料、复印机用墨（调色剂）。

 

上述商标在1992年、1995年、1999年、2001年、2004年被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标。

 

2005年6月22日，原告的职员王化杰在长安公证处公证员的监督下，在位于北京市丰台区永定门外宋庄路顺八条的一家悬挂有“红狮油漆红狮京漆商贸新新油漆店”牌匾的商店，以35元的价格购买了一桶被告生产的“醇酸调合漆”，该产品外包装上有“红狮京漆”文字和狮子图形组合标识，该商店出具的11244852号北京市商业企业专用发票上盖有“北京京漆商贸有限公司”的财务专用章。长安公证处为前述购买过程出具了（2005）长内经字第7636号《公证书》。

 

北京红狮涂料有限公司称：该公司不仅是“红狮”文字、图形、文字及图形组合等多个注册商标的唯一合法持有人，而且也是全国油漆涂料生产企业中名列前茅的国有大型企业。近年来，有不少企业非法使用、冒用本公司的“红狮”注册商标生产和销售其产品。被申请人北京红狮京漆商贸有限公司的经营场所与本公司的生产经营场所距离不足200米远，且其所生产和销售的产品又与本公司所生产和销售的产品为同类产品。被申请人在其销售的油漆涂料产品上使用了与本公司“红狮”注册商标相类似的“红狮京漆”文字及狮子图案组合而成的商标标识，其行为已严重地侵犯了本公司的合法权益。同时更让本公司难以接受的是被申请人竟然公开将本公司的“红狮”注册商标做成招牌，悬挂在其经营场所处招揽客户。由于被申请人的侵权行为致使许多客户和消费者误认为被申请人销售的产品就是本公司的产品或是与本公司有关联关系的企业生产的产品，因而给本公司及“红狮”注册商标的独占使用许可人的产品销售带来了极为不利的后果。对于被申请人的上述侵权行为如不立即予以制止，将会给本公司及“红狮”注册商标的独占使用许可人的合法权益遭受到难以弥补的损害。

 

基于以上理由，申请人向北京市第二中级人民法院提出申请，请求裁定：1、责令被申请人将其经营场地处所悬挂的印有本公司“红狮”注册商标的招牌立即拆除；2、责令被申请人立即停止使用印有与本公司“红狮”文字及图形组合注册商标相近似标识的油漆涂料产品包装物及宣传品；3、责令被申请人立即停止销售使用与本公司“红狮”文字及图形组合注册商标相近似的“红狮京漆”文字与狮子图形组合标识的油漆涂料产品；4、责令被申请人立即将其已销售出的使用“红狮京漆”文字与狮子图形组合标识而成的油漆涂料产品包装物及产品予以收回。

 

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条、第九十九条，《中华人民共和国商标法》第五十七条及《最高人民法院关于对诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（法释[2002]2号）的规定，于2005年8月15日做出如下裁定： 

 

1. 被申请人北京红狮京漆商贸有限公司立即将其经营场地处所悬挂的印有申请人北京红狮涂料有限公司“红狮”文字及图形组合注册商标的牌匾拆除；

 

2. 被申请人北京红狮京漆商贸有限公司立即停止销售使用与申请人北京红狮涂料有限公司“红狮”文字及图形组合注册商标相近似的“红狮京漆”文字与狮子图形组合标识的油漆涂料产品；

 

3. 被申请人北京红狮京漆商贸有限公司立即停止使用印有与申请人北京红狮涂料有限公司“红狮”文字及图形组合注册商标相近似标识的宣传品。

 

申请人应当在本院采取上述诉前停止侵犯商标权行为的措施后十五日内向本院起诉，如逾期不起诉，本院将解除本裁定采取的上述措施。

 

本案是北京市做出的首起诉前禁令案。此前北京市各级法院已经受理了十余件诉前禁令申请，这些申请由于不符合相关的法律规定而被驳回，或经法院调处，当事人主动撤回了禁令申请。因此，在本案中，法院做出的诉前禁令裁定，在司法实践中具有一定的特殊意义，对我国诉前禁令制度的完善做出了有益的探索和尝试。正因如此，本案入选了“2005年北京市十大知识产权案例”。

由于知识产权的对象是非物理的虚拟的“物”，是不含物质实体的思想或情感的表现形式，且具备时间上的永存性和空间上的无限再现性，因此与物权相比，知识产权的独占性明显较弱且极易受到侵害，并且一旦遭到侵害，很难能够被“恢复原状”。

 

在很多涉及工业产权的知识产权纠纷中，被控侵权产品往往与权利人的产品同时在市场上出现，严重抢占了权利人的市场份额，给权利人造成了巨大的经济损失。而由于知识产权案件的审理周期下相对较长，因此，很多时候，当权利人获得了一个胜诉的判决时，其产品已经失去了最好的市场发展机遇。为加大知识产权的保护力度，与世界贸易组织的相关规则接轨，我国在2000年以来相继完成了对著作权法、商标法、专利法的修订工作，其中较为引人注目的便是诉前行为保全制度的建立。经修订的《专利法》、《商标法》、《著作权法》中规定，权利人或利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵权行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

 

因此，诉前禁令制度在保障权利人的合法利益，及时制止侵权行为的发生或继续发生，避免权利人的损失扩大等方面，将发挥其重要的作用。然而，由于这项制度缺乏具体的操作规范和标准，人民法院在具体的法律适用中仍然面临很多困难，其中最主要的问题是关于做出禁令的标准问题。

 

 

诉前禁令审查应遵循积极原则，具体指受理案件要积极，审查要迅速，采取措施要及时。紧急情况下，法院可以不经过听证程序而依据申请人的申请及提供的证据材料径行做出诉前禁令。

诉前禁令审查应遵循审慎原则。具体指要严格把握诉前禁令的审查标准，避免适用措施不当而损害被申请人的权益及公共利益。对于可以通过诉前证据保全、财产保全，在诉讼中通过证据保全、财产保全、现场勘验等措施达到基本相同效果的案件，人民法院不应做出诉前禁令。

 

 

一般而言，诉前禁令的做出要符合以下几个标准:

 

 

这个标准包括两个层面的含义：一是申请人必须是著作权、商标权和专利权的权利人或者利害关系人，这是对诉前禁令的申请人的主体资格要求；二是申请人要提供相应的证据证明该权利是合法有效的，并且是一项稳定的权利。申请人要证明其拥有的权利是合法有效的，可以提供已发表的作品原件、著作权登记证书、商标证书或者专利权证书。而对一项权利是否是稳定的权利的判断，主要考察该权利是否正处于争议之中，对于商标权和专利权而言，还要考虑其是否被申请撤销或在被宣告无效的程序中。尤其是对于实用新型专利和外观设计专利，在与被申请人的谈话中，要了解其使用的技术方案是否是公知技术，如果申请人的权利具有不稳定性，则人民法院不宜做出禁令。

 

在北京市第二中级人民法院受理的涉及“跤王”注册商标的诉前禁令申请中，被申请人主张“跤王”系通用名称，不应被授予商标权，同时国家工商行政管理总局商标评审委员会已经受理了被申请人针对涉案“跤王”商标提出的商标争议申请，因此，法院结合具体案情，最终认为，申请人的申请不符合法律规定的要求，依法驳回了其申请。

 

 

关于这一个标准的判断，包括四层含义：一是被申请人是申请人所指控的实施侵权行为的主体，这是对被申请人主体资格的要求；二是申请人有证据证明被申请人实施了其所指控的侵犯其权利的行为；三是该被控侵权行为即将实施或者正在实施；四是经初步判断，该行为可认定为侵权行为。

 

所谓“侵权初步成立”，应理解为申请人“胜诉的可能性”，而非“胜诉的必然性”，即申请人提供的证据材料及听证情况，达到了可以证明侵权行为存在合理的可能性的程度。

 

在这个标准的判断中，涉及专利权的侵权判定是相对困难的。由于专利侵权纠纷经常涉及复杂的技术问题，同时被申请人还可能提出公知技术抗辩及不侵权抗辩，因此，要在法律规定的时间内初步做出是否侵权的判断，在实际操作中是十分困难的。

 

以本案为例，被告在其销售的油漆、涂料产品上使用“红狮京漆”文字及狮子图案组合而成的商标标识，并在其经营场所悬挂的招牌上使用了“红狮” 文字及图形商标注册。考虑到申请人的“红狮”注册商标享有一定的知名度，因此，法院经初步判定，被申请人的行为构成了商标侵权。如果本案中，被申请人仅仅是使用“红狮京漆”文字，且未突出使用“红狮”文字，考虑到被告的企业名称是“北京红狮京漆商贸有限公司”，其很可能以该行为系合法使用企业名称或字号为由进行抗辩，则本案将涉及商标权和企业名称的冲突问题，侵权判断将相对复杂，是否能够做出禁令还需要经过进一步的审慎判断。

 

 

关于“难以弥补的损失”的判断问题，是诉前禁令判断中最难以操作和量化的。在本案禁令做出之前，人民法院法院以该申请不符合法律规定的如不及时制止，将给权利人造成“难以弥补的损害”为由，驳回了多起诉前禁令申请。

 

而什么样的损害是“难以弥补的”，在实践中缺乏相应的规定和可依据的标准。笔者认为，以下几种情形可以认定为将造成“难以弥补的损害”：（1）涉及著作人身权内容或者涉及商誉的侵权行为；（2）侵权行为的发生或继续发生，将严重抢占权利人的市场份额，影响权利人的重大利益的；（3）侵权行为如不制止，将严重扩大侵权行为的范围和损害后果的。

 

另外，还可以适当考量被申请人的资信状况及如侵权成立的偿付能力、申请人是否故意延缓提起申请的时机等因素。一般而言，单纯的“侵权行为的继续”所造成的损害，是可以通过诉讼方式得到经济补偿的，因此，不能认定为是“难以弥补的损害”。

 

在北京市第二中级人民法院处理的一起著作权侵权禁令申请中，申请人指控被申请人制作、发行的电影作品抄袭了申请人的文字作品，因此请求法院责令被申请人停止该电影作品的首映行为。尽管该申请最终由于难以做出初步侵权判断的原因而被驳回，但该案涉及的情况，属于行为如不制止，将严重扩大侵权行为的范围和损害后果的情形，符合“难以弥补的损害”的要件要求。在北京市第二中级人民法院受理的另一起涉及农药的制备方法专利的诉前禁令申请，由于农药是一种季节性很强的产品，如果该侵权行为不及时制止，可能会导致侵权产品严重抢占权利人的市场份额，影响权利人利益，因此，该种情形也应认为是符合“难以弥补的损害”的要件要求的。

 

应该说，本案涉及的情形，并非十分典型的“如不及时制止，将会给权利人造成难以弥补的损害”的情形。但考虑到本案中申请人的商标具有一定的知名度，且被申请人的侵权行为比较明显，同时，考虑到被申请人与申请人的经营场所极为接近，其行为将较严重地抢占申请人的市场份额，造成商标权人的经济损失，因此认定本案情形符合“如不及时制止，将会给权利人造成难以弥补的损害”的要件要求。

 

 

在确定申请人应提供的担保的数额时，应综合考虑被申请人的生产规模、销售情况、销售收入、利润情况、诉前禁令可能给被申请人造成的实际损失、及诉前禁令可能持续的时间等因素综合确定，上述实际损失包括直接损失和间接损失，并应考虑合理的仓储、保管费用及人员工资等合理费用支出。

 

人民法院可以组织听证程序由双方当事人协商申请人应提供担保的具体数额，协商不成的，法院也可依据双方当事人的陈述综合予以确定。

 

笔者认为，担保应以现金或固定资产的形式，一般不应为个人和企业的资信担保。其中现金担保不得少于总担保金额的20％。本案中，法院根据上述原则，最终确定申请人应提供的担保为10万元。

 

 

本案中，北京红狮涂料有限公司作为“红狮”文字及图形组合商标专用权人，其对该商标享有的专用权依法受我国商标法保护。申请人提供的公证书显示，被申请人北京红狮京漆商贸有限公司在其销售的油漆涂料产品上使用了“红狮京漆”文字及狮子图案组合而成的商标标识，并在其经营场所悬挂的招牌上使用了“红狮” 文字及图形商标注册。可以初步认定，被申请人的行为侵犯了申请人享有的“红狮”文字及图形组合商标专用权。

 

鉴于申请人的涉案商标具有一定的知名度，且被申请人的行为可能造成消费者对被申请人销售的油漆涂料产品的来源的混淆和误认，其销售行为抢占了申请人的应有市场份额，造成了申请人的经济损失。同时，本案中，被申请人的经营场所与申请人的经营场所十分接近，被申请人的行为如不及时制止，将会使申请人合法权益受到难以弥补的损害。

综上，申请人所提第1、2、3项请求符合法律规定，应予支持。但申请人提出的第4项请求，即责令被申请人将已销售出的被控侵权的油漆涂料产品包装物及产品予以收回的请求，不属于停止侵权的方式之一不，因此，该请求不属于符合法律规定，法院不予支持。

 

 

由于诉前禁令案件的特殊性，人民法院在处理这类案件的时候还遇到了很多难题，这些问题在目前的诉前禁令制度中都没有具体的规定，笔者试图从司法实践中抽取几个相关的问题，在此谈谈自己的看法。

 

 

笔者认为，如果法院在做出诉前禁令裁定之前进行了听证，应在听证时向被申请人送达申请书及主要证据材料副本。如果法院在做出诉前禁令裁定之前没有进行听证，应在送达诉前禁令裁定的同时向被申请人送达申请书及主要证据材料副本。

上述主要证据材料副本应包括：证明申请人权利依据的证据材料，证明被申请人实施了被控侵权行为的证据材料，及其他与诉前禁令审查有关的主要证据材料。

 

 

笔者认为，在涉外诉前禁令案件中，对于涉外的当事人，申请复议的期间及在法院做出诉前禁令后提起诉讼的期间应为法院送达诉前禁令的裁定之日起30日内。

 

 

笔者认为，诉前禁令的复议可由做出诉前禁令的合议庭审查，也可另行组成合议庭进行审查。如无新的证据及新的情况出现，应维持原裁定。复议结果可以以决定的方式书面送达当事人，也可口头告知复议结果。

对于没有新的证据及新的情况出现的复议申请，复议申请书可不交换给对方当事人，对于维持原裁定的复议结果，复议结果可只送达或告知复议申请人。

 

复议结果应在复议申请提出后5日内做出。

 

 

笔者认为，人民法院经过审理后认定被告不侵权而撤销原诉前禁令申请的，应认定为申请人“申请错误”，被申请人可以就该禁令给其造成的损害提起侵权赔偿诉讼。

因申请人不起诉，或人民法院不予受理申请人的起诉，或人民法院受理了申请人的起诉后又驳回起诉的，被申请人可以就该禁令给其造成的损害提起侵权赔偿诉讼。

 

上述损害赔偿诉讼应作为其他知识产权纠纷，由知识产权庭审理，人民法院应另行组成合议庭（相对于做出诉前禁令决定的案件）审理。

 

北京市第二中级人民法院周晓冰

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北京市第二中级人民法院民五庭（100078）