在确定商标法定赔偿数额时亦可考量惩罚性因素

【判决要点】

既然商标法已经确立损害赔偿制度应当坚持填补损失和惩罚侵权双重目标的情况下，作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度，同样应兼具补偿和惩罚的双重功能。在确定法定赔偿数额时，可以将被告的主观恶意作为考量因素之一。

上诉人（原审被告）：大润发投资有限公司（简称大润发公司）

被上诉人（原审原告）：康成投资（中国）有限公司（简称康成公司）

来源：上海知识产权法院（2015）沪知民初字第731号民事判决书，上海市高级人民法院（2016）沪民终409号民事判决书


【案情简介】

康成公司是“大润发”（商标注册号5091186号）商标的商标权人。自1998年7月在上海开设第一家大型超市以来，在市场上享有较高的知名度。2016年，“大润发”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标。

大润发投资公司成立于2014年10月14日，经营范围包括各类日用百货。

康成公司认为大润发公司擅自将自己命名为“大润发投资有限公司”，并在经营中使用上述名称，构成在企业名称中使用康成公司驰名商标的不正当竞争行为；此外，大润发公司在其网站www.drfqy.com上显示被指控侵权标识，实际经营宣传中突出使用康成公司的“大润发”商标以及将“大润发”和“DRF”组合使用，意图混淆消费者，亦侵害康成公司的商标权。因此，请求法院判令大润发公司承担相应的民事责任。另外，鉴于大润发公司侵权行为恶劣，康城公司认为还应当给予其惩罚性赔偿。


【判决观察】

本案一审争议焦点为：一、大润发公司在经营中使用“大润发”标识是否侵害康城公司的商标权；二、大润发公司注册并使用含有“大润发”字样的企业是否构成不正当竞争；三、被告承担民事责任的类型以及赔偿数额该如何认定。

关于第一点，一审法院认为：根据商标法第五十七条第一、二项规定，以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规一规定，大润发公司与康城公司均从事超市经营活动，属于相同服务。在网络宣传和实体经营过程中，大润发公司在店招、购物袋、购物小票等多处突出使用“大润发”、“大润发企业”等被控侵权标识，使公众产生误认。因此大润发公司在经营中使用“大润发”以及被控侵权标识的行为侵犯了康城公司主张的商标权。

关于第二点，首先，本案中并无必要认定原告主张的涉案商标为驰名商标。根据商标法五十八条以及反不正当竞争法第二条规定，并不是所有涉及企业名称权与商标权权利冲突的案件，都需要以认定所涉商标为驰名商标为前提，只有确有必要的，才需要认定所涉商标为驰名商标。法院认为，“确有必要”的情形，应指被控侵权企业所从事的行业与所涉商标核定的商品范围不相同或不类似时。本案中，原告涉案商标核定使用的范围包括被告所从事的超市业务，被告从事的业务领域与涉案商标属于相同服务范围内，故本案并无必要认定涉案商标为驰名商标。

其次，被告注册并使用含有“大润发”字样的企业名称构成不正当竞争。将他人商标相同或近似的文字注册为企业名称使用，是否构成不正当竞争，应综合考虑被控侵权人的主观意图、所涉商标的知名度、相关公众是否可能混淆误认以及被控侵权人是否有正当理由等因素进行判断。本案中，原告早在1998年便进入中国市场，截止被告成立时已经在中国大陆地区开设300多家门店，销售规模连续多年排名中国连锁行业前列，而且被评为上海市著名商标，也曾被认定为驰名商标。因此，综合涉案商标的使用时间、原告的经营规模、销售额、市场排名等因素，可以认定涉案商标在被告注册成立时已经成为相关行业内具有较高知名度的商标。作为经营同类业务的竞争者，被告明知原告已经注册使用涉案商标的情况下，仍然在企业名称中使用与涉案商标相同的字号，主观上攀附涉案商标知名度的不正当竞争意图十分明显。而基于涉案商标的高知名度，被控企业名称即使规范使用，仍足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与原告之间存在关联关系的混淆和误认，故被告将“大润发”作为字号使用的行为构成对原告的不正当竞争。

关于第三点，一审法院认为大润发公司应当承担停止侵权、消除影响并赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额，应根据商标法第六十三条第一款、第三款以及《反不正当竞争法司法解释第十七条的规定予以确定。

本案中，原告虽然提交了其净利润情况，但原告的净利润并不能直接推定为被告的获利，也无法作为计算涉案商标许可使用费的依据；而本案中亦无反映被告侵权行为获利的证据。故本案仍应适用法定赔偿，本院将综合考虑以下因素确定被告应承担的赔偿数额：1.涉案商标的知名度情况2.涉案商标对于原告销售及获利的贡献情况。3.被告的主观恶意。4.被告的侵权情节。5.被告的宣传情况6.被告侵权行为的后果

关于原告请求对被告进行惩罚性赔偿的诉讼请求。本院认为，根据上述商标法第六十三条第一款的规定，“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”本案中，被告实施的行为满足“恶意侵犯商标权，情节严重”的要求，但由于本案无法按照原告的损失、被告的获利以及涉案商标的许可使用费确定赔偿数额，故计算惩罚性赔偿数额基础的“上述方法确定数额”并不存在，进而惩罚性赔偿数额亦无法确定。但本院认为，既然商标法已经确立损害赔偿制度应当坚持填补损失和惩罚侵权双重目标的情况下，作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度，同样应兼具补偿和惩罚的双重功能。在确定法定赔偿数额时，可以将被告的主观恶意作为考量因素之一。因此，本院在确定法定赔偿时将对原告惩罚性赔偿的诉请酌情予以考虑。

综上，一审法院判决大润发公司停止侵权、消除影响并赔偿康成公司经济损失300万元。

大润发公司不服一审判决，上诉至上海市高级人民法院。

二审争议焦点为：一、大润发公司将“大润发”作为字号注册企业名称并使用是否构成不正当竞争？若构成不正当竞争，大润发公司是否应承担停止使用包含“大润发”字号的企业名称之民事责任？二、大润发公司是否应承担消除不良影响的民事责任？三、一审判决确定的判赔金额是否准确？四、一审案件诉讼费用的分担是否合理？

关于争议焦点一，上诉人提出了康成公司是台资企业而大润发公司是内资企业，且旗下某些店铺倒闭并拆除招牌，故不会产生相关公众误认的上诉理由。但二审法院认为，公司的资本性质并不影响双方系同一市场上同业竞争者的认定，且由于大润发公司主体仍然存在，部分店铺的倒闭无法避免大润发公司因使用“大润发”字号之相关行为使相关公众产生误认，故大润发公司的该些上诉理由没有依据，本院不予支持。

另外，对于大润发公司是否应当承担停止使用包含“大润发”字号的企业名称之民事责任的问题，法院认为，由于大润发公司登记的“大润发”字号是其企业名称中的核心部分，与康成公司享有的“大润发”商标在文字上完全相同；基于康成公司“大润发”商标享有的知名度和良好声誉，即便大润发公司在经营中使用其企业名称全称，客观上仍无法避免使相关公众产生该公司与康成公司之间存在关联关系的误认。因此，只有责令大润发公司停止在其企业字号上对“大润发”文字的使用行为，才能彻底消除相关公众对两家企业存在关联关系的误认。因此，一审法院对此争议焦点的判决，二审予以认同。

关于争议焦点二大润发公司是否应当在报纸上刊登声明以消除影响之民事责任。首先，商标是商品或者服务来源的标识，是商标权人商业信誉的直接载体。商标侵权行为不但会给商标带来财产的损失，亦会损害商标所承载的良好商业信誉。因此要求侵权人承担消除商标不良影响，使商誉恢复到受损之前的状态并无不妥。其次，本案中大润发公司实施的侵权行为不仅包括在各地开设实体店，还包括互联网上的宣传推广行为，其侵权规模和范围较大，一审要求其承担在与侵权行为所造成影响范围相适应的报纸上刊登声明之民事责任具有事实和法律依据，应予以支持。

关于争议焦点三判决金额的合理性争议。二审认为，首先康成公司在一审诉状及庭审中都曾表示要求赔偿经济损失500万元以及合理费用10.5万元，因此一审判决并未超出康成公司一审诉讼请求的范围。其次，依据商标法第六十三条第一款、第三款和反不正当竞争法司法解释第十七条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。同时，根据《中华人民共和国民法通则》第一百五十五条规定：“民法所称的‘以上’、‘以下’、‘以内’、‘届满’，包括本数……”。本案中，根据康成公司和大润发公司的举证情况均不足以确定康成公司因侵权所受损失、大润发公司因侵权所得利益或者“大润发”商标的许可使用费，因此一审法院综合考虑“大润发”商标的知名度、“大润发”商标对于权利人销售及获利的贡献情况、侵权人具有明显攀附“大润发”商标商誉的主观恶意、侵权行为包括开设大型实体门店和在互联网上的宣传等侵权情节以及侵权行为的规模和范围较大、造成的损害后果较为严重等因素后，再结合权利人为制止侵权所支出的合理费用，根据前述法律规定以及商标法第六十三条第三款对恶意侵权行为的赔偿规定，酌情确定本案的赔偿金额为300万元，并无不当。

关于争议焦点四诉讼费用分担的认定。（略）。

综上，二审法院判决驳回大润发公司的上诉，维持原判。