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ciplawyer@163.com超五年无效宣告中“恶意” 的认定
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要旨：商标法第四十五条第一款规定，对于恶意注册的商标，驰名商标所有人提出无效宣告请求的时间不受五年的限制。 “恶意” 应是单独的构成要件，可以通过商标的近似程度、引证商标的知名度、核定使用商品之间的关联关系以及诉争商标的使用方式予以推定。
案情
当事人：
原告（被上诉人）杭州奥普电器有限公司
被告（上诉人）国家工商行政管理总局商标评审委员会
第三人（上诉人）云南奥普伟业金属建材有限公司、浙江现代新能源有限公司
案由：商标权无效宣告行政纠纷
第1737521号“奥普aopu”商标（下称诉争商标）由瑞安市奇彩贸易公司（下称瑞安奇彩公司）于2001年3月27日向商标局提出注册申请，于2002年3月28日核准注册，核定使用商品为第6类：金属建筑材料。2004年12月28日，该商标转让给该公司法定代表人涂秀平，2009年8月7日又转让给浙江现代新能源公司（下称现代新能源公司）。2013年6月13日，经变更，该商标由现代新能源公司与云南奥普伟业金属建材有限公司（下称云南奥普公司）共有。诉争商标专用期限至2022年3月27日。
第1187759号“奥普”商标（下称引证商标）由杭州奥普电器有限公司（下称杭州奥普公司）于1997年4月16日向商标局提出注册申请，于1998年6月28日核准注册，核定使用商品为第11类：热气淋浴装置；浴用加热器；淋浴单间；蒸脸器（面部桑拿）；太阳能收集器；水净化装置；水净化器具和机器；饮水滤器；水软化器；消毒设备；厨房炉灶；煤气灶；电器炊具；高电压锅；电水壶；电热水器；电热水瓶；煤气热水器；烤饼炉；沼气灶。该商标专用期限至2018年6月27日。
2009年11月6日，杭州奥普公司提出对诉争商标的撤销申请，并请求认定引证商标为驰名商标，依据驰名商标的保护规定对其进行保护。商标评审委员会经审理，于2015年7月14日作出商评字[2015]第48255号《关于第1737521号“奥普aopu”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定），该裁定认定：可以认定杭州奥普公司的引证商标为第11类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标。而诉争商标于2002年3月28日获准注册，与引证商标并存已长达十三年的时间，经过长期使用已经建立了一定的市场声誉和形成了相关的公众群体，所以应维护诉争商标已形成的稳定的市场秩序。对诉争商标提出无效宣告申请时，诉争商标的注册时间已经超过五年，在案证据不足以证明诉争商标原所有人在申请注册之初具有利用引证商标声誉和影响力牟取不正当利益的恶意。诉争商标指定使用的金属建筑材料等商品与引证商标核定使用的热气淋浴装置等商品在功能用途、销售渠道、销售场所及消费对象等方面差异较大，不属于类似商品，在规范使用的情况下，诉争商标与引证商标在上述非类似商品上的使用通常不会使相关公众产生混淆或误认。法院判决书确认的侵权行为实际是由商标的不规范使用造成的，且未对诉争商标与引证商标的商品是否构成类似作出确认，因此，杭州奥普公司请求依据2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十三条第二款、第四十一条第二款的规定撤销诉争商标的请求不能成立。商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。
审判
北京市知识产权法院经审理认为：诉争商标注册人在申请诉争商标时应该已然知悉引证商标存在并具有一定知名度，其出于商业目的将引证商标在“金属建筑材料”商品上加以注册，应当认定其注册行为具有恶意。
引证商标主要销售的商品为家用建筑材料且多集中在集成吊顶商品上，与杭州奥普公司商标核定使用的商品共处于同一市场，销售渠道重叠，消费群体高度重合，两商标共存已经产生误导公众、损害驰名商标注册人利益的后果。综合考量证据并不能充分证明诉争商标经过长期广泛使用已经具有较高知名度、建立较高市场声誉并形成相关公众群体，客观上已经能和引证商标相区分，形成了稳定的市场秩序。因此，商标评审委员会的该项理由缺乏证据予以证明，不予支持。综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）、（二）项的规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会就杭州奥普公司对诉争商标提起的无效宣告请求重新作出裁定。
商标评审委员会、云南奥普公司及现代新能源公司不服原审判决，提起上诉。
北京市高级人民法院经审理认为，引证商标在诉争商标申请日前在热气沐浴装置、浴用加热器商品上为相关公众所熟知，构成驰名商标。诉争商标的申请注册具有恶意，杭州奥普公司对其提出的无效宣告请求符合2013年修正的商标法（下称商标法）第四十五条第一款的规定。诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿。引证商标在浴用加热装置等商品上构成驰名商标，将诉争商标核定使用在金属建筑材料商品上，金属建筑材料的相关公众能够在相当程度上联想到引证商标，从而减弱引证商标显著性，损害杭州奥普公司的利益。诉争商标的注册违反2001年的商标法第十三条第二款的规定。云南奥普公司及现代新能源公司提交的使用证据数量远不足以证明诉争商标经过长期大量的使用具有一定知名度，相反引证商标经杭州奥普公司持续使用，影响力不断扩大。因此，三上诉人关于诉争商标经过长期使用，客观上能够与引证商标相区分，形成稳定的市场秩序的上诉理由不能成立。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项的规定，判决：驳回上诉，维持原判。
评析
为了平衡权利人的合法权益与公众的信赖利益，我国商标法[1]对提起无效宣告的主体资格、无效宣告理由以及提起的期间都进行了严格限制，以便督促权利人尽快行使权利，维护注册商标的稳定。因此，自商标获准注册五年后，在先权利人或者利害关系人不能基于相对理由提起无效宣告请求。例外的是驰名商标的所有人针对恶意注册商标提起无效宣告的情形。这是对驰名商标强保护的体现。
但驰名商标权利人以此为由提起无效宣告请求时，必然涉及驰名商标保护的相关条款，根据商标法第十三条第三款的规定，复制、摹仿或者翻译他人的驰名商标，误导公众损害权利人利益的，不予注册并禁止使用。有观点认为由于复制、摹仿或者翻译他人的驰名商标本身就具有恶意[2]。那么，针对驰名商标权利人或者利害关系人超出五年提出的无效宣告请求，在适用商标法第十三条第三款的同时，是否还需要将“恶意”作为一个要件单独评述？本案就是涉及这个问题的典型案例，笔者以此为例展开探讨。
一、恶意认定的基准
法律规定“恶意注册”的不受五年的时间限制，但此处是指“谁”恶意注册？用以判断“恶意注册”的裁判基准时又是什么？
首先，判断恶意的对象应当以诉争商标的原始申请人为限，即 “恶意”是诉争商标的原始申请人在申请注册该商标时具有的主观意图。在后受让商标的权利人在受让或者使用商标的过程中是否具有恶意并非商标法第四十五条第一款审查的内容。实践中，随着引证商标知名度不断提高，不少同业经营者为了搭便车而从诉争商标申请人处受让取得诉争商标，在这种情况下，不能以受让人的主观状态界定恶意。但受让人与原始申请人具有关联关系或者利害关系，其转让行为为了规避法律规定的，不受此限。
其次，判断恶意的事实应当以诉争商标申请日的事实为依据。无效宣告的商标自始无效，因此，商标无效宣告是对商标获准注册的正当性评价，用以判断商标应否被宣告无效的事实应当是诉争商标申请日前的事实，以诉争商标申请日后变化的事实状态推知诉争商标申请注册时的正当性有违公平，也不利于注册商标秩序的稳定。本案中，杭州奥普公司主张，由于集成吊顶的出现，金属建筑材料与热气淋浴装置的关联日益紧密，并提交了在诉讼过程中制作的市场调查报告，该报告采用问卷调查的方式，采取分层随机抽样的抽样方法获得目前消费者对集成吊顶商品的认知，最终调查报告得出多数受访者认为扣板上的“奥普aopu”与浴霸的“奥普”来源于同一厂家。但集成吊顶在2004年由浙江友邦集成吊顶有限公司发明，并经国家有关部门认证命名，而本案的诉争商标是2001年申请注册的。因此，不能从集成吊顶出现后的相关公众的认知水平出发推断诉争商标申请注册的恶意。同理，诉讼过程中形成的调查报告仅能反映当下相关公众的认知水平和市场状态，也不能将其作为认定诉争商标恶意注册的事实基础。
最后，诉争商标获准注册后的使用状态可以成为认定恶意的辅助因素。诉争商标申请日的事实状态是此类案件的裁判基准时，但由于恶意是行为人的主观状态，只能通过各种行为表象加以推定，诉争商标获准注册后的事实就是其中一个可以用以辅助裁量的因素。
二、恶意认定的因素
“恶意”可以有多种表现，意图攀附他人良好商誉及商标知名度是其中的一种。存在攀附意图的前提是明知他人商标具有较高知名度，或者盖然性比较高的“应知”状态，[3]当诉争商标的申请人与驰名商标所有人具有特定关系时，可以容易地推定明知，例如，诉争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系、内部人员来往，诉争商标的申请人与驰名商标所有人发生其它纠纷，可知晓该驰名商标等。[4]当无法直接证明诉争商标注册人处于明知状态时，还可以通过综合考虑如下因素加以判断：
首先，诉争商标与引证商标的近似程度。诉争商标与引证商标的近似程度越高，诉争商标注册人独立创作的可能性越小，明知引证商标而复制、摹仿的可能性越大。同时，如果引证商标由臆造词构成，则该标志的独创性程度通常较高，不同主体使用相似标志的可能性较小，复制、摹仿的可能性越大。本案中，从诉争商标与引证商标的近似程度来看，引证商标由中文“奥普”组成，诉争商标由中文“奥普”与对应拼音“aopu”组成，根据中国大陆相关公众的认读和记忆习惯，文字部分是商标中容易被识别和记忆的部分，而且诉争商标的字母部分也被呼叫为“奥普”，因此，尽管中文“奥普”所占比例相对较小，但该中文部分是诉争商标的显著识别部分。诉争商标和引证商标的近似程度较高。而且“奥普”并非固有词汇，现代新能源公司与云南奥普公司虽然主张“奥普”在引证商标申请日前就已经被其他主体作为商标使用，但并无证据表明此前有其他主体在卫浴或相关的商品上使用“奥普”，因此，使用在热气淋浴装置等商品上的诉争商标具有较强的显著性。在此情况下，诉争商标申请人注册与引证商标近似程度如此高的商标并非巧合。
其次，引证商标的知名度。引证商标的知名度与相关公众的知晓程度有关，诉争商标的注册人在申请注册之时理应注意避让那些具有较高知名度的商标，以免产生混淆可能性或者误导公众。本案引证商标在诉争商标申请日前已经构成驰名商标，而且杭州奥普公司生产销售的浴霸商品属于卫浴领域的创新型产品，因与其他浴用加热器或热气淋浴装置不同而迅速为所属领域的相关公众所知晓，其驰名程度较高。而诉争商标的申请人瑞安奇彩公司与杭州奥普公司同处浙江省，地理位置相近。且瑞安奇彩公司在申请注册诉争商标后就更名为瑞安市奥普洁具有限公司，其经营范围也涉及卫浴产品，因此诉争商标的申请人瑞安奇彩公司与杭州奥普公司同属于卫浴领域的经营者。在此情况下，引证商标的知名度能够及于瑞安奇彩公司所在地域范围及所属经营领域。
再次，核定使用商品之间的关联关系。核定使用商品关联的远近关系到诉争商标的注册是否会导致混淆可能性或者误导公众。在功能、用途、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相去甚远的商品上注册的两个商标不会误导公众，或者使之产生混淆的可能性，诉争商标的注册人也难以从中获利，反之亦然。本案中，诉争商标核定使用在金属建筑材料商品上，而引证商标赖以驰名的商品是浴用加热器、热气淋浴装置，从其提供的使用证据来看主要用于浴霸商品。根据在案证据，集成吊顶产品仅是将金属吊顶板与具有功能的浴霸等浴用取暖、照明装置作为组件组合而成的吊顶装置。但在集成吊顶产品出现之前，浴霸商品就是安装在金属吊顶上使用的，因此，浴霸等浴用加热装置、热气淋浴装置商品与金属吊顶等金属建筑材料在生产部门、销售渠道以及消费对象等方面都有密切的联系，两者的相关公众也存在较大程度的重合，在引证商标具有极高知名度已经构成驰名商标的情况下，将近似程度较高的商标使用在上述商品上，容易使相关公众产生相当程度的联想，从而误导公众。
最后，诉争商标的使用方式。虽然进行恶意注册判断应当以诉争商标申请注册时的事实状态作为判断基准，但此后诉争商标的使用方式可用以推定商标申请人注册该商标时的主观状态。本案从诉争商标的实际使用情况来看，瑞安奇彩公司在诉争商标获准注册后并未实际生产、销售使用诉争商标的金属建筑材料商品，甚至该公司于2004年将诉争商标转让给其法定代表人涂秀平之后就注销了，但该公司却在申请注册诉争商标之后不久就进行了公司名称的变更，将“奥普”作为其字号。由此可见，瑞安奇彩公司在金属建筑材料商品上申请注册诉争商标并无真实的使用意图，其申请注册诉争商标与更改企业字号的行为均为囤积“奥普”标志资源。
三、恶意认定的举证责任分配
无效宣告请求人负有举证证明诉争商标为恶意注册的义务，并承担举证不能时的不利诉讼后果。由于恶意为行为人的主观状态，因此，无效宣告请求人无法证明绝对真实，仅需要达到优势证据的证明标准即可，[5]即无效宣告请求人仅需证明诉争商标申请人明知或者应知他人在先商标具有较高知名度仍然注册容易导致混淆或误导的商标，即可推定具有恶意。该推定属于初步证据，诉争商标的权利人可以通过说明、举证证明等方式推翻上述推定，提出的反证不足以推翻上述初步证据的，应当承担举证不能的不利后果。
本案中，根据杭州奥普公司提交的证据可以推定瑞安奇彩公司明知引证商标在浴用加热器、热气淋浴装置商品上具有较高知名度，在本应进行合理避让的情况下，仍在与引证商标核定使用商品具有密切关联的金属建筑材料上申请注册与之近似程度极高的诉争商标，存在攀附杭州奥普公司引证商标知名度的意图。现代新能源公司与云南奥普公司可以提出反证证明瑞安奇彩公司注册诉争商标具有合理性。为此两公司主张诉争商标的注册与奥运会召开有关，因此采用“奥普”具有奥运普及推广的含义。同时陈述云南奥普公司注册了www.ap1998.com的网站域名是为了纪念瑞安奇彩公司使用诉争商标的时间是1998年。上述陈述不仅在时间上无法相互印证，其解释内容也与常理不符，不足以证明瑞安奇彩公司申请注册诉争商标具有正当性，由此可以认定诉争商标的注册具有恶意。
四、“恶意”与其他要件的关系
在审理超五年恶意注册的案件时，首先需要判断该无效宣告请求的程序性要件是否成立，即需要首先审查是否构成驰名商标，进而判断诉争商标的注册是否具有恶意。在无效宣告请求的程序性要件成立的前提下，进一步对诉争商标是否违反商标法第十三条第三款的规定进行审查。恶意是超五年无效宣告的程序性要件，而复制、摹仿和翻译等是实质性要件，两者虽然相关但并非完全重合，而且，在适用顺序上也存在先后的不同，恶意判断是前提，不能以复制、摹仿等要件的判断代替恶意的判断。如果恶意要件不成立，则无效宣告请求不成立，无需进一步判断是否构成商标法第十三条第二款规定的相关要件。因此，恶意应当作为一个单独要件予以评价。[6]
当然判断是否存在恶意的过程，与“复制、摹仿或者翻译”和“误导公众”的判断存在一定程度的重合。例如，如前所述，商标标志的近似程度是恶意判断的考虑因素之一，因此，构成复制、摹仿或者翻译的，可能具有恶意。再如，恶意是以明知或者应知他人驰名商标而意图攀附，因此，进行恶意判断时需要考虑诉争商标申请人是否能够明知其商标的注册虽然不会产生混淆，但却会使相关公众产生一定程度的联想，只有在产生联想的情况下才能够推定申请人具有攀附的意图。如果诉争商标申请人虽然明知驰名商标存在，却在驰名商标的保护范围之外申请注册了近似商标，则难以认定恶意存在，因此，在进行恶意要件判断的过程中在一定程度上包含了“误导公众”要件的判断。
注释：
[1]商标法第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
[2] 汪泽：《中国商标法律现代化——理论、制度与实践》，中国工商出版社2017年1月版，第128页。
[3] “太阳神” 商标异议案件的再审判决虽然界定了明知他人驰名商标的存在，出于商业目的的故意摹仿他人驰名商标加以注册，并且可以通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意。但在具体判断中，该判决指出，在争议商标申请前，驰名商标所有人组织了几十次各种具有影响力的大型品牌宣传推广活动，并在争议商标原注册人所在地区进行了十余次宣传活动，该原注册人应当知道引证商标（即驰名商标）的存在。由此可见，该案实际采用的证明标准较高的“应知” 标准。参见，同注[2]，第129页。
[4]《商标审查及审理标准》（2016版）第8条。
[5] 《商标评审规则》第四十九条第一款规定，双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，商标评审委员会应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。
[6] 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条的规定也将“恶意注册” 与复制、摹仿、翻译等要件相区别，进行了单独规定。
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