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ciplawyer@163.com国内企业在定牌加工侵权纠纷中应该注意什么？
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定牌加工是否构成商标侵权，一直存在争议，相关问题集中在贴牌是否构成商标法意义上的使用，是否会导致商品混淆、是否侵权等问题上。但随着实践的发展，一些新的问题出现，诸如商标权的地域性，网购全球化对混淆的影响，以及国内加工企业的注意义务等。最近多个判决，都通过给国内加工企业负担特定的注意义务，改变了传统侵权的认定方式，对此如何理解，本文对此问题进行分析。
1 传统路径：最高院对商标定牌加工的定性
2010年最高人民法院办公厅在《关于对<“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题>的复函》中指出，“（定牌加工）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能…….不会造成国内相关公众的混淆误认，此种情形不属于《商标法》规定的侵犯注册商标专用权的行为。”这是最高人民法院第一次公开表示，涉外定牌加工不构成商标侵权。
2015年11月26日，最高人民法院作出（2014）民提字第38号“PRETUL”案，该案集中解释了定牌加工的定性与侵权认定问题。最高人民法院的观点与逻辑较为明确，可以概括为两点：第一定牌加工不属于商标法意义上的使用。最高院的表述的原文为，“在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”因此，贴牌的行为是定牌加工产业中的一个事实环节，仅仅是物理的贴附，而非识别商品。
第二，加工的商品没有在国内流通，不存在判断侵权的前提。加工的商品如果不在国内市场流通，则无法发挥区分商品来源的功能，也就不存在侵权的问题。最高院表述的原文为，“是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”
因此根据最高院的意见，商标侵权认定有两个逻辑起点：一是商标使用必须属于商标法意义上的使用，二是侵权破坏了商标区分商品来源的功能。定牌加工不符合这两个前提，也就不会导致侵权。
2 定牌加工侵权判断中注意义务的引入
最高院的观点出现不久，就被江苏省高院在“东风”商标侵权案[1]中，通过设定例外的方式突破了。突破的理由主要在于认定国内加工方，对贴牌商标具有注意义务。由于该案是2015年的典型案例，影响较大，导致注意义务的观点传播较为广泛。
该判决集中表述了如下观点：“一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，定牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。”进而判决中根据商标的知名度、贴牌商标可能存在的恶意等情况，认定加工企业没有尽到注意义务，构成侵权。
在广东省高院较早审理的 “鳄鱼案”[2]中也涉及到注意义务问题，即认为为了防止定牌加工中仿冒国际名牌的问题，应当审查加工方是否尽到了合理的审查义务。[3]其中加工方的主要义务在于，“定牌加工委托方委托定牌加工的商标在注册国的真实性和有效性，对判断定牌加工的合法性有重要意义。如果加工方提交了委托方的主体资格证明、注册商标状况、委托加工合同等法律文件，可以确定加工方尽到了合理审查义务，主观上没有侵权故意。”[4]
但这一论证从逻辑上陷入了自相矛盾，它既认可定牌加工通常情况下不构成侵权，又认为在特定的情况下，没有尽到注意义务构成侵权。这种解释是在肯定最高院的观点之外，作出的例外认定，也就是定牌加工通常不构成侵权，但是在特定情况下，如果国内加工企业具有注意义务，违反注意义务即构成侵权。因此最高人民法院的观点认为，商标侵权要从商标使用与商标功能考虑，而江苏高院的判决则认为，即便不是商标使用，违反了注意义务也构成侵权。这种逻辑上的矛盾，似乎不易协调。
“东风案”判决中确定注意义务主要考虑了三种因素来：第一，国内商标的驰名程度与历史。东风品牌在我国历史悠久、知名度高；第二，国外贴牌商标在域外注册的正当性。判决中认定，尽管贴牌商标在印尼获得注册，但是从语言形式与国内商标权人的纠纷看，商标域外注册具有不正当性；第三，国内加工企业作为同领域的加工公司，应当知悉国内相关商标的知名度，并知悉国内商标与国外贴牌商标的纠纷，因此国内加工企业有注意义务。
3 注意义务侵权判定方式的内涵与特点
上述两个判决截然相反的论证思路与冲突，具有典型的代表性。最高院的判决认为都没有发挥商标功能，无需判定侵权。江苏高院另辟蹊径，认为违反注意义务构成侵权。这两种认定思路，基本主导了当下绝大部分定牌加工侵权的判定思路。那么何谓定牌加工企业的注意义务？
注意义务是一个来自侵权法中的宽泛概念，引入定牌加工侵权判断，尚并没有明确的意思。笔者从江苏高院的判决推断，注意义务根据个案，至少包括对国内与国外两个方面的义务：作为加工人对国外委托方权利真实性进行核实的义务，第二对于国内同领域商标的知悉与避让的义务。具体而言包括国内近似驰名商标、贴牌商标注册是否具有显而易见的恶意等情况。第三，根据贴牌商标、国内商标、企业的历史、双方的诉讼关系等因素，判定加工企业的注意义务。如果可以认定国内加工企业有注意义务，则意味着加工企业实施定牌加工构成侵权。
因此与最高人民法院设定的判断逻辑、方式不同，以注意义务判定定牌加工是否侵权有以下特点：第一不需要判断贴牌是否构成商标使用，也不需要考虑是否会导致混淆。“东风案”二审判决在解释理由时，认为该案中认定侵权的实质损害在于“认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益”[5]，即贴牌商标在域外注册具有不正当性，可能损害国内驰名商标的利益。第二，侵权判断的方式是注意义务与实质损害。[6]其中注意义务是一种禁止性义务。如果根据具体案件认定定牌加工企业有注意义务，且违背注意义务，同时对国内商标权利具有损害，即可以认定为侵权。第三，有利于我国商标权人利益的保护。因为注意义务的判定对加工方是一种负担，加工方需要证明加工尽到了审查义务，但在审查义务尚无明确规定的时候，是否尽到主观义务具有较高的主观性。
4 注意义务的来源与适用限制
为何会突然出现以注意义务的方式，对传统定牌加工侵权判定设定例外。笔者认为，以注意义务设定例外，属于司法政策对法律解释的调整，属于政策导入型的法律义务，具有一定的保护主义色彩。
注意义务在定牌加工中最初被提及于2009年4月21日，最高人民法院发布《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，其中第18条规定“完善有关加工贸易的司法政策，促进加工贸易健康发展”，该条要求“妥善处理当前外贸定牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”因此在个案判定侵权中，司法政策提倡的“加工方的审查注意义务” 可以与侵权法中的注意义务结合，成为加工企业的法律义务。
但是应当认识到，政策制定的背景具有一定的特殊性。2009年是经济危机爆发之时，国内司法服务经济的大局下，最高人民法院呼吁知识产权审判服务贸易，提出了上述的政策。旨在根据个案加强对我国商标的保护力度，防止我国驰名商标在境外利益受损。因此注意义务侵权判定方式具有一定的政策性与合理性，但适用范围应当受到一定限制，不应当成为定牌加工侵权认定中的主要方式。
注释：
[1]一审裁判文书(2014)常知民初字第1号民事判决书，二审裁判文书 (2015)苏知民终字第00036号民事判决书。
[2]一审裁判文书（2011）珠中法知民初字第1号民事判决书，二审裁判文书（2011）粤高法民三终字第467号民事判决书。
[3]岳利浩：《涉外定牌加工侵害商标权的侵权判定——鳄鱼商标侵权纠纷案评析》，载《科技与法律》，2012年第2期，第53页。
[4]同上注。
[5]宋健：《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务＋实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》载《知识产权》第2016年第9期，第36页。
[6]同上注。
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