如何界定地理标志商标专用权和禁用权的范围

       （作者：徐美芬  江苏省高级人民法院）

　　【裁判要旨】

　　地理标志商标在一定范围内是将公用资源纳入了其商标专用权的范围，故在确定地理标志商标专用权的保护范围时，应当充分考虑公共利益和商标权利的平衡，即地理标志商标专用权与禁用权范围，都应当特别限定于“具体地名+产品通用名称”的组合使用方式。


　　【案情介绍】

　　射阳县大米协会（下称大米协会）是依法成立的社会团体法人，业务范围包括稻米生产、加工、服务等。2002年8月6日，大米协会向国家工商行政管理总局商标局（下称国家商标局）申请注册“射陽大米及图”集体商标，其中“大米”放弃专用权。2005年4月21日，“射陽大米及图”集体商标经国家商标局核准注册，核定使用商品为第30类“米”。射阳大米的具体生产领域包括射阳县临海镇、县域内省属淮海农场等13个镇、农场。大米协会的会员有射阳县淮海米业有限公司等50多家，均可以使用“射陽大米及图”集体商标。2008年12月25日，江苏省工商行政管理局认定大米协会使用在“米”商品（服务）上的“射陽大米及图”为江苏省著名商标。2011年5月27日，国家商标局认定“射陽大米及图”注册商标为驰名商标。

　　2009年5月28日，案外人朱某申请的“射場She chang”商标经国家商标局核准注册，核定使用商品为第30类“方便米饭、米、食用面粉”等。2009年8月26日后，朱某将“射場She chang”注册商标许可给本案被告滨海县以祝米厂（下称以祝米厂）使用。

　　2014年11月7日，大米协会公证购买了被控侵权产品“射场大米”一袋。大米协会以以祝米厂的上述行为侵犯其商标专用权为由，向法院提起诉讼。

　　江苏省盐城市中级人民法院一审认为：以祝米厂在核定使用的商品上将“射場”注册商标和“大米”“da mi”标识组合使用，使之浑然一体，形成一个新的标识——“射場大米”，这种组合使用方式已经改变“射場”注册商标的显著特征，容易造成相关公众对该标识与大米协会“射陽大米及图”商标的混淆和误认。因此，以祝米厂的上述行为已不属于商标法保护的商标专用权的范围，构成对大米协会“射陽大米及图”注册商标专用权的侵犯。

　　一审宣判后，以祝米厂不服，上诉至江苏省高级人民法院。二审法院认为：以祝米厂在其大米商品上使用与涉案商标相近似的“射場”文字标识加上商品通用名称，这种组合使用方式已经改变“射場”注册商标的特征，是对“射場”注册商标的不规范使用。综合“射陽大米及图”地理标志商标的知名度及显著性，以祝米厂主观上具有攀附知名商品的故意及相关公众容易对涉案商标与被控侵权标识构成误认等因素，足以认定以祝米厂在大米商品上使用“射場大米”标识构成对“射陽大米及图”地理标志商标专用权的侵犯。 


　　【法官评析】

　　该案涉及被告不规范使用其“射場She chang”注册商标，即将“射場She chang”商标中的“射場”文字和商品通用名称“大米”进行组合使用，是否构成对原告“射陽大米及图”地理商标专用权的侵犯。

　　一、该案审理中存在的争议

　　对该案的处理，一种观点认为，被告使用的“射場大米”标识中，“射場”本身是注册商标，“大米”是商品的通用名称，因原告在申请注册“射陽大米及图”商标时，放弃了对“大米”的专用权，故在判断被告的使用行为是否构成对原告“射陽大米及图”商标权利的侵犯时，不应将“大米”纳入比对范围，只应当比对“射場”和“射陽”是否构成近似，故该案应首先通过行政前置程序解决被告所使用商标是否无效的问题。

　　第二种观点认为，虽然原告在申请涉案商标时，放弃了对“大米”的专用权，但原告获准注册的“射陽大米及图”商标是地理标志商标，地理标志商标是将“具体地名+产品通用名称”结合起来使用，不能简单地依照普通商标的保护范围和禁用权范围来界定地理标志商标的保护范围和禁用权范围。在判断该案被告的使用行为是否构成侵权时，应当将“射場大米”标识和“射陽大米”商标进行整体比对。被告在其生产、销售大米时，将与地名“射陽”相近似的“射場”文字加上产品通用名称组合使用，容易造成相关公众对被控侵权标识与涉案“射陽大米及图”地理商标的混淆和误认，侵犯了原告“射陽大米及图”地理商标的专用权。该案二审判决采纳了第二种观点。

　　二、地理标志商标专用权和禁用权的范围界定

　　我国商标法第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名不得作为商标，但是，地名作为集体商标、证明商标的组成部分的除外。商标法第十一条规定，仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志，不得作为商标注册。由此，单独的“县级以上行政区划地名”或者“产品通用名称”本身并不能获得商标注册，除非该地名与产品通用名称结合作为集体商标或证明商标。地理标志之所以采用“具体地名+产品通用名称”的方式获得商标注册，这是因为地理标志所标识的某一类通用产品的特定质量、声誉或其他特征基本上可归因于生产地的气候、地质、土壤以及品种等自然因素和与之相适应的生产技术、加工工艺等人为因素，因此在注册并实际使用地理标志商标时，往往需要在通用产品名称前加上地名，即连用“具体地名+产品通用名称”，以凸显来自该地区的该类通用产品具有特殊的品质及其特有的风格。因此地理标志商标在一定意义上是将公用资源纳入了其商标专用权的范围，故在确定此类商标专用权的保护范围时，必须充分考虑公共利益和商标权利的平衡。即地理标志商标专用权与禁用权范围，都应当特别限定于“具体地名+产品通用名称”的组合使用方式。一方面，商标专用权的范围不能扩张到地名或者通用名称的单独使用方式。另一方面，其禁用权的范围不能不当剥夺他人合理使用地名或者产品通用名称的正当权利，不能扩张为禁止他人单独使用地名或者产品名称等其中一项要素，而他人也不能使用与地理标志商标中与地名相近似的文字加产品通用名称组合使用的标识。

　　三、加强地理标志商标保护的意义

　　地理标志产品，承载着一个地区的文化和历史，是一个地区对外宣传的“名片”，同时也是发展特色农业品牌，促进农村经济转型升级的一个重要抓手。

　　目前，我国对地理标志产品采取由工商、质检、农业三家行政部门共同进行行政管理的模式：即以国家商标局为主导的注册商标管理模式；以国家质检总局为主导的地理标志产品保护制度；以农业部为主导的农产品地理标志登记制度。现行法律制度对地理标志的授权和管理作了相对详尽的规定，但未能针对地理标志本身的特殊性制定完善的民事救济制度，我国商标法中也没有针对地理标志商标保护的专门法律规定。

　　遏制各类侵犯地理标志商标的侵权行为，是知识产权司法保护工作的重要组成部分。本案判决通过界定“具体地名+产品通用名称”地理标志商标专用权和禁用权的范围，对地理标志商标的权利边界保护范围作了有益的探索。