地理标志商标专用权与禁用权范围的确定

要 旨

地理标志商标在一定范围内是将公用资源纳入了其商标专用权的范围，故在确定地理标志商标专用权的保护范围时，应当充分考虑公共利益和商标权利的平衡，即地理标志商标专用权与禁用权范围都应当特别限定于“具体地名+产品通用名称”的组合使用方式。 

案 情

射阳县大米协会于2002年8月6日,大米协会向国家商标局申请注册“射陽大米及图”集体商标,其中“大米”放弃专用权。2005年4月21日,“射陽大米及图”集体商标经国家商标局核准注册,注册号为第3265993号,核定使用商品为第30类米,注册地址为江苏省盐城市射阳县,注册有效期限自2005年4月21日至2015年4月20日止。 

2006年6月27日，朱坦向国家工商总局商标局申请注册“射場She chang”商标。2009年5月28日,“射場She chang”商标经国家商标局核准注册,注册号为第5444659号,核定使用商品为第30类糖果、茶、面包、糕点、方便米饭、米、食用面粉、方便面、面条、挂面商品,注册地址为江苏省滨海县陈涛乡工业园区内,注册有效期限自2009年5月28日至2019年5月27日。2009年8月26日，朱坦将第5444659号“射場She chang”注册商标许可给以祝米厂使用,许可限期自2009年8月26日至2011年8月25日。许可使用合同到期后经两次续签，许可期限至2015年11月9日。

2014年11月1日, 大米协会的调查人员发现赵长军在其经营的“赵家粮铺”销售了射场大米,其“射場大米”字样与涉案“射陽大米及图”注册商标中的“射陽大米”,均以行书字体书写,且都使用在大米商品上,极易造成消费者的误认和混淆。一审法院认为，赵长军销售“射场大米”的行为，侵犯了大米协会第3265993号“射陽大米及图”注册商标专用权。因此，判决以祝米厂、赵长军立即停止侵害大米协会第3265993号“射陽大米及图”注册商标专用权的行为。滨海县以祝米厂(以下简称以祝米厂)不服江苏省盐城市中级人民法院(2014)盐知民初字第00078号民事判决，提起上诉，请求撤销原审判决，驳回大米协会的诉讼请求。 

法院判决

江苏省盐城市中级人民法院一审认为：虽然以祝米厂与案外人朱坦签订有《商标使用许可合同》,但其在核定使用的商品上使用第5444659号“射場”注册商标时,实际上是将第5444659号“射場”注册商标和“大米”、“da mi”标识组合使用,使之浑然一体,形成一个新的标识—“射場大米”,这种组合使用方式已经改变第5444659号“射場”注册商标的显著特征。因此,以祝米厂的上述行为已不属于商标法保护的商标专用权的范围。以祝米厂在其生产、销售的大米上使用“射場大米”标识的行为,侵犯了大米协会第3265993号“射陽大米及图”注册商标专用权。 

江苏省高级人民法院二审认为，“射陽大米及图”作为集体商标,虽然在商标注册证上声明对“大米”放弃专用权,但基于该商标系地理标志商标,该地理标志商标由地名“射陽”和产品名称“大米”及图组成,因此在确定其禁用权范围时,仍应当限定于“射陽大米及图”的组合使用方式,并在侵权判定时将被控侵权标识与“射陽大米及图”地理标志商标进行整体比对。大米协会“射陽大米及图”地理标志商标具有较高的知名度和显著性。以祝米厂具有攀附“射陽大米及图”地理标志商标商誉的主观故意。相关公众容易对“射陽大米及图”地理标志商标及被控侵权标识“射場大米She chang da mi”产生混淆或误认。因此，驳回上诉,维持原判决。 

评 析

关于地理标志商标专用权保护范围的确定，我国《商标法》第十六条第二款规定，地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或人为因素所决定的标志。 

地理标志是一种特殊的商业标识,通常采用“具体地名+产品通用名称”的方式。在司法实践中,被控侵权人往往抗辩被控侵权行为系对上述地名和产品通用名称的合理使用,不构成商标侵权。对此,本院认为,我国《商标法》第十条第二款规定,县级以上行政区划的地名不得作为商标,但是,地名作为集体商标、证明商标的组成部分的除外；《商标法》第十一条规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志,不得作为商标注册。由此可见,单独的“县级以上行政区划地名”或者“产品通用名称”本身并不能获得商标注册,除非该地名与产品通用名称结合作为集体商标或证明商标。地理标志之所以采用“具体地名+产品通用名称”的方式获得商标注册,这是因为地理标志所标识的某一类通用产品的特定质量、声誉或其他特征基本上可归因于生产地的气候、地质、土壤以及品种等自然因素和与之相适应的生产技术、加工工艺等人为因素,因此在注册并实际使用地理标志商标时,往往需要在通用产品名称前加上地名,即连用“具体地名+产品通用名称”,以凸显来自该地区的该类通用产品具有特殊的品质及其特有的风格。 

因此，地理标志商标在一定意义上是将公用资源纳入了其商标专用权的范围,故在确定此类商标专用权的保护范围时,必须充分考虑公共利益和商标权利的平衡。即地理标志商标专用权与禁用权范围,都应当特别限定于“具体地名+产品通用名称”的组合使用方式。一方面,商标专用权的范围不能扩张到地名或者通用名称的单独使用方式。另一方面，其禁用权的范围不能不当剥夺他人合理使用地名或者产品通用名称的正当权利,不能扩张为禁止他人单独使用地名或者产品名称等其中一项要素,而他人也不能使用与地理标志商标中与地名相近似的文字加产品通用名称组合使用的标识。 

注释： 

[1] 参见江苏省盐城市中级人民法院(2014)盐知民初字第00078号。
[2] 参见江苏省高级人民法院 (2015)苏知民终字第00165号。