地名商标与地理标志冲突中的利益衡量

原告如皋酒厂地处如皋市白蒲镇，1997 年申请注册了“白蒲”文字外加菱形方框的组合商标 ，用于酒精饮料产品的商标。被告白蒲镇黄酒厂成立于2000 年 9 月， 经营范围为黄酒酿造，2001 年 5 月开始生产软包装黄酒， 软包装袋的中间同样标有醒目的、字体大小相同的“白蒲正宗黄酒 ”六个字。

原告如皋酒厂于 2001 年 7 月诉至江苏省南通市 中级人民法院 ,认为被告白蒲镇黄酒厂在其生产的黄酒软包装上使用 “ 白蒲 ” 二字 , 侵犯了原告拥有的 “ 白蒲” 商标专用权 , 故要求被告 白蒲镇黄酒厂停止侵害 、 赔礼道歉并赔偿经济损失 5万元 。 而被告白蒲镇黄酒厂辩称 : 被告白蒲镇黄酒厂事实上位于如皋市白蒲镇 , 在其生产的黄酒软包装上标明 “ 白蒲正宗黄酒 ” 字样 , 本意是表明该黄酒产于白蒲镇 , 且已通过南通市技术监督局的质量评定 , 是正宗合格的白蒲黄酒 。 被告并未侵犯原告的商标专用权 , 原告的主张缺乏法律依据 , 请求法院驳回原告如皋酒厂的诉讼请求。

南通市中级人民法院审理后认为 : 被告 白蒲镇黄酒厂在其生产的黄酒软包装上使用 “ 白蒲 ” 二字不构成对原告如皋酒厂的商标侵权 。依照《中华人民共和国商标法》第三十八条之规定 , 判决驳回如皋酒厂的诉讼请求 。双方当事人均未提出上诉 , 该判决现 已经发生法律效力。[1]

一、 问题的提出

在这个案例 中，“白蒲”既是地名商标 , 也是地理标志。 地名商标是将行政区划的称谓或其它地理区域的名称按法定程序直接登记注册的商标 。 由于我国的《商标法》并没有禁止县级以下行政区划的地名注册为商标 , 因此 , “ 白蒲 ” 作为如皋市白蒲镇的镇名 , 以它为名称而申请注册的“ 白蒲黄酒 ” 地名商标 , 从《商标法》的角度来看是应当合法有效的 ,原告如皋酒厂作为商标权人有权独占使用该地名商标 , 排除其他人的不当使用 。 另一方面 , “ 白蒲” 还表明了该商品来源于如皋市白蒲镇 , 由于黄酒是白蒲镇的特产 , 在当地采用传统的工艺酿造 , 具有悠久的历史和独特的风味 , 因此它特定的质量 、 信誉或者其他特征是与该产品的来源地区密切相关的 , 应当属于地理标志的范畴 , 在该地区 内符合条件的自然人 、 法人或者其他组织都有权使用该标志。 从以上角度来看 , “ 白蒲黄酒 ” 案表面上争议的是被告是否侵犯了他人的商标专用权 , 实质上反映出的是地名商标和地理标志的冲突问题。

在该案的判决中 , 法院虽然没有明确表示 “ 白蒲 ” 属于地理标志 ,但却认为 “ 白蒲黄酒是 用传统工艺酿制而成 , 并非原告如皋酒厂所独设 , 也并非仅为原告所掌握 , 应属于白蒲地区人们共有的无形财产” , 从而认定被告白蒲镇黄酒厂在其生产的黄酒软包装上使用 “ 白蒲 ” 二字不构成对原告如皋酒厂的商标侵权 ,判决驳回如皋酒厂的诉讼请求 。 该法 院的判决实际上是 从侧面保护了“ 白蒲黄酒 ” 这个地理标志 , 并认为尽管 “ 白蒲 ” 是已经获得注册的商标 , 但它却不能对抗地理名称的正常使用 , 从而解决了地名商标和地理标志的冲突问题。

二 、 关于地名商标与地理标志冲突的学说综述

当同一个地理名称既被注册为地名商标 , 同时又作为地理标志而受到保护时 , 就会在不同权利人之间产生冲突 。对于该种冲突 ,学术界存在着以下三种观点：

第一种观点认为应当适用商标权不得与在先权相冲突的原则 ,撤销注册的地名商标。理由是当前在审理知识产权冲突案件中 , 人民法院多采用保护在先权利原则 , 当地名商标和地理标志发生冲突时 ,应当维护地理标志的在先权 , 根据《商标法》第41条的规定 , 商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标[2]。

第二种观点认为应当维持地名商标 , 不保护地理标志。理由是由于历史的原因 , 我国的地理标志原先一直无法得到商标法的保护 , 有的企业只好通过注册为一般商品商标的途径加以保护 。 实际上 ,该商标经过该企业长期的使用和经营 , 已经具有了与该地名相分离的 “ 第二含义 ” , 已经完全成为一个商品商标而不再是地理标志 了。[3]

第三种观 点认为应当允许地名商标与地理标志并存 。理由是因为我国的历史原因 , 某些企业成为某些具有特殊意义的商标权利人，他们的权利无疑应当得到保护，但如果说这些企业希望扩张其权利 ,甚至不惜阻碍一个行业或一项产业的发展时 ,其权利必将受到质疑 。 因此应当允许两种权利并存 , 赋予该地理标志所标示区域的合法的厂家以合理使用权 , 作为对商标专有权的限制 , 同时需要明确规定各种合理使用的方式 。[4]

三 、地名商标和地理标志冲突中的利益衡量

（一）国际范围内的利益衡量

在国际范围内 , 主要存在着两种地理标志的保护模式 , 法国式的专门立法模式和美国式的商标法模式 , 而且这两种模式的国家在有关地理标志的国际保护模式上持相互对立的态度 。 事实上 , 地理标志不同保护模式的形成以及其在国际保护谈判中对立的背后是不同国家之间的经济利益衡量。

法国 、 瑞士等传统欧洲大陆国家之所以不断强调地理标志的保护 , 并采用了专门立法的保护模式 ,主要是因为这 些 国家大都历史悠久 , 有着特殊的气候 、土壤和传统的生产方式 , 盛产各种富有特色的产品 , 在世界上享有盛名 , 单独立法进行保护能很好地维护其在世界上的经济利益 。 而美国 、 澳大利亚 、 加拿大等国家在地理标志方面不具有优势 , 它们担心地理标志保护范围和力度的扩大 , 将对本国同类产品的生产和出口造成严重损害 , 因而它们以地理标志单独立法成本过高为由反对地理标志的单独保护 , 而采取了商标法的保护模式。

上述原产地产品生产国和作为产品主要消费国之间的利益之争反映到了有关地理标志的国际保护中。以欧盟为代表的一方积极要求在Trips协议中引人对地理标志的保护 , 而以美国为代表的一方则持反对的态度， 于是现有的Trips协议中有关地理标志的规定变成了双方谈判妥协 、 利益衡量的结果 。Trips协议对地理标志的保护仅限于葡萄酒和烈酒 , 并且规定对地理标志的保护不得阻止任何一个成员国内符合一定条件的对地理标志地在先使用 , 也不得损害符合一定条件的在先商标权。

(二) 我国国内的利益衡量

我国 国内有关地名商标和地理标志的冲突 , 从本质上看属于两种不同权利人之间的利益冲突 : 一种是商标权人对地名商标的专有权 , 一种是该地区所有生产经营者对地理标志的集体权和共有权。

首先是地名商标专有权 , 该权利本身就是利益衡量的结果。因为地名是一个地方的名称 , 它是一种公共资源 , 关系到社会公共利益 ；而商标权是一种私权利 , 专属于商标权利人 , 具有个体排他性 。如果将一个地名注册为商标 , 那就意味着在处于公共领域的资源被私人垄断了 , 这对众多的民众是不公平的 ,剥夺了其他人正常使用该地名的权利。为了使商标权人利益和社会公共利益之间达到平衡 , 各国通行的做法是允许将地名作为商标注册 , 不一概加以禁止 , 但同时又限制地名商标的注册 。我国对地名商标 亦采 用了限制注 册 的原则 。《商标法》第 1 0 条第 2 款规定 : “ 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名 , 不得作为商标 。但是 , 地名具有其他含义或者作为集体商标、 证明商标组成部分的除外 ; 已经 注册的使用地名的商标继续有效 。” 这样 , 地名商标在我国就大量存在了。

其次是存在于地理标志上的有关利益 。由于地理标志与商品的特定质量 、信誉或其他特征相关联 ,因而被生产经 营者用作参与市场竞争的手段 , 引导着消费者购买的趋向 , 蕴含着巨大的价值 , 是重要的无形资产 。 但地理标志和商标权不同 ,它是一种共有性 、 集体性的权利 ,属于产地区域内符合条件的所有的生产者共有 , 凡是在该区域内的符合生产条件的企业或个人均有权使用该地理标志 , 不能由某个企业或个人所垄断 , 属于集体资源。

由此可见 , 地名商标和地理标志作为两种重要的知识产权在现实生活中各 自发挥着 巨大的价值 , 当二者发生冲突时 , 不能简单地一律以地名商标排斥地理标志 , 或者一律以地理标志否定地名商标 , 这无论是对哪种权利人都是不公平的。在面对地名商标和地理标志的冲突时 , 应该客观地 、 历史地分析地名商标或地理标志的形成原因 , 依据诚实信用原则和在先权利原则 , 并根据效益最大化的要求来衡量不同权利人之间的利益 , 以妥善解决他们之间的冲突。

在我国 , 一般说来 , 都是地理标志产生在前 ,地名商标注册在后 。这是因为 , 地理标志往往是该地域内劳动人民智慧的结晶 , 经过多年发展而逐步形成的。 后来由于历史的原因国家允许将其注册为商标或者某些人出于私利的原 因抢先将其注册为商标 , 才出现了二者的冲突，而很少有先注册为地名商标后又发展的地理标志 。根据将地理标志注册为地名商标的不同原因 , 可以把我国现实生活中出现的地名商标和地理 标志 的冲突分为以下两种情形：

第一种情形是 , 地名商标是对地理标志的恶意抢注 。 这种情况下 ,应将地理标志纳人商标在先权利的范畴 , 并予以撤销。

保护在先权利是处理知识产权权 利冲突的最基本的一项法律原则。如果某一在后权利侵犯了他人已经合法存在并且受法律保护的权利 , 那么 这种权利就不能受到法律保护 。 如前所述 , 地理标志是属于一 定地域范 围内符 合条件的所有生产者的共有 财产 , 凡在该区域 内的符合生产条件 的企业或个人均有权使用 。 如果某个当事人是为了 垄断公共资源 , 独 占使用共有财产而 进行恶意抢注的话 ,就 不应当对该商标给予保护 。 在这种情况下 , 应将地理标志纳入商标在 先权利的范畴 , 根 据 《商标法》 第 4 1 条规 定 , 已经注册的 商标 , 违反本法第 1 6 条规定 的 , 自商标注册之 日起 5 年 内 , 商标所有人或利害关系人可 以请 求商 标评审委 员会撤销该注册商标。

第二种情形是 ,地名商标是由于历史的原因而形成的 。 在这种情况下 , 应当允许该地名商标合法存在 , 但其他人仍然有权善意地合理使用地理标志 。

由于历史的原因 , 我国的地理标志原先一直无法得到法律的保护 ,有的企业只好通过注册为一般商品商标的途径加以保护 。 并且 ,该种商标经过该企业的长期使用 , 已经取得了相当的知名度 ,如果撤销该地名商标 , 则对该商标所有权人不公正 , 对于其他使用 权人来说也有搭便车之嫌。 因此 ,在这种情况下 ,应当兼顾到地名商标所有权人和地理标志权利人两者之 间的利益 ,一方面不能撤销已经存在的地名商标 , 承认其合法性 、 保护其商标专用权 , 另一方面又不得不削弱其专有性 , 允许符合地理标志条件的使用者对该名称的合理使用 。

该种地理标志的合理使用可以表现为以下几个方面 : 第一 , 合理使用的主体应当限制在该地名所辖行政区域范围内企事业单位和个人 , 该地域以外的单位或个人使用属于侵犯他人的商标专有权。 第二 ,合理使用的方式可以包括允许他人表明产地来源将地名用于商品包装、在注册企业名称时使用该地名 、他人申请注册商标时所申请注册的商标中包含有该地名 , 但禁止使用相同的地名作为相同或类似商品的商标 。 第三 , 应当是善意使用 , 即符合地理标志的使用者仅是为了表示商品的来源地而善意地使用 , 不得故意混淆地名商标和地理标志 , 造成消费者的误认 ; 第四 , 应当对驰名商标给与特殊保护 。 各国都对驰名商标给与扩大保护 , 因此 ,如果地名商标构成驰名商标 , 那么就不得随意使用相同的地理标志。[5]

四、结论

在我国 , 有关地名商标和地理标志的冲突目前还没有一部统一的法律解决 , 这导致 了司法实践中处理结果的混乱 。 那么 , 我国究竟是应当采用美国的商标法模式 , 进一步完善商标法中有关证明商标和集体商标的相关规定 , 还是采用法 国的专门立法模式 , 制定统一的地理标志法呢?

笔者认为 , 采用何种方法解决上述冲突以及选择何种模式对地理标志进行保护 , 都应该立足于我国的国情 , 并以促进本国经 济发展和保护本 国最大利益为其根本 出发点 。 中国作为具 有悠久历史文化传统的国家 , 特色产品和地理标志资源极为丰富 , 地理标志的保护对我国的发展尤其是农业的振兴具有特殊的意义 。地理标志是一种自然性权利 , 它 的取得并不需要某种法定的程序 , 在我国 , 已经具备地理标志保护条件 的但 尚未履行登记注册的地理标志大量存在 , 如果我国对地理 标志的保护仅靠申请注册为证 明商标 或集体商标来进行的话 , 就会使很多事实上存在的地理标志 得不到应有的保护 , 这显然是和我国的国情相悖的。因此 , 惟有采用专门立法模式 , 对地理标志进行单独保护 , 才能在我国有效地保护地理标志 。 另外 , 根据 Trips协议 , 如果某一地理标志在本国都未得到法律保护 , 也就不能要求在其他成员国享受法律保护 , 使得我国对于地理标志的单独保护显得更为必要。

尽管我国国家质量监督检验检疫总局已经于 2 00 5 年 5 月 1 6日审议通过 《地理标志产品保护规定》 , 且该规定对地理标志产品的申请受理 、 审核批准 、 地理标志专用标志 注册登记和监督管理作了详细的规定 , 但这仅仅还是 “ 规定 ” , 属于行政规章的范畴 , 在法律的效力等级上仍次于《商标法》 , 而且该 规定缺少对地理标 志的撤销及无效等重要规定 , 所以还不 能有效保护地理标志的相关权益 , 也无法解决地名商标和地理标志之间的冲突问题 。 因此 , 笔者认为 , 我国应该选择专门立法模式 , 制定统一的《地理标志保护法》 , 以进一步加强对地理标志 的法律保护 , 并很好地解决地理标志和其他权利之间的冲突问题 。

注释 :

[1]王 平 , 绍云 , 刘琦 : 《从 “白蒲黄酒”案看地名商标保护的相关法律问题 》 , 《 知识产权》 , 2 0 02 年第 3 期 。
[2]王连峰 : 《地理标志与地名商标的冲突及法律适用》 , 知识产权文丛 ( 第 1 0卷 ) , 第 1 9 8 一 2 0 4 页 , 中国方正出版 社 。
[3]张伟君 : 《地名商标与地理标志冲突的法律调整》 , 《中华商标》，2 0 02 年第 7期 。
[4]李祖明 : 《地理标志的法律保护——金华火腿商标纠纷引发的思考》， 知识产权文丛 ( 第 1 0 卷 ) , 第 29 0 一 19 7 页 , 中国方正出版社 。
[5]陈辉 , 刘瑜 : 《谈地名商标的法律特性 》, 《人民司法》 , 2 0 03 年第 8 期 。