模型可以使用轿车的外观造型

基本案情 

1999年，宝马公司向国家知产局提交了一款汽车的外观设计专利申请书，申请名为“轿车”，专利号为99312494.1，授权公告日为2000年5月10日。2003年，锦江公司向专利局申请了“玩具汽车(2)”的外观设计专利，专利号为03359894.0，授权公告日为2004年2月4日。2004年11月，宝马公司向专利复审委提出无效宣告请求，认为锦江公司的“玩具汽车(2)”的专利侵犯了宝马公司在先的外观设计专利权，丧失了新颖性，应为无效专利。2005年6月，专利复审委做出决定，认为“玩具汽车”和“轿车”在用途上存在明显差别，不属于相同或相近种类的产品，另外，锦江公司在玩具汽车领域申请专利在先，因此不用对比其玩具汽车和宝马汽车是否构成近似，遂作出维持锦江公司专利权有效的决定。宝马公司不服提起诉讼。北京市一中院维持复审委的审查决定。[1]

法理分析
 
本案涉及到外观设计专利中的侵权判定标准。在司法实践中，判定外观设计专利侵权主要是依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）中的第九条、第十条和第十一条，三条规定明确了以“相同或相近类别产品”作为判断范围、以“一般消费者”作为判断主体、以“整体比较”作为判断方法。由于我国目前尚不对“部分外观设计”[2]进行保护，因此这种侵权判定模式对“整体”的突出令人印象深刻，不妨称之为“整体比较”模式。

（一）《解释》中的“同类产品”
 
《解释》第九条规定的“同类产品”判断范围指的是，判断授权外观设计和被诉侵权设计是否构成相同或近似之前，先要判断这两种设计所应用的产品在种类上是否构成相同或者近似，而判断的依据是产品的用途，主要参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素，见下表。对非同类产品（产品种类不相同也不近似）的外观设计即可认定不相近似。

（二）混淆标准对我国司法实践的影响 

混淆标准是由美国联邦最高法院在1871年的Gorham一案[3]中确立的侵权判定标准。在该案中，被告被控侵权的餐具与原告获得外观设计专利授权的餐具在外观上的相似是否构成实质相同成为焦点问题。下级法院认为虽然有局部相似，但不构成实质相同。美国联邦最高法院最终推翻下级法院判决，认为，如果普通观察者看到后一件外观设计后误以为是前一件外观设计，即两件外观设计达到混淆的程度，则后者构成对前者的侵害。混淆标准由此确立，并被其他国家普遍采用。

混淆标准虽然在我国专利方面的法律规定中没有明文表述，但是在立法理念上和司法实践中却被奉为圭臬，例如，外观设计侵权纠纷案件中引用频率极高的前述《解释》第九条、第十条、第十一条的规定即深受混淆标准的影响。在富士宝诉家乐仕专利侵权案中，最高人民法院以公报案例的形式，强化了混淆标准对侵权判定的意义。在该案中，判决主文认为，侵权产品与原告专利产品的外观区别在整体上并不显著，容易使普通消费者在视觉上产生混淆，应该被认定为相近似，构成侵权。[4]这一公报案例的意义在于，它从某种程度上认可了外观设计专利权也是防止普通消费者混淆之权。[5]

（三）对“混淆”和“同类产品”的质疑
 
随着理论研究的持续深入和司法实践的不断扩展，对“整体比较”判定模式理论上的质疑和实践中的挑战不断涌现，混淆标准以及“整体比较”三要素开始显露出越来越多的缺陷和不足。

我国在外观设计侵权判定上之所以要考虑“相同或相近类别产品”作为前提，是考虑到只有同类产品对比才有意义，不同种类的产品上的外观设计不会使判断主体产生混淆，例如应用同样外观设计的电视机和冰箱不会让消费者产生混淆。因而，如果对比的产品不属于同类产品，则一般不能进行比较，更不能进行侵权判断。[6]然而，这一看法正受到越来越多的质疑。

外观设计固然要和产品结合，但是，同一种外观设计往往并不限于只能用于一类产品，当它与不同种类的产品结合时，都可能产生美感。对于很多由图形、颜色组成的外观设计而言，不但可以在形状轮廓相似的不同类产品上得到应用，甚至能在形状大相径庭的不同类产品上进行转用，产生相应的美感。例如，某一汽车厂设计了一款新型的轿车，该轿车的外观设计取得了专利保护，如果生产玩具或模型的另一厂家生产了这种造型的轿车玩具或模型（显然是沿袭了该汽车厂的设计成果），但由于两者不在同一个外观设计分类的大类，而根据保护范围的限定，后者不构成对前者的侵权。而这显然对权利人是不公平的。

正如有学者所指出的那样，外观设计中混淆标准实质上是对商标法一般消费者“防止混淆”理论的借用。这种理论的借用虽然能部分解决侵权判定中的问题，但是却忽略了商标和外观设计保护存在本质的不同。[7]商标保护的立足点在于强化商品与商品制造者和商品来源地的联系，因此需要防止消费者对商品的来源发生混淆、误认；而外观设计保护的立足点并不是让消费者通过视觉在专利产品和发明创造人之间建立联系，即不是为了帮助消费者更有效的区分，而在于保护外观设计的创新活动。[8]正如2000年美国最高法院在“撒马拉兄弟公司诉沃尔玛”一案[9]中指出的，“产品外观设计几乎毫无例外地出自与识别来源无关的目的。消费者知道，即便是最不寻常的外观设计（如一个企鹅形状的鸡尾酒杯），也并不是用来识别来源，而是为了使产品本身更加有用或者更美观。”因此，不应给外观设计设定过多的功能，防止商品混淆的功能完全只应由商标来承担。可见，消费者是否发生混淆与外观设计是否应该得到保护在本质上并无必然的因果关系，当消费者不发生混淆时，并不意味着与授权外观设计比对的被诉侵权设计就必然不构成侵权。因此，对于文首的宝马外观设计案，笔者认为，其判定结果值得商榷。

（本文仅代表作者个人观点）

注释：
[1] 罗贤水：“与轿车相似的玩具汽车外观专利侵权吗？”，载“知产团”微信公众号。
[2] 部分外观设计指对产品上的某一部分的形状、图案及位置关系进行的新设计。
[3] Gorham Mfg. Co. v. White, 81U.S. 511, 20L.Ed 731, 14 Wall. 511(U.S.,1871).
[4] 参见《中华人民共和国最高人民法院公报》1999年第2期。
[5] 应振芳：《外观设计研究》，知识产权出版社2008年版，第179页。
[6] 程永顺：《浅议外观设计的侵权判定》，载《知识产权》2004年第3期。
[7] 欧阳峰、刘宇晖、梁平：《对外观设计专利侵权判定标准的几点质疑》，载《电子知识产权》2007年第3期。
[8] 吴观乐：《试论外观设计专利保护的立足点》，载《知识产权》2004年第1期。
[9] Wal-Mart Stores,Inc.v.Samara Brothers,Inc., 529U.S.205(2000).