知识产权战如何打：商标申请在先，专利再先行

作者：陶国南、沈建锋 上海申浩律师事务所合伙人

知识产权纠纷近年来屡见报端。过去企业常规的武器是广告战、价格战，现在更多的是通过商标战、专利战来争夺市场份额。这场无硝烟的战争，目前出现了一些新的发展态势，卷入知识产权纷争的企业数量、规模，以及牵涉的利益都在不断升级。

面对知识产权战，企业应该如何应对？

商标申请在先

商标素有企业“黄金名片”之称，是维系企业产品与客户之间联系的纽带。商标作为企业知识产权的重要组成部分，代表着企业的核心竞争力。企业应提早做好商标布局。

首先，商标设计应具有显著性。商标应当具有显著性且便于识别，商标显著性的高低直接决定了相关公众对该商标以及企业印象的深浅。企业在申请注册商标时，应尽量使用臆造性的标识，并最好与企业字号紧密相连，避免使用地名、产品通用名称等不具有显著性的文字或标识。建议企业在选择设计商标前，充分了解准备申请注册的商标与他人已注册或正在注册的商标是否相同或近似等，这样会大大降低风险，提高商标注册的成功率。

同时，企业在设计商标时，还应注意原始权利的权属问题。因为商标往往是由企业的员工或者委托专业的设计单位或个人设计，因此，企业应当以书面协议的方式取得商标的所有权利，以避免未来不必要的权属纠纷。“市场未动，商标先行”，这是企业商业战略的基本原则之一。企业应及时将精心设计的商标进行注册登记，商标经核准注册后才能受《商标法》的保护。企业通过对商标的检索查询之后，如果没有商标相同或近似的风险，企业应尽快对商标进行申请注册。

现实中，有的企业由于不断改变经营方针，想等业务稳定后再注册商标，这恰恰陷入了一个误区。因为我国商标实行的是“申请在先原则”，即两个或两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或近似的商标申请注册的，申请在先的商标，其申请人可获得商标专用权。如果企业没有及时注册商标，而该商标一旦被他人抢注，企业则会陷入要么花费大量金钱赎回商标，要么被迫放弃已有一定知名度的原商标的两难境地。

企业在申请知识产权专利的时候商品或服务的类别应尽可能全面。商品或服务商标的注册是有类别限制的，总共有45个类别。企业在进行商标战略布局时，须结合企业自身的发展前景，根据其业务、产品或服务来选择商标注册的内容及类别，在尽可能多的品类上进行商标注册申请，避免被竞争对手以蹭热点的方式在相关类别上抢注相同或近似的商标。企业可以采取注册防御商标的形式对企业商标进行全方位保护，以防范不法商家“傍名牌”、“搭便车”抢注商标的行为，这尤其对于广告宣传投入量大、力求创立驰名品牌形象的企业来说，具有重大的战略意义。

企业应首先在其主营业务所在的商品或服务类别上进行商标注册，同时还应在产品类别或企业经营范围相近似的类别上尽量予以注册。建议在申请时进行适当的品类延伸，可以考虑企业未来产品的上下游拓展，是否会有子品牌的产生；考虑未来产品如果要做交易闭环的话可能会涉及哪些领域，进而判断在本领域以外的相关行业类别上进行哪些延伸。

此外，也要注重境外注册。如果企业准备对外出口产品或服务，建议产品、服务与商标“齐步前进”，即“产品走到哪，商标也到哪”，避免在境外遭遇商标被抢注的风险。企业应紧密联系自身产品，调查研究拟出口国家和地区的情况，制定境外商标注册规划和布局，绝不能等到产品打开市场后再考虑商标注册的问题。一旦企业的商标将来在境外被他人抢注，那么日后企业为了取得该商标的权利，将耗费巨大。

商标的维护应系统化。企业应采用系统化管控软件，时刻把控注册商标的动态，定期进行商标查询、检索，以便及时发现他人注册相同或近似商标的行为，防止他人注册相同或者相近似的商标。如发现他人在同类或者类似商品或服务上注册了相同或者相近似的商标，要及时向商标局提出异议，阻止他人注册争议商标。

随着业务的不断发展壮大，企业申请的注册商标数量也会逐年递增，这其中会涉及到商标的类型、申请时间、申请进度、续展等一系列问题，如果得不到有效的系统监管，最终可能会导致商标被“撤三”、错过续展时间导致被注销等风险。这在信息战中无疑是致命的短板，会极大地阻碍企业的发展。

专利再先行

乔布斯曾说过：“我们会为苹果的一切申请专利，即便是用不上的东西，也要申请专利”。对于生产型企业来说，企业可以利用专利快速打开市场并抢占市场份额；对于以技术为核心的企业来讲，如果对于自己的核心技术无法确保用商业秘密进行保护，那么就得尽快地申请专利。专利可以为公司的产品保驾护航，不至于被抄袭或仿照后束手无策。在市场竞争日益激烈的今天，专利技术既是企业保护自身利益不被侵犯的手段，更是占取市场优势对抗竞争者的武器。

首先要树立“专利先行”的观念。发明、实用新型、外观设计专利都要求具备新颖性，因此专利一旦公开，新颖性便会丧失。笔者遇到的一些企业中，在还未进行专利申请的情况下，就急于对新产品进行了市场推广，又或者通过微信朋友圈、QQ空间进行了公开，导致该专利丧失了新颖性，此种情况下，企业即使取得了专利证书，也相当于拿到了一张废纸。因此，企业要注意在产品公开上线之前，一定要就核心技术进行专利申请，以维持其产品的竞争优势。

通过对现有技术的检索，可以准确地了解该技术领域的专利现状，以决定本企业研发的突破口和关键点。业内龙头或者深耕多年的企业，都会对其技术创新进行专利申请，以塑造行业壁垒，降低潜在进入者的威胁。因此专利现状检索可以直接了解竞争对手的技术创新和专利布局。

确定技术创新的保护方案。技术创新后，企业应及时确定其保护方案。如果本领域技术人员无法通过产品推导出对应的技术方案，则企业可以考虑采取技术秘密保护。如果可以通过产品的特征推导出实施的技术方案，无论该技术创新度如何高，则只能采取专利保护。比如企业在产品研发过程中，由于研发尚未完成，尚不能申请专利保护，因此需要注意进行商业秘密的保护，以避免他人利用企业的研究成果抢先完成产品研发，抢先申请专利。

很重要的一点是要及时申请专利。我国专利采取“先申请原则”，即同一技术方案被两个以上的人申请专利保护的，专利权只授予最先申请的人。因此企业的技术成果应及时申请专利，以避免被他人先申请或公开。在确定完申请哪些专利技术之后，企业不能只申请一个专利，而要在技术的四周布局一些相关专利，形成一套有价值的专利组合。企业应进行充分的技术挖掘，合理利用各种专利类型的特点，采取组合拳的方式，为企业的产品方案和技术成果提供完整的保护。因为针对一个技术如果只做单一专利的保护，则企业产品的核心技术便很容易被竞争对手模仿。只有当企业对其产品包含专利周边的技术也同时做了申请，才能给企业的产品带来最大的竞争优势。

同样要注重海外专利布局。专利的地域性，决定了企业要想走国际化，就必须做好海外专利的合理布局，以提升国际竞争力。企业必须在专利数量、质量上进行快速积累，只有拥有了一定数量、布局合理的海外专利，企业在面对专利纠纷时才能有足够的谈判筹码和底气。

一方面，企业可以通过巴黎公约直接申请海外专利；另一方面，企业还可以通过专利合作条约（PCT），先在本国进行专利申请，然后再通过国家阶段申请来进入国外的知识产权局。通常来讲，如果企业想在短期内完成初步的海外布局，则巴黎公约的授权效率一般会高于PCT申请。企业在进行海外专利布局前，应事先进行充分的专利检索和分析，了解拟进入国家和地区现有产业的技术现状、专利分布情况，竞争对手的专利布局，以及可能容易发生专利纠纷的薄弱环节和重点环节，提前做好防范和预警措施。

要提早确立专利侵权处理方案。如企业涉嫌侵犯他人专利权，应在收到侵权警告函后，委托专业人士进行分析和评估是否构成侵权。如果构成侵权，应当积极采取措施立即停止侵权，并积极主动地与权利人进行协商解决，尽可能地不让对方起诉到法院。当协商解决不成时，可以请求管理专利工作的部门给予调解，该种纠纷解决方式最为简便、直接、快捷，比通过法院诉讼节省时间、费用和精力。企业如果发现产品被他人侵权后，应第一时间固定证据或给对方发正式的警告函，告知对方已构成侵权，责令对方尽快停止侵权，也可以同对方和解或者找管理专利工作的部门进行调解，同时可以索要因侵权造成的损失和技术使用费。若对方在得知自己侵权后仍不停止侵权，企业还可以通过法律途径进行诉讼，聘请专业的律师，尽快搜集和固定证据，为将来的诉讼和索赔做好准备。同时，企业还可以向侵权产品所销售的平台进行投诉，要求采取删除链接、下架等措施。

此外，可以实现专利的货币化。企业可以通过专利许可方式来实现专利的市场价值，这也是企业将专利研发作为成本中心向利润中心转变的关键。就专利许可而言，企业应该对其许可对象进行挑选并实施评估。一个有价值的专利可以换来其他企业的多份专利许可，现实商业活动中，企业之间的交互许可普遍存在，各取所需。同时，企业还可以通过及时申办政府的奖励和资助等，充分发挥专利的市场价值。