专利权侵权中被告应承担的原告律师费确定规则

【判决要点】

被诉侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余所附加的色彩、图案等要素,属于额外增加的设计要素,对侵权判断不具有实质性影响。否则，他人即可通过在授权外观设计上简单添加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权，这无疑有悖于专利法鼓励发明创造、促进科技进步和创新的立法本意。

律师费用的收取系当事人与律师之间意思自治的结果，本院不予干涉。但法律所规定的要求侵权人承担的原告开支，应当限制在合理范围内，超过合理范围的数额不应由侵权人承担，故本院根据本案案件复杂程度、律师工作量、实际判赔数额与请求赔偿额，参考司法行政部门规定的律师收费标准,酌定被告得力公司支付原告律师费用5万元。

原告：上海晨光文具股份有限公司（以下简称“晨光公司”）

被告：得力集团有限公司（以下简称“得力公司”）

来源：上海知识产权法院(2016)沪73民初113号民事判决书


【案情简介】

原告晨光公司是名称为“笔(AGP67101)”的外观设计专利的专利权人，专利号为ZL200930231150.3。2015年11月，原告发现，被告得力公司制造并销售得力思达A32160波普风尚中性笔，被告坤森公司亦在天猫商城许诺销售、销售该产品。原告认为，该产品与原告外观设计专利产品属于相同产品，且外观设计近似，两被告的行为构成对原告专利权的侵犯，故提起诉讼。

被告得力公司辩称，虽然被诉侵权产品是其制造并销售的，但该产品与原告专利外观设计不相同也不近似，被告行为不构成对原告专利权的侵犯。即使构成侵权，原告诉请的赔偿数额及合理费用也过高。被告坤森公司未作答辩。

另查明，国家知识产权局依原告请求就涉案专利出具了评价报告称，作出“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”的初步结论。本案诉讼期间，被告向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。国家知识产权局专利复审委员会作出审查决定，认为授权外观设计与对比设计不构成实质相同，维持涉案专利权有效。


【判决观察】

本院认为：ZL200930231150.3号“笔(AGP67101)”的外观设计，经国家知识产权局依法授权，仍在有效期限内，原告享有的专利权依法应当受到保护。被告得力公司未经许可制造、销售外观设计专利产品的行为及被告坤森公司未经许可许诺销售、销售外观设计专利产品的行为构成对原告专利权的侵犯，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。理由如下:

一、被诉侵权设计落入原告外观设计专利权的保护范围，两被告的行为构成对原告外观设计专利权的侵犯

本案中，被诉侵权产品与原告专利产品均为笔，系相同种类产品。两者在整体视觉效果上存在一定差异，外观设计并不相同。因此,案件主要争议在于,被诉侵权设计与授权外观设计是否构成近似,即两者在整体视觉效果上是否存在实质性差异。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条的规定，在判断被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上是否存在实质性差异时，既应考虑被诉侵权设计与授权外观设计的相似性，也应考虑其差异性。应分别考察被诉侵权设计与授权外观设计的相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响，根据整体观察，综合判断的原则进行判定。

就相同设计特征来说，授权外观设计的笔杆主体形状、笔杆顶端形状、笔帽主体形状、笔帽顶端形状、笔帽相对于笔杆的长度、笔夹与笔帽的连接方式、笔夹长出笔帽的长度等方面的设计特征，在整体上确定了授权外观设计的设计风格，而这些设计特征在被诉侵权设计中均具备，可以认定两者在整体设计风格及主要设计特征上构成近似。

对于两者所存在的区别点对整体视觉效果的影响，本院认为：1.笔夹内侧的平滑设计系惯常设计，且处于一般消费者不易观察到的部位，对整体视觉效果的影响极其有限；2.笔夹下端的弧形区别，仅是整支笔乃至笔夹的细微局部差别，不足以影响整体视觉效果；3.笔夹外侧的长方形锥台突起虽然在笔夹上占据了较大面积，但笔夹对于笔的整体视觉效果的影响首先在于它的整体形状、大小、与笔帽的连接方式及长出笔帽的长度比例等，在这些因素均相同的情况下，笔夹外侧的锥台突起对于整支笔的整体视觉效果影响有限，不足以构成实质性差异；4.笔杆上的凹线设计位于笔杆靠近笔尖约三分之一处，只是横向环绕在笔杆上，面积很小，属于局部设计特征，对整体视觉效果的影响亦有限。综上，被诉侵权设计与授权外观设计所存在的上述四点区别设计特征，不足以构成对整体视觉效果的实质性差异。

被告得力公司认为，被诉侵权设计采用了与授权外观设计不同的色彩和图案，这种色彩和图案对整体视觉效果会产生重要的影响，因此与授权外观设计不构成近似。对此，本院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。形状、图案、色彩是构成产品外观设计的三项基本设计要素。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第二十八条的规定，外观设计请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。本案授权外观设计的简要说明中并未明确要求保护色彩，因此，在确定其保护范围及侵权判定时，不应将色彩考虑在内。此外，从图片或照片中显示的授权外观设计来看，其并不存在因形状产生的明暗、深浅变化等所形成的图案，故在侵权判定时，图案要素亦不应考虑在内。被诉侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余所附加的色彩、图案等要素，属于额外增加的设计要素，对侵权判断不具有实质性影响。否则，他人即可通过在授权外观设计上简单添加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权，这无疑有悖于专利法鼓励发明创造、促进科技进步和创新的立法本意。因此，对于被告得力公司的上述意见。本院不予采纳。

综上，本院认为，根据整体观察、综合判断的原则，被诉侵权设计采用了与授权外观设计近似的设计风格，使用了影响授权外观设计整体视觉效果的设计特征，其与授权外观设计的区别点不足以对整体视觉效果产生实质性影响，即不构成实质性差异。因此，被诉侵权设计与授权外观设计构成近似，被诉侵权设计落入原告外观设计专利权的保护范围。

二、两被告应当承担停止侵害的民事责任，被告得力公司还应承担赔偿损失的民事责任

对于赔偿数额，本院认为，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十七条规定，本案中，原告要求按照被告得力公司的侵权获利计算赔偿数额，但其所提供的证据不足以成为证明得力公司所获利益的初步证据。而得力公司所统计的销售成本及利润，无其它证据佐证，亦无法确认真实性及客观性，因此也无法采信。在此情况下，本院可以根据法律规定及原告请求，根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，适用法定赔偿，确定赔偿数额。

在适用法定赔偿时，本院结合本案具体情况，主要考虑以下因素:1.原告专利为外观设计专利；2.专利有效期自2009年11月26日开始，侵权行为发生时保护期已近半；3.笔类产品的利润有限；4.消费者在选购笔类产品时，除形状外，笔的品牌、笔芯质量、外观图案、色彩等，都是其主要的考虑因素，即得力公司使用授权外观设计形状所获侵权利润只是被诉侵权产品获利的一部分，不能将被诉侵权产品的全部利润作为本案侵权获利。根据以上因素，结合本案其他情节，本院确定被告得力公司赔偿原告经济损失5万元。

对于原告主张的其为制止侵权支出的合理费用，庭审中原告明确为律师费20万元。本院认为，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，原告的确委托了律师进行诉讼，并支付了诉讼法律服务费20万元。本院尊重包括律师在内的所有诉讼参与人在本案查清事实、分清责任过程中所作出的努力。律师费用的收取系当事人与律师之间意思自治的结果，本院不予干涉。但法律所规定的要求侵权人承担的原告开支，应当限制在合理范围内，超过合理范围的数额不应由侵权人承担，故本院根据本案案件复杂程度、律师工作量、实际判赔数额与请求赔偿额，参考司法行政部门规定的律师收费标准，酌定被告得力公司支付原告律师费用5万元。

本案原告及被告得力公司均为国内较有影响的文具生产企业，在新产品的自主研发上更应投入更多的精力，对自身产品研发过程中涉及的法律风险也应有较为专业的认知。被告得力公司未付出创造性劳动，通过在原告授权外观设计的基础上，改变或添加不具有实质性区别的设计元素以及图案和色彩，实施原告外观设计专利，构成对原告外观设计专利权的侵犯。被告坤森公司销售、许诺销售被诉侵权产品，亦构成对原告外观设计专利权的侵犯。两被告应当承担相应的民事责任。

综上，判决如下：一、被告得力公司于本判决生效之日起立即停止制造、销售侵犯原告专利的侵权产品；二、被告坤森商贸公司于本判决生效之日起立即停止许诺销售、销售侵犯原告专利的涉案产品；三、被告得力公司赔偿原告陈冠公司经济损失50，000元及制止侵权的合理费用50，000元。