主张商业秘密侵权需对商业秘密符合法定条件负举证责任

【判决要点】

公司高级管理人员离职后创办与原公司业务相同的企业，在经营中使用与该公司权利商标近似的标识，构成侵害该公司注册商标专用权；在经营和宣传中冒用该公司所获得的荣誉、虚构与该公司的关系，属于虚假宣传行为，构成不正当竞争。

公司主张离职高级管理人员在创办新企业的过程中，实施了侵害其商业秘密的行为时，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任，否则其诉讼主张难以得到支持。

在确定损害赔偿责任时，权利人所主张的实际损失应与涉案侵权行为具有因果关系，当其经营损失并不完全由涉案侵权行为导致且权利人不积极履行举证义务时，损害赔偿数额由人民法院酌情确定。

上诉人（一审被告）：哈尔滨市美雀装饰工程有限公司。

上诉人（一审被告）：崔某某，哈尔滨市美雀装饰工程有限公司总经理。

被上诉人（一审原告）:哈尔滨麻雀装饰工程设计有限公司。

麻雀公司与哈尔滨山河软件有限公司分别于2012年10月20日、2016年7月21日签署《商标使用许可协议》约定：哈尔滨山河软件有限公司将第1483399号、第1499608号、第1430790号、第16945684号、第16945718号、第16945705号注册商标许可麻雀公司使用。使用许可商标的地域：哈尔滨市，商标使用许可的种类：普通使用许可，使用许可期限至2018年3月1日止。

2016年5月22日，崔某某等人向麻雀公司递交署期为当日的《离职申请》。此后，以崔某某为法定代表人的美雀公司成立，经营范围为室内外装饰设计与施工；经销装饰材料，营业期限为长期。美雀公司成立后，使用了涉案侵权商标。麻雀公司发现，崔某某本是麻雀公司的高级管理人员，却作为美雀公司的股东和法定代表人成立与麻雀公司经营同类业务的美雀公司，使用由麻雀公司享有使用权的商标标识，并举示崔某某与麻雀公司员工的微信截图证明崔某某存在号召麻雀公司员工停工的行为。基于上述行为，麻雀公司向一审法院起诉请求：

1.美雀公司停止侵犯麻雀公司‘麻雀装饰’注册商标专用权的行为；

2.美雀公司停止对麻雀公司的虚假宣传、侵犯商业秘密、侵犯企业字号等不正当竞争行为；

3.美雀公司、崔某某共同赔偿麻雀公司因商标侵权行为及不正当竞争行为造成的经济损失500万元；

4.美雀公司在市级媒体《新晚报》上公开登报澄清事实、消除影响；

5.诉讼费用由美雀公司、崔某某负担。

一审法院认为，本案争议的焦点主要体现在三个方面，分述如下：

一、关于美雀公司是否侵犯了涉案注册商标专用权

麻雀公司与涉案注册商标所有权人哈尔滨山河软件有限公司就涉案注册商标签订的《商标使用许可协议》，属于普通使用许可合同。麻雀公司是涉案注册商标普通使用许可合同的被许可人，经涉案注册商标所有权人授权，以自己的名义对被诉商标侵权行为提起本案诉讼，符合法律规定，是适格的原告。

美雀公司与麻雀公司的经营范围均包括室内外装饰设计与施工，两者均从事装饰设计与施工服务，在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同。美雀公司从事的装饰设计服务与涉案第1430790号、第1499608号、第16945684号、第16945718号注册商标的核定服务项目相同，属同一种商品（服务）；美雀公司使用的商标标识，与上述涉案注册商标构成近似。故而美雀公司未经涉案注册商标权利人许可，在同一种商品上使用与上述涉案注册商标近似的商标，容易导致混淆，侵犯了上述涉案注册商标专用权。

二、关于美雀公司是否构成不正当竞争

美雀公司使用与“麻雀”相近似的“美雀”作为企业字号，使用与“麻雀装饰”相近似的“美雀装饰”作为企业简称，宣称美雀公司是麻雀公司改名的公司，是麻雀公司的分公司，冒用麻雀公司获得的荣誉，以麻雀公司的名义招揽业务，将麻雀公司的客户业务带到美雀公司，使用带有麻雀公司标识及“麻雀装饰”字样的经营物品，使相关公众误认为美雀公司与麻雀公司存在特定联系，误认为是麻雀公司的商品，造成混淆，侵犯了麻雀公司的企业名称权，构成不正当竞争。“麻雀装饰”还是麻雀公司具有区别商品来源的显著特征的商品名称，是麻雀公司知名商品特有的名称。美雀公司擅自使用麻雀公司知名商品特有的名称及与麻雀公司知名商品近似的名称，造成混淆，使相关公众产生误认，属于不正当竞争行为。

美雀公司的上述行为，亦属于虚假宣传不正当竞争行为。美雀公司是在2016年9月1日新成立的企业，却宣称“美雀公司”是全国家装模式领先的整装公司，公司前身为曾为哈尔滨服务20年的著名装饰品牌公司；“成长为中国住宅装饰行业的领军企业”。美雀公司不能举示其所宣称的荣誉证书等原件，冒用麻雀公司获得的荣誉作为其并未取得的荣誉进行展示。美雀公司构成虚假宣传不正当竞争。

崔某某是美雀公司的股东和法定代表人。美雀公司、崔某某举示的《职工基本养老保险缴费流水情况》《职工基本养老保险个人账户》，不能否定崔某某在麻雀公司任职，是麻雀公司高级管理人员的事实。崔某某在微信中号召“暂停，告诉公司停业整顿”，引发相关人员响应：“明天所有工地除美雀工地外全部停工”；“所有人，如果公司有人给你们打电话问在哪里干活那，不要说在美雀干活那；明天继续停工”。崔某某本是麻雀公司的高级管理人员，却作为美雀公司的股东和法定代表人成立与麻雀公司经营同类业务的美雀公司，并号召给麻雀公司停工。崔某某的行为，属于《中华人民共和国公司法》第二十一条所禁止的公司高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，以及第一百四十八条所禁止的利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务和违反对公司忠实义务的行为，违反了竞业禁止和对公司忠实等义务。

崔某某在2016年7月3日签署的《麻雀公司高层管理人员2016年上半年绩效分配协议书》中承诺：崔某某作为麻雀公司的高层管理人员，承诺保守公司的商业秘密，包括并不限于技术秘密等信息；因崔某某原因泄露公司商业秘密的，麻雀公司将依法追究崔某某相关法律责任。麻雀公司的客户信息，是由客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息，不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得，具有现实的商业价值，能为麻雀公司带来竞争优势，麻雀公司为防止信息泄漏采取了签订保密协议等与具体情况相适应的合理保护措施，符合《中华人民共和国反不正当竞争法》和《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的相关规定，属于麻雀公司的商业秘密。麻雀公司举示的《哈尔滨麻雀装饰工程设计有限公司保密管理制度》，与崔某某签署的《麻雀公司高层管理人员2016年上半年绩效分配协议书》中关于崔某某作为麻雀公司的高层管理人员，承诺保守麻雀公司的商业秘密的记载相印证。美雀公司将麻雀公司的客户业务带到美雀公司，侵犯了麻雀公司的商业秘密，构成不正当竞争。

三、关于美雀公司、崔某某的责任判定

麻雀公司提供的《2016年店面业绩报表》《2016年8—10月退单明细表》《2016年8—10月违约金等赔偿损失明细表》《2016年8—10月应急费用明细表》《借款协议》、赵晓鸣个人贷款明细表等，可以作为美雀公司、崔某某给麻雀公司造成损失的参考。根据本案的具体情况，综合判定美雀公司、崔某某的赔偿数额。麻雀公司没有举示美雀公司、崔某某侵犯第1483399号、第16945705号注册商标权的证据，其关于美雀公司、崔某某停止侵害第1483399号、第16945705号注册商标权的行为的诉讼请求没有事实根据，不予支持。综上所述，麻雀公司的诉讼请求部分成立，对成立部分予以支持。

判决：

一、美雀公司于判决生效之日起停止侵犯涉案第1430790号、第1499608号、第16945684号、第16945718号注册商标专用权的涉案行为；

二、美雀公司于判决生效之日起停止涉案不正当竞争行为；

三、美雀公司于判决生效之日起停止使用带有“美雀”字样的企业名称；

四、美雀公司在《新晚报》上登载澄清事实、消除影响的启事；

五、美雀公司赔偿麻雀公司经济损失200万元，于判决生效之日起十日内付清；

六、美雀公司、崔某某共同赔偿麻雀公司经济损失100万元，于判决生效之日起十日内付清；

七、驳回麻雀公司的其他诉讼请求。

二审审理中，黑龙江高院对一审判决认定的事实予以确认，并总结本案争议的焦点如下：

一、关于美雀公司是否侵犯麻雀公司注册商标专用权的问题。

一审判决美雀公司侵犯麻雀公司的注册商标专用权正确，本院予以维持。

二、关于美雀公司、崔某某的行为是否构成侵犯知名商品特有名称和侵犯商业秘密的不正当竞争行为问题。

首先，美雀公司上诉主张不构成侵犯知名商品特有名称的不正当竞争行为。本院认为，本院已经认定美雀公司使用被诉标识的行为侵害了麻雀公司注册商标专用权，从法律适用的角度，《商标法》已对麻雀公司的权利予以保护，无需再引用《反不正当竞争法》对麻雀公司的权利予以重复保护。因此，本院对美雀公司不构成侵犯知名商品特有名称的不正当竞争行为的上诉主张，不作评判。

其次，崔某某上诉主张认为不存在侵犯麻雀公司商业秘密的行为。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定：“当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中，商业秘密符合法定条件的证据，包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”本院认为，本案中，麻雀公司主张崔某某利用担任公司副总经理职务，掌握公司的客户信息、技术人员、施工队伍等商业秘密和核心资源的便利条件，在没有办理工作交接的情况下，崔某某擅自带走麻雀公司的全部业务、技术员工、施工队伍以及全部客户信息，直接开始经营与麻雀公司同类业务经营的美雀装饰公司，侵害了麻雀公司的商业秘密。但在本案一、二审审理过程中，麻雀公司对其客户信息、技术人员、施工队伍是否符合商业秘密的法定条件并未举示充足的证据予以证明。在此情况下，无论崔某某是否为麻雀公司工作人员，麻雀公司该项诉讼主张均难以得到支持，故对崔某某关于未侵害其商业秘密的上诉主张，本院予以支持。

三、关于美雀公司、崔某某的责任判定以及一审判决赔偿数额是否合理的问题

本院认为，在认定崔某某未侵害麻雀公司商业秘密的前提下，判令美雀公司与崔某某共同赔偿麻雀公司的经济损失已无法律依据。本案中，一审法院在参考麻雀公司提供的《2016年店面业绩报表》《2016年8—10月退单明细表》《2016年8—10月违约金等赔偿损失明细表》《2016年8—10月应急费用明细表》《借款协议》以及赵晓鸣个人贷款明细表等证据的前提下，综合考虑判定了美雀公司、崔某某的赔偿数额。本院认为，麻雀公司单方制作并提交的证明其在2016年8—10月期间所受到损失的证据，尚无法得到其他证据佐证。此外，麻雀公司在本院释明并再三要求后，仍拒绝提交该公司近三年的纳税资料和公司相关的财务报表等证据对所受到的损失予以进一步证明。结合本案的实际情况，本院认为一审判决美雀公司赔偿麻雀公司的赔偿数额过高，应予以调整。考虑到美雀公司成立时间不长、美雀公司的成立与麻雀公司利润的下降尚不能构成直接的因果关系、崔某某尚不构成侵犯商业秘密的情况下，本院酌情确定美雀公司赔偿麻雀公司经济损失100万元。

因一审判决主文第二项“停止涉案不正当竞争行为”的表述不够规范、具体，故本院对该项内容予以相应更改。综上所述，美雀公司、崔某某上诉主张部分有理，判决如下：一、维持一审判决主文第一项、第三项、第四项；二、撤销一审判决主文第六项；三、变更一审判决决主文第二项为：哈尔滨市美雀装饰工程有限公司于判决生效之日起停止以“麻雀”“麻雀装饰”为字样的虚假宣传等不正当竞争行为；四、变更一审判决第五项为：哈尔滨市美雀装饰工程有限公司赔偿哈尔滨麻雀装饰工程设计有限公司经济损失100万元。五、驳回哈尔滨麻雀装饰工程设计有限公司的其他诉讼请求。