享有在先注册商标专用权不当然豁免商标使用行为的不正当性

【判决要点】

对于两个注册商标之间产生的民事侵权诉讼，如果被诉侵权行为中对于注册商标的使用已超出该注册商标核定使用范围，则不属于不应受理的情形。由于对案件是否应予受理，法院通常仅进行程序性审查，因此，只要无法当然确认被诉侵权行为对注册商标的使用系在核定使用范围内的，对于基于对注册商标的使用产生的侵权诉讼，法院均应可以受理。至于其是否实际属于核定使用范围内的使用行为，则需要在案件受理后对该问题进一步进行实体审理做出最终判断。

即便商标已被核准注册，但如果其构成对他人在先权利的侵害，亦可能会被宣告无效。可见，法律亦并不认为在商标专用权范围内的任何使用行为均属于合法行为。据此，不能仅因被告一享有注册商标专用权，就当然认定被诉行为不构成侵犯涉案注册商标专用权的行为，对其行为正当性的判定，仍需结合案件其他因素进行。

原告一：爱国者数码科技有限公司

原告二：爱国者电子科技有限公司

被告一：飞毛腿电源（深圳）有限公司

被告二：北京隆通科技有限公司

来源：北京知识产权法院（2015）京知民初字第709号民事判决书

【案情简介】

原告爱国者数码公司是第1114515号“爱国者”商标（简称涉案商标）的商标专用权人。2013年10月11日，原告爱国者数码公司授权许可原告爱国者电子公司使用涉案商标。原告认为，第一被告飞毛腿电源（深圳）有限公司的涉案侵权行为包括：（1）在被诉侵权商品和包装上使用与原告“爱国者”商标近似的“爱国者”、“Patriot 爱国者”商标；（2）在京东、苏宁、天猫等电子商务平台使用简体“爱国者”标志销售、宣传其移动电源商品的行为；（3）注册并使用模仿原告“爱国者”商标的域名“aiguozhechina.com”并用于宣传其移动电源等商品。第二被告实施的侵权行为是销售第一被告生产的被诉侵权商品的行为。同时，原告认为，被诉侵权行为发生时，涉案商标在“计算机周边设备”商品上已构成驰名商标。根据上述事实，原告认为，两被告的行为足以误导公众，损害原告的合法权益，构成商标侵权行为，违反了《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第五十七条第（三）项、第（七）项的规定；另一方面，第一被告实施侵权行为具有明显的主观恶意，对原告造成了巨大经济损失。据此，原告爱国者数码公司、爱国者电子公司共同向北京知识产权法院起诉，要求两被告立即停止侵害原告第1114515号“爱国者”商标权的行为；第一被告飞毛腿电源（深圳）有限公司赔偿原告因侵权所受到的经济损失3000万元，并支付原告为本案诉讼支出的律师费、公证费、翻译费等合理费用共计100万元。

【判决观察】

本案争议焦点为：本案诉讼是否属于重复起诉；涉及两个注册商标权利冲突的诉讼是否应当受理；被诉行为是否构成对原告注册商标专用权的侵害，如果构成，被告应当如何承担民事责任。

一、本案诉讼是否属于重复起诉

虽然本案与北京市海淀区人民法院受理的案件（即前诉）的当事人相同，但诉讼标的并不相同，本案相对于前诉不构成重复起诉。被告认为本案构成重复起诉的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

二、法院应否受理两个注册商标之间的民事侵权诉讼

对于两个注册商标之间产生的民事侵权诉讼，如果被诉侵权行为中对于注册商标的使用已超出该注册商标核定使用范围，则不属于不应受理的情形。由于对案件是否应予受理，法院通常仅进行程序性审查，因此，只要无法当然确认被诉侵权行为对注册商标的使用系在核定使用范围内的，对于基于对注册商标的使用产生的侵权诉讼，法院均应可以受理。至于其是否实际属于核定使用范围内的使用行为，则需要在案件受理后对该问题进一步进行实体审理做出最终判断。

本案中，被告一主张使用并据以抗辩的注册商标包括第8322472号“Patriot 爱国者”商标及第1084577号“爱国者”商标。其中，第8322472号“Patriot 爱国者”商标已于2016年8月11日被北京市高级人民法院（2016）京行终2964号行政判决以违反2001年商标法第十三条第二款规定为由宣告无效。至于第1084577号“爱国者”商标，其核定使用的商品为第9类“电池充电器、电池、太阳能电池、袖珍灯用电池、照明电池、蓄电池”，其中并不包括被诉侵权行为所使用的“移动电源”商品，本院无法当然认定被诉侵权行为是在该注册商标核定使用商品范围内的使用行为，故本案不属于上述法律规定中不应受理的情形，法院应予受理。

三、被诉行为是否侵害原告的注册商标专用权

本案中，根据原告提交的多家媒体报道、广告费审计报告、多项荣誉证书和奖牌照片等证据，以及原告涉案商标多次被相关的判决书及裁定书认定为驰名商标的事实，本院认定原告的第1114515号“爱国者”商标在被诉侵权行为发生时，已构成使用在“移动硬盘和闪存盘（计算机周边设备）”商品上的驰名商标。

被告一在其生产销售的移动电源产品及其包装上使用的商标为“爱国者”、“爱国者 Patriot”，上述商标与原告的“爱国者”商标基本相同或极其近似，而被诉侵权的移动电源产品与涉案商标核定使用的移动硬盘和闪存盘（计算机周边设备）虽然功能用途有所差异，但均属日用电子产品，相关公众的范围基本重叠，在涉案商标已构成驰名商标的情况下，上述情形足以使得相关公众认为被诉侵权产品系由原告提供或与原告有关联关系。据此，被诉使用行为足以产生误导公众的后果。

被告一主张其对“爱国者”、“爱国者 Patriot”的使用是对其在先已注册商标的合法使用，因此，不构成对原告涉案商标权利的侵犯。这一抗辩主张的隐含前提条件为，对于注册商标的任何使用行为均不会构成对他人注册商标权利的侵犯。但这一前提条件并不成立。虽然商标法规定经核准注册取得注册商标“专用权”，但这并不意味着在该权利范围内的任何使用行为均属于合法行为，均应得到法律的支持，其是否属于合法行为，取决于该行为是否会侵害他人在先的权利，该在先权利包括著作权、专利权、姓名权以及注册商标专用权等。如果该行为侵害了他人的在先权利，则即便是在注册商标核定使用范围内的使用行为，亦同样会构成对他人在先权利的侵犯，同样不应得到法律的支持。正是因为注册商标的使用可能构成对其他在先权利的侵害，故商标法无效条款中将损害他人在先权利的情形作为无效情形之一。也就是说，即便商标已被核准注册，但如果其构成对他人在先权利的侵害，亦可能会被宣告无效。可见，法律亦并不认为在商标专用权范围内的任何使用行为均属于合法行为。据此，不能仅因被告一享有注册商标专用权，就当然认定被诉行为不构成侵犯涉案注册商标专用权的行为，对其行为正当性的判定，仍需结合案件其他因素进行。

在对被诉侵权行为正当性的判断中，被告一是否具有主观恶意是关键考量因素之一。如果现有证据可以认定其具有恶意，该行为将不能被认定具有正当性。在对主观恶意的认定中，被告一是否享有在先权利是重要的因素。本案中，被告一主张的合法权利是“爱国者”、“爱国者 Patriot”两个注册商标专用权，而其中的第8322472号“Patriot 爱国者”商标已被宣告无效，故本案仅需考虑第1084577号“爱国者”商标。该商标申请时间为1996年，核准注册时间为1997年，上述时间不仅早于本案证据中所显示的原告涉案商标构成驰名的时间，亦早于原告涉案商标的申请日及注册日，故相对于原告涉案商标，该商标属于在先权利。通常情况下，如果被诉行为属于在先商标核定范围内的使用，则该使用行为具有正当性。但本案中，被诉侵权产品为移动电源产品，而该商标核定使用商品为第9类“电池充电器、电池、太阳能电池、袖珍灯用电池、照明电池、蓄电池”，并不包括移动电源产品。就现有证据来看，在该商标申请注册时移动电源商品在市场上尚未出现，至于《类似商品和服务区分表》中则直至2015年才将该商品纳入规定，之前对于该商品应归属于哪类商品，并不明晰。可见，被诉商标在移动电源上的使用不能当然被认为属于在该在先商标核定范围内的使用行为。相应地，该在先商标权的存在不能当然证明被告一的主观状态。

本案中，根据查明的事实，原告将涉案商标使用于移动电源产品上的时间为2005年，当时移动电源产品被称之为动力舱，之后原告亦一直在该产品上使用爱国者商标。被告一虽提交了2010年与移动电源产品相关的合同，但并未提交实际使用的证据。鉴于原告的使用时间远早于被告一，且处于持续状态，而且原告与被告一均为日用电子产品的经营者，故被告一在移动电源上使用被诉商标之前，显然知道原告已在移动电源商品上使用涉案商标多年，相应地，其亦可以合理预见到在被诉商标与涉案商标如此近似的情况下，相关公众极易将二者相混淆。虽然被告一享有在先注册商标专用权，但如本院前文所分析的理由，被告一亦无法确定其在移动电源商品上的使用属于在该商标核定范围内的使用行为，在此情况下，被告一仍在其移动电源产品使用被诉商标，其主观恶意显然是非常明显的。不仅如此，由查明事实可以看出，被告一在使用过程中不仅不主动避让原告的涉案商标，反而通过相关行为误导相关公众将其与原告相关联，如在针对被诉侵权产品的客户咨询或评价中，多处涉及有关“涉案爱国者产品与aigo产品是否为同一产品或同一主体提供”的问题,对此，被告一的回复主要包含如下几种：一是“爱国者授权飞毛腿公司”；二是“爱国者公司很早已经通过合法途径授权飞毛腿工厂代工”，三是“中国仅有一个爱国者，于飞毛腿（深圳）公司工厂代工为正品”，上述事实更加佐证被告一的主观恶意。

综上，尽管被告一享有在先注册商标专用权，但依此并不足以使得被诉侵权行为具有正当性。因被诉行为足以导致相关公众对商品的来源产生混淆、误认或认为两商品的提供者之间存在特定联系，致使原告的利益受到损害，被告一在被诉侵权商品上使用上述商标的行为，以及在其网站使用“aiguozhe”域名进行宣传，并在天猫、苏宁、京东等电商平台上使用“爱国者”、“爱国者 Patriot”对上述产品进行宣传、销售的行为均违反商标法第五十七条第（七）项的规定，构成对原告注册商标专用权的侵犯。被告二销售被诉侵权商品的行为违反商标法第五十七条第（三）项的规定，亦构成对原告注册商标专用权的侵犯。

四、两被告应承担的民事责任

本案中，两被告的行为分别违反商标法第五十七条第（七）、（三）项的规定，构成侵犯注册商标专用权的行为，应当承担相应的法律责任。依据上述规定，基于原告的请求，被告一、被告二应立即停止侵权行为。

关于赔偿责任，原告对被告一提出了赔偿3000万元的请求，该赔偿数额是在其提交的证据显示的被诉侵权产品的销售数量与产品单价基础上推算出来的。但原告在计算前述销售额时，存在重复计算的情况，其计算过程也存在诸多漏洞。故原告这一请求得不到证据支持,没有事实依据。在此情况下，本案仅能按照商标法第六十三条第三款的规定，根据被告一侵权行为的情节在三百万元以下确定赔偿。考虑到原告为宣传涉案商标做了大量工作，涉案商标系早已为相关公众知晓的商标，且具有很高的知名度，其使用的商品为日用电子产品，消费数量大，被告一攀附原告涉案商标声誉的意图明显，实施侵权行为的范围广、持续时间长等因素，有必要严惩被告一的侵权行为，以有效制止侵权。因此，本院将在综合考虑案件因素的情况下，酌情确定赔偿数额。

原告提交了律师费的合同及发票，本院酌情支持其中的15万元。对于24,380元公证费用，原告提交了相应的票据，本院予以支持。因本案中不存在需要翻译的文件及相应的证据，故对翻译费本院不予支持。

综上所述，本院判决如下：两被告的行为分别违反商标法第五十七条第（七）、（三）项的规定，构成侵犯注册商标专用权的行为，判决第一被告飞毛腿电源（深圳）有限公司、第二被告北京隆通科技有限公司立即停止侵害原告爱国者数码科技有限公司、爱国者电子科技有限公司第1114545号“爱国者”注册商标专用权的行为；第一被告赔偿两原告经济损失三百万元及原告为本案诉讼支出的律师费、公证费等合理开支十七万四千三百八十元。