适用专利侵权等同原则的司法限制

作者：宋建宝 最高人民法院中国应用法学研究所

我国的一些专利侵权诉讼案件已经开始适用特别排除规则，只是在具体适用时的情形不尽相同，有的案件适用特别排除规则限制等同原则的适用从而否定专利侵权成立，有的案件则突破或无视特别排除规则，仍然适用等同原则判定专利侵权成立。

一、等同原则及其在司法上的引入

在专利侵权诉讼中，涉案专利权利要求的技术特征与被诉侵权物的相应技术特征完全相同的情况是很少的。在大多数的情况下，涉案专利权利要求的技术特征与被诉侵权物的相应技术特征相比，被诉侵权物总是有一个或几个技术特征与涉案专利权利要求的技术特征在“字面”上并不相同。这是因为专利侵权人总是既想利用别人的专利技术，又想逃避侵权的指控。因此在审判实践中，真正的“字面”侵权即完全仿制他人专利产品或者照搬他人专利方法的专利侵权行为并不多见，常见的是构成等同的侵权行为。对于被诉侵权物中这些“字面”上不相同的技术特征，法院在判断被诉侵权物是否落入涉案专利权保护范围时应当如何做出评判呢？专利司法实践对此总结出了一个判断原则，即等同原则。

我国《专利法》及实施细则中并没有明确规定等同原则。但在我国的司法实践中，法院已经适用等同原则审理了大量专利侵权纠纷案件。2001年6月，最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条对等同原则明确规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

判断等同，是以权利要求所记载的技术特征，与被诉侵权物的相应技术特征进行比较。在这种比较过程中，尽管被诉侵权物中的某些技术特征与权利要求书所记载的相应的技术特征在“字面”上有所不同，但是只要被诉侵权物中的技术特征与权利要求所记载的技术特征相比，二者属于基本相同的手段，实现的功能基本相同，达到的效果基本相同，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够从权利要求所记载的技术特征联想到被控侵权物中相应的技术特征，那么被诉侵权物中的技术特征就是权利要求所记载的技术特征的等同特征，或者说二者构成等同技术特征。

二、适用等同原则的司法政策导向

（一）《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》

2009年4月21日，最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）明确提到了“严格等同侵权的适用条件，探索完善等同侵权的适用规则，防止不适当地扩张保护范围”。这表明我国法院在适用等同原则的问题上，开始倾向于严格适用等同原则。

（二）《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

2009年12月28日，最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号，以下解释《09司法解释》）贯彻了上述严格适用等同原则的司法政策，并要求利用捐献规则、禁止反悔规则等严格等同侵权的适用条件。

（三）《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》

2011年12月16日，最高人民法院印发《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发[2011]18号）。《意见》对等同原则的适用条件从专利创新程度和等同侵权判定要件两个方面做出了适度从严的明确要求。

从创新程度上来说，对于创新程度高、研发投入大、对经济增长具有突破和带动作用的首创发明，应给予相对较高的保护强度和较宽的等同保护范围；对于创新程度相对较低的改进发明，应适当限制其等同保护范围。

从等同原则的判定要件来说，判定被诉侵权物的技术特征与涉案专利权利要求的技术特征是否等同时，要严格按照司法解释规定的条件认定等同特征，必须在“三个基本相同”的客观判断基础上，同时从本领域普通技术人员角度进行显而易见性的主观判断，因此应以手段、功能和效果基本相同并且对所属领域普通技术人员显而易见为必要条件，防止简单机械地适用等同侵权或者不适当扩展其适用范围。

（四）《关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见》

2012年7月，最高人民法院颁布的《关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见》强调，适度从严把握等同侵权的适用条件，避免不适当地扩张专利权保护范围，防止压缩创新空间和损害公共利益，促进集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强。

从上述一系列专利司法政策文件中，我们不难看出，在专利侵权判定过程中，对于专利等同原则的适用，我国的专利司法政策采取了适度从严的政策导向。在具体案件审理过程中，法院必须坚持以手段、功能和效果基本相同并且对所属领域普通技术人员显而易见为必要条件，适度从严把握等同侵权的适用条件，为后续创新和自由利用现有技术留足空间。

三、适用等同原则的司法限制

如前所述，等同原则在适用时应受到一定的限制，否则专利权的保护范围过大，将会限制发明创造的积极性，因此法院在具体的案件中适用等同原则时，还应考虑一些适用的限制。我国的专利司法实践形成了一些具体的限制规则。

（一）捐献规则限制等同原则的适用

捐献规则的含义是，说明书中披露但权利要求中没有要求保护的技术方案，不在专利的保护范围内。对于捐献规则，法院虽然经常在相同侵权判断中否定侵权指控，但是捐献规则是否适用于等同侵权判断，法院一直未给予明确。一般认为，专利权人不能通过提交范围较小的权利要求的方式规避专利局的审查，在授予专利权之后再以说明书披露了等同物为理由而试图通过适用等同原则来认定侵权。专利权人不能通过适用等同原则将专利权保护范围扩大到权利要求中没有指明的材料，因此专利说明书中虽然披露但未要求保护的客体不能再属于等同的范围。

最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这就是被业内所称的捐献规则。根据捐献规则，说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。因此，捐献规则成为对等同原则适用的一种限制。专利权人在专利侵权诉讼中，往往会根据专利说明书的记载，对专利权利要求进行扩张，从而扩大专利权__的保护范围。专利制度不仅要保护专利权人的利益，更要维护权利要求的公示作用。捐献规则的确立有利于维护专利权利要求书的公示性，平衡专利权人和社会公众的利益关系。

（二）禁止反悔原则限制等同原则的适用

禁止反悔是对等同原则的一种限制。其基本含义是说，在专利审查的过程中，专利申请人为区别现有技术而放弃的内容，不能在侵权诉讼中以适用等同原则的方式重新纳入受保护范围之内。禁止反悔与专利的审查程序密切相关，因为在专利申请的过程中，申请人总是希望将权利保护的范围划得尽可能大，而专利审查员又总是要依据现有技术要求申请人缩小权利保护的范围。在专利申请和审查实践中，专利局要求申请人修改权利要求书的原因多种多样：有的修改是为了避开现有技术，以便申请者最终获取专利；有的修改则与现有技术无关，与申请人最终获取专利无关。也就是说，当权利要求的内容是因为与现有技术重叠或因为显而易见性而放弃时，才可适用禁止反悔。当然，专利权人对修改权利要求书的原因负有举证的义务,然后由法院考虑禁止反悔是否适用等同原则。如果权利人不能说明修改的原因，法院往往就会推定专利申请修改的目的就是为了避开现有技术，从而与可获得专利性有关。在这种情况下，法院就可以适用禁止反悔原则，以限制等同原则的适用。

最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这就是大家常说的“禁止反悔规则”。适用禁止反悔规则的条件包括：（1）专利权人对有关技术特征所作的限制或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档、生效的无效决定以及行政判决中；（2）限制承诺或放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持产生了实质性作用。例如，在澳诺公司与午时公司等专利侵权案【1】中，最高人民法院认为，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的；被诉侵权产品的相应技术特征属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中的技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。再如，在优他公司与万高公司等专利侵权案【2】中，最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中做出的意见陈述，以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析，认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。但是在中誉公司与九鹰公司侵犯实用新型专利权纠纷案【3】中，最高人民法院指出，禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；如果独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则，并限制等同侵权原则的适用。

沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案【4】，是法院适用禁止反悔限制等同原则的典型案件。在该案中，涉案专利的权利要求1为：“一种汽车地桩锁，其特征在于：它由底座、芯轴、活动桩和锁具构成，所述底座固定在地面上，所述活动桩通过芯轴与底座相连，活动桩设有供锁具插入的孔。”双方对于“活动桩设有供锁具插入的孔”这一技术特征的解释存在分歧。关于该技术特征，根据涉案专利的权利要求、专利无效宣告程序中专利复审委员会的决定及后续行政诉讼判决书等文件，以及专利权人在相应程序中的陈述，权利要求1中记载的“活动桩设有供锁具插入的孔”的含义，是指“锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩分离。”而被控侵权产品的锁具是固定在底座上的，在锁具锁定时锁舌插入“∧”形杆上的孔内，使右杆与底座相连。

审理专利侵权诉讼的一审法院认为，被诉侵权产品的该技术特征与“活动桩设有供锁具插入的孔”是不相同的。即使上述技术特征等同能够成立，由于沈其衡在向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的诉状中陈述，“活动桩设有供锁具插入的孔”的含义，是指：“锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩的孔分离”，沈其衡的该陈述也得到了北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院以及专利复审委员会的确认，从而认为涉案专利权利要求1有新颖性和创造性被维持有效，因此，根据禁止反悔原则，沈其衡亦不能以构成等同技术特征为由主张专利侵权成立。

关于禁止反悔原则，审理专利侵权诉讼的二审法院认为，一审判决的有关表述是：“??即使上述技术特征等同能够成立??，根据禁止反悔原则，原告亦不能以等同为由主张专利侵权成立”。根据上述表述以及一审判决的整体来看，一审判决只是表述了一种假设的存在及其法律后果，并不存在对本案适用等同原则，以及以“禁止反悔原则”来剥夺上诉人有关权利的情况。况且，法院在认定等同侵权时，也应该依职权根据案件事实审查是否适用禁止反悔原则，将等同侵权限定在恰当的范围内。

最高人民法院在再审中指出，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制。现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

（三）现有技术限制等同原则的适用

在适用等同原则的情况下，专利权的保护范围不能扩大到覆盖已经构成现有技术的客体的程度。这是因为，属于现有技术的权利要求不能满足专利的授权条件，专利授权部门也不会把专利权授予这样的权利要求。【5】利用现有技术限制等同原则的适用范围，这实际上是一种假定方法，就是把被诉侵权物所采用的技术方案与现有技术中相应的技术方案进行比较。如果被诉侵权物所采用的技术方案不能够满足专利的授权条件，那么被诉侵权物所采用的技术方案属于现有技术，因此被诉侵权物不侵犯涉案的专利权；如果被诉侵权物所采用的技术方案能够满足专利的授权条件，那么被诉侵权物所采用的技术方案不属于现有技术，因此被诉侵权物侵犯涉案的专利权。

根据现行《专利法》第六十二条的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第十四条对“属于实施现有技术”的情形进行了具体界定，即被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第六十二条规定的现有技术。根据该司法解释的规定，“属于实施现有技术”的情形包括两种情形：其一为被诉侵权物的技术特征与现有技术方案中的相应技术特征构成相同；其二为被诉侵权物的技术特征与现有技术方案中的相应技术特征无实质性差异，即构成等同。因此，在专利侵权诉讼中，虽然被诉侵权物的技术特征与专利权利要求所记载的技术特征构成等同，但是如果被告提供的证据能够证明被诉侵权物与一项现有技术方案中的相应技术特征也构成等同，那么法院便不能根据等同原则认为被诉侵权物落入专利权的保护范围，更不能认为被告侵犯了原告的专利权。

（四）特别排除规则限制等同原则的适用

特别排除规则，是指等同原则不能适用于权利要求已经特别排除的客体。在具体案件中是否禁止适用等同原则，主要取决于专利是否已经清楚地排除了专利权人在侵权诉讼中所主张的等同物，而不管是以默示的方式还是明示的方式。【6】该规则背后的理由就是，通过特别排除某些客体的方式界定专利权的范围，专利权人就以间接的方式放弃了那些被排除的客体，因此专利权人在专利侵权诉讼中__不得再通过适用等同原则将那些已经排除的客体再纳入专利权的保护范围。【7】适用特别排除规则的专利侵权案件大致可以分为两种情形。其中一种情形是专利说明书中对某些客体做了特别排除；另一种情形是权利要求书中对某些客体做了特别排除。【8】我国现有的司法解释就适用等同原则的限制仅包括审查档案禁止反悔规则、公共捐献规则以及现有技术规则，并没有包括特别排除规则。但在一些专利侵权诉讼案件中，我国的一些法院已经开始适用特别排除规则。

例如，在“混凝土薄壁筒体构件”实用新型专利侵权纠纷案【9】中，专利权利要求的一个技术特征是“筒底以至少两层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接”。而被诉侵权物筒底材料为水泥和沙石，不含玻璃纤维。专利权人主张筒底不是必要技术特征，即使是必要技术特征，被告的筒底也与之等同。法院判决认为，“该权利要求书中有关筒底由至少两层以上玻璃纤维布叠合、叠套组成表述，是相对于公知技术的重要区别特征，而且专利权利要求书中采用的是‘至少’这样的严格限定词语，故不能作扩大解释，更不能予以忽略，否则就会损害专利法律制度的稳定性和社会公众利益。”【10】针对相同的权利要求，最高法院判决书中也做出了类似的认定：“明确使用了‘至少二层以上’这种界限非常清楚的限定词，说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层‘可以少到仅两层’，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。”【11】再如在莫文彩诉海南荣德实业开发有限公司等侵犯专利权纠纷一案【12】中，专利要求书在叙述方位灭雷锥数量时，明确使用了“数量不少于4枚，不超过40枚”的限定词，被诉侵权物的金属球体只有1枚竖直向上的锥体。法院认为，对于权利要求中的这一限定，应当认定本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到方位灭雷锥的数量少于4枚或多于40枚仍然可以实现发明目的，否则就等于权利要求书中对方位灭雷针的数量没有4-40枚的限制，从而导致专利权利保护范围不合理扩大。法院最终认定被诉侵权物与涉讼专利既未构成相同特征，也未构成等同特征，不具备涉诉专利的避雷目的和效果。

而在林建耀等诉厦门隆宇工贸有限公司侵犯专利权纠纷一案【13】中，涉案专利的权利要求的一个技术特征为“床柱的侧面或棱角上至少两排榫孔”，而被控侵权产品只有一排榫孔。法院最终认定，被控侵权产品缺少另一排榫孔是由被控侵权产品的侧梁与床柱焊接决定的，被控侵权产品系以焊接的方式吸收、合并了还需具有另外一排榫孔的技术特征，该特征并非真正意义上的缺少于被控侵权产品中。被控侵权产品的横梁与床柱的连接方式事实上使被控侵权产品具备了涉案专利所要达到的技术效果，同样便于拆卸、运输、组装，其侧梁与床柱焊接的方式与涉案专利采取侧梁与床柱榫接的方式相比，在技术手段上属于简单的替换，都是起连接功能，整个产品的技术效果与涉案专利基本相同，没有达到变优或变劣的效果，本领域的普通技术人员在阅读了专利文件后，很容易想到以这种简单的替换方式实现专利发明的效果。据此，被控侵权产品的侧梁和床柱焊接构成对专利技术中侧梁榫接以及床柱上还需具备另外一排榫孔的等同替换，应认定是相等同的技术特征。

四、小结

总体来说，目前对于等同原则的适用，我国的司法政策是总体上趋于严格的。在具体的司法规则方面，我国的司法解释就适用等同原则的限制包括审查档案禁止反悔规则、捐献规则以及现有技术规则，并没有包括特别排除规则。但是我国的一些专利侵权诉讼案件已经开始适用特别排除规则，只是在具体适用时的情形不尽相同，有的案件适用特别排除规则限制等同原则的适用从而否定专利侵权成立，有的案件则突破或无视特别排除规则，仍然适用等同原则判定专利侵权成立。

注释：

1 澳诺公司与午时公司等专利侵权案，最高人民法院（2009）民提字第20号。

2 优他公司与万高公司等专利侵权案，最高人民法院（2010）民提字第158号。

3 中誉公司与九鹰公司侵犯实用新型专利权纠纷案，最高人民法院（2011）民提字第306号。

4 沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案，最高人民法院（2009）民申字第239号民事裁定书

5 Craid Allen Nard：The Law of Patent, 2011 Aspen Publishers, p521.

6 Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.,126 F3d 1420(Fed. Cir. 1997).

7 SciMed Life System, Inc., v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.,242 F.3d, 1337, (Fed. Cir. 2001).

8 Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limitig Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 Berkeley Tech. L. J. 155.

9 青岛坚固建筑材料有限公司诉山东金富房地产开发有限公司、青岛建设集团置业有限公司等案,一审：山东省青岛市中级人民法院（2004）青民三初字第307号；二审：山东省高级人民法院（2005）鲁民三终字第8号案。

10 山东省青岛市中级人民法院（2004）青民三初字第307号判决书。

11 中华人民共和国最高人民法院（2005）民三提字第1号民事判决。

12 莫文彩诉海南荣德实业开发有限公司等，海南省高级人民法院（2008）琼民二终字第31号。

13 参见林建耀诉厦门隆宇工贸有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案，福建省高级人民法院(2010)闽民终字第724号民事判决书。