在未申请专利技术方案基础上增加技术特征所授权专利的权属问题

作者：徐卓斌 中国社会科学院法学博士

一、相关案例

2003年7月30日，东育公司（乙方）与攀钢集团钢城企业总公司(以下简称攀钢公司)（甲方）签订委托设计制造合同。合同约定设计标的为攀枝花钢铁有限公司冷轧厂酸洗切边卷取机设计图。设计要求明确：按照乙方设计制造的设备须符合以下要求：工艺参数与攀钢冷轧厂酸洗工艺严格匹配，不得影响攀钢冷轧厂酸洗工序的正常运行，不低于现有机组设计运行效率。保证切边规整卷取，不得出现影响拉丝质量的乱丝、扭曲等现象。具有半自动咬头、布线和卸卷的功能，详见《工艺说明书》（附件１）描述。具有人工手动咬头、布线和卸卷的功能，详见《工艺说明书》附件１描述。

2003年8月13日，东育公司（甲方）和袁某、宋某（乙方）、上海苏展贸易有限公司（丙方）签订协议书，约定甲方承接的攀枝花钢铁有限公司冷轧厂酸洗切边卷取机设计合同，鉴于乙方参与设计，如乙方将攀钢冷轧厂提供的各项工艺参数图纸（属于攀钢商业机密）向任何第三方泄露，乙方须向甲方支付人民币50万元的赔偿金。丙方作为乙方的担保人，对上述第一条承担连带赔偿责任，甲方有权直接向丙方追索赔偿权。

2004年12月17日，攀钢集团钢城企业总公司冷轧协力公司（甲方）与东育公司（乙方）就双方2003年8月签订的《委托设计合同》中各项条款履行情况进行会审，纪要如下：乙方按照合同规定时间交付了设计资料；根据乙方提供的设计资料制造的酸洗卷取系统设备2004年元月安装完毕，于2004年３月１日与冷轧酸轧联机试运，2004年８月系统设备投入正常运行。袁某作为东育公司代表在该份会审纪要上签字。

2005年11月３日，攀钢集团钢城企业总公司冷轧协力公司出具《关于袁某在攀钢集团钢企冷轧协力公司工作情况的说明》，载明：袁某高工在攀钢集团钢企冷轧协力公司和冷轧厂期间，主要做了两个方面工作：1、完成切边卷取机的设计验收、安装、调试等全程工作，已投入正常运行。2、在《会审纪要》已签订、即合同终止后，袁某继续解决切边卷取与酸洗机组的配合工作，并已正常。
东育公司向一审法院提交其为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机设计图一份，该图纸标明设计者为王国珍，校对者为袁某。该设计图的酸洗切边卷取机不包括切边导料管和底板翻动机构。2004年8月后,东育公司未继续聘请袁某,双方没有劳务关系。

2007年6月21日，袁某向国家知识产权局申请名称为“带钢连续酸洗的切边处理装置”的发明专利，国家知识产权局于2010年9月29日作出授权公告，专利号为ZL200710127720.4，该专利权利要求书记载：“一种带钢连续酸洗的切边处理装置，它是对带钢纵向两侧的切边进行处理的设备，其特征在于：采用卷取机将切边卷成切边卷，这样的切边卷便作为再生的钢材资源利用；卷取机在其卷取开始时将切边头子自动导向卷筒并夹紧、实施卷取，然后在分卷时又能把切边卷自动卸下；其自动穿头是由切边导料管实现的，切边导料管带有底板翻动机构；切边卷自动卸下是通过把卷筒做成两个圆台组成的分体式结构来实现的，卷取时两个圆台闭合成为卷筒，分卷时两个圆台分开即卸料。”该专利说明书载明：“为实现将带钢切边卷取的目的，需要解决的技术问题有三，一是其卷取速度要与带钢酸洗生产线的速度相匹配，二是卷取开始时切边头子被卷筒的夹紧要能自动，三是卷取结束时切边卷的卸下也能自动。卷取开始时的自动夹头，是把从切边剪剪下来的切边，通过夹送棍、经导料管引导到卷筒并被夹紧，随后导料管必须离开该位置否则会影响卷取。导料管的结构设计能满足这个要求：一个矩形的导料管，其底板有合页是可翻动的，在输送切边时它被弹簧扣紧呈闭合状，切边在此闭合的管内行进。当切边头子已被卷筒夹紧后，就可把导料管挪动。这时有油缸拉动它向上举起，举起时已绷紧的切边克服弹簧力把底板掀开，导料管便脱出切边而举起，这样它就不会影响随后的卷取。”

一审庭审中，袁某认为东育公司为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机不包括“卷取机在其卷取开始时将切边头子自动导向卷筒并夹紧，实施卷取以及其自动穿头是由切边导料管实现的，切边导料管带有底板翻动机构”的技术特征。东育公司在一审庭审中认可其设计的酸洗切边卷取机不具有切边导料管和底板翻动机构的技术特征，但认为该酸洗切边卷取机利用夹棍装置也可以实现自动导料的功能。

一审法院认为，本案争议焦点首先要审查的问题是东育公司为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机的技术特征与涉案专利是否相同。一审法院认为，涉案专利权利要求书中明确该装置的自动穿头是通过切边导料管实现的，切边导料管带有底板翻动机构。说明书中亦明确本专利需要解决的技术问题包括卷取开始时切边头子被卷筒的夹紧要能自动的问题，通过设置切边导料管，可以把切边剪剪下来的切边引导至卷筒并被夹紧，然后通过底板翻动机构使导料管离开原来的位置，使之不会影响随后的卷取。可见切边导料管和底板翻动机构正是涉案专利主要的发明点。鉴于东育公司在庭审中认可其设计的酸洗切边卷取机不具有切边导料管和底板翻动机构，即使如东育公司所说利用夹棍装置能够实现自动导料功能，其与涉案专利所使用的也是完全不同的技术方案，故原审法院认为东育公司为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机的技术方案与涉案专利不相同，东育公司据此主张对涉案专利的专利权没有事实及法律依据。遂判决：驳回东育公司的诉讼请求。

一审判决后，东育公司不服，提起上诉。二审法院另查明：袁某在参与东育公司攀钢项目时，双方间没有袁某对为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机装置负有保密义务或不得申请专利的约定。二审法院认为，东育公司对为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机，并未采取保密措施，显不属于东育公司的商业秘密，应认为已通过使用公开的方式于2004年8月该装置投入正常运行后成为现有技术。袁某可以在现有技术的基础上进行发明创造。现袁某开发出涉案专利技术方案，该技术方案相较于东育公司为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机，增加了切边导料管和底板翻动机构，虽然可以认为涉案专利的技术方案完全包含了东育公司为攀钢公司设计的酸洗切边卷取机的技术方案，但不能据此认为两者具有同一性并进而认为涉案专利即应归东育公司所有。根据专利制度的一般原理，在后技术方案即使完全包含了在先专利，如其符合可专利的实质条件，仍可获得专利权。现涉案专利既已获得授权，即应推定其相对于现有技术已具有新颖性、实用性、创造性等获得专利授权的必备条件，袁某作为涉案专利发明的发明人而成为涉案专利的专利权人，并不违背专利法。如东育公司认为袁某不应获得涉案专利权，可通过宣告专利权无效程序予以解决。遂判决：驳回上诉，维持原判。[1]

二、几种处理方案

对于涉案专利的权属问题，有如下几种可供选择的处理方案：

第一种方案：归袁某。涉案专利技术方案已在东育公司技术方案基础上增加了技术特征，两方案属完全不同的技术方案。权属纠纷关键在于判断谁是发明人，涉案专利发明人为袁某，则专利亦归其所有。东育公司技术方案本身属于独立的已经应用的技术方案，该技术方案不属于技术秘密，已使用公开，他人可以在此技术基础上进行发明创造。从根本上讲，本案无需就两技术方案是否存在实质区别进行判断。如在后技术方案符合专利实质条件，则本应获授权；如在后技术方案不符合专利实质条件，则任何人包括东育公司均可将其宣告无效。涉案专利权属归于袁某，也并不影响东育公司的利益。如东育公司已就其技术方案申请专利并获授权，本案处理较为简单，涉案专利归属袁某无疑。不管东育公司是否申请专利，不应影响后续技术进步，在后技术方案的可专利性不应受影响。现东育公司未申请专利且亦不属于商业秘密，其不利后果自行承担。

第二种方案：看两种技术方案是否存在实质区别，如存在实质区别，则归袁某；如无实质区别，则两方案为同一技术方案，权属应归发明人东育公司。该方案存在的问题是：两技术方案之间的区别是否属于实质区别难以判断；法院在本案中是否有权判断；实质区别问题，本质上属于在后技术方案的创造性问题，是否可在权属纠纷中处理。

第三种方案：双方共有。就在后技术方案而言，相当于东育公司完成一部分、袁某完成一部分，两者均对涉案专利发明作出实质贡献，属于共同发明，涉案专利权应共有。该方案存在的问题是：东育公司技术方案已通过使用公开而失去新颖性，本不应获授权，现因现专利而获得授权，侵害公众利益，东育公司获得比其不申请更多的利益。东育公司技术方案本属独立应用的技术方案，而共有一般应针对某一技术方案作出共同的技术贡献。

三、裁判正当性分析

对于上述三种处理方案，本案二审法院选择采用第一种处理方案，一审法院说理不甚明确，但从结果上看两级法院观点一致。二审法院不就两技术方案是否存在实质区别进行判断，而是推定在后方案所获专利的有效性。二审法院本案判决思路的正当性在于以下几点：

（一）维护现行专利法的基本制度设计。专利制度的基本理念在于，向获得专利授权的技术方案授予一段时期之内的垄断权，使技术方案的研发主体获得收益可能性，以此激励创新活动并促进社会的技术进步。专利的申请和授权过程，实质上是专利行政机关作为社会利益的代表与专利申请人进行专利授权范围的谈判，专利行政机关通过设置实用性、新颖性、创造性等专利授权条件，来确保专利的质量，专利权人以授权文件记载的专利技术方案为依据主张其民事权利。严格地讲，私权并非来源于行政机关的授予，专利行政机关并非授予专利权这一私权，而只是先期确定专利权的范围，但这一范围仍要受到后续的司法程序的检验，只有经历了侵权诉讼考验的专利权才是比较稳定的。从专利制度平稳有效运行的角度出发，专利行政机关所授权的专利，必须被推定为有效、其保护范围必须被推定为确定无误。根据现行专利法，专利的效力问题并不在民事诉讼中解决，而应通过复审程序及嗣后的行政诉讼程序予以解决，在专利民事诉讼中，应推定当前专利是有效的，只有专利复审委员会的无效决定才可以推翻这一推定。

具体到本案，东育公司认为袁某的在后技术方案与其在先技术方案相比增加了技术特征但实质上相同，实际上是对涉案专利的专利实质条件提出了挑战，这一问题应当在复审程序中解决，而不应在侵权诉讼中处理。因此，对于涉案专利与东育公司在先的技术方案是否实质相同的问题，二审法院明确不予处理。

（二）维护技术创新的自由。专利权的客体是独立的、完整的技术方案，要求必须具有实用性、新颖性、创造性。一旦所申请的技术方案被认为具备了专利的实质条件，就有权获得专利授权，而且专利权的垄断性程度相当之高，其相应的对价是垄断期间较短、技术方案向社会公开。专利获得授权、技术方案向社会公开之后，技术方案本身就成为了现有技术，他人如果要实施则应获得专利权人授权，但是，他人拥有在专利技术方案基础之上进行技术创新的自由。事实上，绝大多数的发明，都是所谓的改进型发明，即在现有技术方案之上进行改进，从而产生出一个新的可专利的技术方案。开创出某一新领域、新行业的先驱性、开拓性发明从整个技术发展史来看，为数并不多。换言之，改进型发明是主要的可专利客体。因此，从技术创新本身的发展规律看，赋予包括竞争者在内的社会公众在专利技术方案基础之上进行创新的自由，对于社会的技术进步具有重要的意义。而且，社会公众拥有这种自由丝毫不会损及专利权人的利益。根据专利侵权判定的一般规则，如果他人所实施的技术方案包含了专利技术方案的全部技术特征，其行为将被认定为落入专利权保护范围。因此，即使在后专利技术方案完全包含了在先专利技术方案，在后方案未经许可的实施者仍难逃侵权指控，在先专利权人的利益具有法律保障。

本案中，东育公司的在先技术方案没有申请专利，也没有采取保密措施，应认为通过公开使用的方式成为现有技术的一部分，社会公众可以自由利用这一技术方案，袁某当然可以在此技术上进行发明创造。假设本案中东育公司已获得专利授权，袁某也仍可以在其专利基础上进行发明创造。本案二审判决可以说是在准确理解专利制度的基础上，维护了社会主体进行技术创新的自由，契合当前鼓励技术创新、建设创新型社会的价值导向。

四、对新颖性标准的启示

关于本案的处理，第二种方案也有不少支持者。该处理方案的逻辑在于，即使涉案专利相对于在先技术方案增加了技术特征，形式上看是两个不同的技术方案，但如果在后技术方案（涉案专利）与东育公司的在先技术方案没有实质区别，则可以认为袁某将东育公司的在先方案申请了专利，专利权应归东育公司所有。该处理方案的关键点在于要对先后两个技术方案是否存在实质区别进行判断。

在现行专利法框架内，需要就两技术方案是否存在实质区别进行判断的，主要有三种情形，一是判断新颖性，二是判断创造性，三是侵权诉讼中的比对。《专利审查指南》第二部分第三章关于新颖性审查的规定为：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的（以下简称申请在先公布或公告在后的） 发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。[2]《专利审查指南》关于创造性的规定为：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。[3]在侵权诉讼阶段，则是依据所主张权利要求的技术特征逐项比对，若被控侵权产品或方法具备了专利技术方案的全部技术特征（或等同的特征），则认为被控产品或方法已经使用了与专利技术方案实质相同的技术方案，可以认定落入专利权保护范围。创造性的标准必然高于新颖性标准，如某技术方案通过了新颖性审查，但不一定可以通过创造性审查。如某技术方案可以通过创造性审查，则必然可以通过新颖性审查。因此在审查流程上，是先审查实用性、再审查新颖性，以实用性、新颖性标准过滤部分申请，最后才进入具有关键意义的创造性审查阶段。

在新颖性审查阶段，实际上没有必要采取严格的实质性相同标准，而仅需采用形式性的审查标准即严格同一标准，在新颖性审查阶段，只需将那些与现有技术完全相同的技术方案过滤掉即可，因为在嗣后的创造性审查中，申请方案将接受更为严苛的审查。如果在新颖性审查阶段就采取实质相同标准，可能会出现此种情况：申请技术方案与对比技术方案存在一定区别，审查员认为两者实质相同，使该申请止步于新颖性审查阶段，但有可能这种区别具有实质意义，反而可以通过创造性审查。总而言之，在新颖性审查阶段采用看似严格的实质相同的标准，相当于在此阶段就适用等同理论，有可能导致专利审查结果的失误，是不足取的。再退一步讲，即使要进行两技术方案是否实质相同的判断，也应仅进行形式审查，对于被告所称的主要发明点，无需进行实质审查。

从比较法角度看，美国专利法即采取新颖性审查的严格同一标准（thestrict identity rule），采取这一形式性的标准，一些不符合创造性标准的技术方案可能符合新颖性标准，[4]但这是完全正常的。根据《美国专利审查指南》，如果现有技术包含了申请方案的每一技术特征，则后者将因被预见（anticipation）而丧失新颖性，在联邦法院的判例中，要求技术方案完全同一（技术术语可以不完全一致）。[5]创造性问题本来就应当运用创造性的标准进行判断，无需借助于新颖性标准，否则就是徒增审查标准的混乱而已。从这个意义上讲，现行《专利审查指南》关于新颖性的审查标准，尚有可商榷之处。本案采取的就是严格同一标准的思路，如果在本案中审查两技术方案是否实质相同，相当于在民事诉讼中审查创造性问题，基于目前的民行二元架构设计，在民事诉讼中审查创造性问题并不妥当。


注释：
[1]见（2016）沪民终字171号民事判决。
[2]《专利审查指南2010》，知识产权出版社2010年1月第1版，第156页。
[3]《专利审查指南2010》，知识产权出版社2010年1月第1版，第170页。
[4] SeeJanice Mueller, Patent Law, WoltersKluwer, 2016, §4.I.C.
[5]see USPTO, Manual of Patent Examining Procedure,Chapter.2131.