关于知识产权确认不侵权诉讼的实务分析

作者：蔡伟 福建省高级人民法院知识产权审判庭

确认不侵权诉讼是知识产权审判领域特有的一类诉讼类型，该制度对于制止知识产权滥用、保障和发展当事人诉权具有积极意义。但由于确认不侵权诉讼与普通民事诉讼在诸多方面存在一定的区别，对此类目前又缺乏系统、完备的规定，造成实践中的法律适用存在不少争议。因此，对此类诉讼涉及的一些基础性问题进行探讨和厘清较有必要。

1 确认不侵权诉讼的概念、产生原因和性质 

确认不侵权诉讼一般指利益受到特定知识产权影响的行为人，以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。最高人民法院〔2001〕民三他字第4号批复（下称4号批复）首次确认人民法院应当受理此类案件。但直到2008年，《民事案件案由规定》才将其单列为一类知识产权纠纷。

催生此类诉讼的主要原因是由于我国市场巨大，受侵权主体分布的广泛性和侵权行为的复杂性原因的影响，对于侵犯知识产权权利人权益的行为一律通过诉讼来解决对权利人而言无论在维权成本还是解决问题的有效性上都并不见得是最佳途径，因此，权利人为了节约诉讼成本并在最短时间内促使侵权人停止侵权，减少对自身权益的损害，权利人往往以警告函、律师声明的形式向侵权人发出侵权警告。但有些权利人为了干扰竞争对手，“恶意”发布警告信、在公开媒体上发表声明，或以起诉相要挟。并不与被警告人协商解决侵权纠纷，也不通过其他途径解决纠纷，由于何时启动诉讼完全取决于权利人，也许权利人根本没打算起诉，从而使被控侵权人处于被动地位，是否侵权处于不确定的状态。为了使知识产权侵权不确定状态予以明确，被控侵权人请求法院确认不侵权。

对此类诉讼的性质认定有三种观点：一种认为属于侵权诉讼。另一种则认为属于确认之诉。还有一种观点则认为既是确认之诉，也是侵权之诉。笔者认为确认不侵权之诉应属于侵权之诉。首先，无论是侵权之诉还是确认不侵权之诉，都存在先确权的问题，法官都要对权利人是否享有合法权利、被控侵权人的行为是否构成侵权进行确认。而判断侵权行为是否成立的技术步骤及法律方法与一般侵权诉讼相同，侵权成立，就会宣告侵权成立，支持权利人的诉讼请求。如果侵权不成立，就会宣告被控侵权人的行为不构成侵权，驳回权利人的诉讼请求。侵权之诉及不侵权之诉，法院均要审查侵权事实是否存在。其次，提起确认不侵权之诉的当事人一般都会附带请求给付之诉，因为，侵权事实如果不成立，那么，权利人之前对被控侵权人采取的一些措施就会给被控侵权人造成和可能造成损害，是对被控侵权人合法权益的侵犯。

2 确认不侵权诉讼的起诉条件 

笔者认为确认不侵权的起诉主要应具备三个条件，一是有诉的利益。二是被控侵权人收到权利人侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动程序请求有权机关作出处理。4号批复中规定起诉条件之一是“商家发函称原告的产品涉嫌侵权”，实践中不少审判人员对该条件内容的理解是警告方式仅限于发“函”，通过其它方式进行侵权警告的当不属于条件规定的方式，笔者认为如此理解有失偏颇，批复中规定的“发函”只是侵权警告方式之一，该规定并没有对侵权警告方式进行限定。笔者认为侵权警告的形式可以多样，包括：权利人向被控侵权人或被控侵权人的利害关系人发出了警告函、律师函，或在公开媒体上发布不利于被控侵权人的声明等；权利人向有关行政主管部门投诉；向人民法院起诉后又撤诉；权利人申请法院采取诉前临时措施。所谓合理期限要根据具体案情而定，但一般可掌握在不少于三个月。三是侵权警告威胁的内容明确、侵权警告威胁现实存在。侵权警告、声明必须使原告感到威胁存在。

确认不侵权诉讼在起诉时还有两个问题实践中争议较大。一是利害关系人未收到权利人单独的、明确的侵权警告时，是否能够主动提起确认不侵权诉讼？社会关系具有广泛性，利益关系具有复杂性，因此对于认定利害关系人是否与本案有利害关系，应当结合案件的具体情况，根据利益衡量和价值取向，判断利害关系人提起诉讼的行为是否具有实质上的正当性。如果利害关系人的起诉行为具有正当性，则可认定其与本案有直接的利害关系，在符合其它条件的情况下，可提起确认不侵权诉讼。最高人民法院在2009年4月21日公布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确规定，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼。

二是提起确认不侵权之诉能否同时请求损害赔偿？有意见认为特别是持确认不侵权诉讼属于确认之诉观点的人士认为，确认不侵权之诉的诉讼请求应当被限定为对争议事实的确认。至于因权利人警告不当或滥用权利给被警告方及其利害关系人所带来的损失，不应列为不侵权确认之诉的诉讼请求范围。受到损失的被警告方及其利害关系人可以通过另行起诉等其他形式使受损利益得到救济。也有意见认为，确认不侵权之诉作为诉的一种，可以单独适用，也可以成为其他诉的前提和基础，可以一并提起给付之诉。笔者同意第二种意见，因为，确认不侵权之诉的性质属于侵权之诉，而赔偿责任是侵权的民事责任的一种，被控侵权人当然有权对权利人已经造成的损失请求赔偿。法律上目前对提起确认不侵权的同时能否要求损害赔偿的问题尚没有明确规定，但从司法实践和立法趋势来看，主要是持肯定意见。特别是最高人民法院2003年10月《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿)第62条指出：“专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的，被警告人可以向人民法院起诉，请求确认不侵犯专利权。专利权人或者其利害关系人的警告行为侵犯被警告人的其他权利的，被警告人可以一并向人民法院请求判令警告人停止侵害、赔偿损失、消除影响、赔礼道歉。”可见确认不侵权诉讼中可以含有给付之诉的内容是一种倾向性的意见。

3 确认不侵权诉讼的管辖 

请求确认不侵权诉讼作为民事纠纷的类型之一，也应当符合民事诉讼法规定的民事案件的管辖原则。但是，在地域管辖上如何划分，实践中争议较多。被告住所地法院拥有管辖权并无争议，但对侵权行为地法院享有管辖权中的“侵权行为地”如何认定实践中则有不同的观点。

一种观点认为，侵权行为地是指被告对原告发出警告函或者以其它方式妨碍原告生产经营活动的地域。理由是确认不侵权诉讼的提起是基于被告指控原告的行为侵权导致法律关系出现不稳定状态，从而使原告的利益受到损害，所以应当以被告的行为地为标准确定管辖法院。

另一种观点认为，侵权行为地应指被告指控原告侵权的行为地。理由是确认不侵权诉讼的核心在于解决原告是否侵犯被告的知识产权，侵权行为地应为原告被控侵权的行为地。至于发布警告函的行为是否构成对原告合法权利的侵害属于另一法律关系，不应作为诉讼管辖的连接点。

笔者认为，请求确认不侵犯专利权之诉也属于民事纠纷案件，按照民事诉讼法规定的一般民事案件的管辖原则，应当以被告所在地和侵权行为地确定管辖为宜。但应当引起注意的现象是，由于司法解释对“侵权行为地”的解释和法官对“侵权行为地”概念的理解趋于宽泛，原告往往认为只要专利权人发了警告信，原告收到警告信、律师函的地点就是侵权行为地，权利人如果在报刊上刊登侵权声明，则报纸销售到何地，或者人们在何地可以看见该报纸，何地的法院就有管辖权。因此，全国法院已受理的请求确认不侵权的案件原告基本都是选择在原告所在地的法院起诉，也都顺利立案。笔者认为，为有效减少滥诉，防止地方保护主义，保护权利人的正当权益，确认不侵权案件中应当强调以被告所在地确定管辖为主，以侵权行为地法院管辖为辅，或者再加以条件限制，如可将律师函、警告信发出地、请求确认不侵权产品的销售地等作为侵权行为地，而不能以律师函、警告信的收发地，报刊的销售地作为侵权行为地，尤其不能以原告所在地确定管辖。

关于确认不侵权诉讼中诉的合并问题。一般有两种情况。一种是当权利人提起侵权诉讼后，被控侵权人又在其他法院提起确认不侵权之诉，法院应否受理。有观点认为，法院不应受理，已经受理的，应裁定驳回原告起诉，不应存在合并审理的情况。其理由是给付之诉中包含确认之诉的内容，确认不侵权诉讼应被侵权之诉所吸收。还有一种观点认为，可以受理，但应当将确认不侵权之诉移送至审理侵权诉讼的法院一并审理，其理由是涉及同一事实的确认不侵权诉讼和侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法的规定为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属于独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵权诉讼不因对方当事人已经提起侵权诉讼而被吸收。

笔者认为解决这一问题首先应当明确在一般的知识产权侵权诉讼中，被控侵权人能否提出确认不侵权诉讼的反诉。一般侵权诉讼中并不存在反诉的问题。理由是侵权之诉是一种对世权，权利人可以向任何不特定的人提起侵权之诉，被告因对诉讼标的不享有任何权利，因而不可能发生反诉情形。被告可以通过抗辩提出自己不侵权的主张，无需提出反诉。侵权之诉解决的是“侵权与否”，确认侵权与否是侵权之诉中一个问题的两个方面，因此侵权之诉中本身就包含了“确认是否不侵权”的本意。因此，认为两诉均属于独立之诉，可以合并审理的观点笔者认为不妥。

另一种情况是请求确认不侵权的诉讼已经立案，被告即权利人就同一事实向另外的法院提起侵权诉讼，法院能否受理。对此种情形最高院的通知已经明确。最高人民法院于2003年12月3日发出的《关于美国伊莱利利公司与常州华生制药有限公司专利侵权纠纷案件指定管辖的通知》，确定由立案在先的法院也就是已经受理确认不侵犯专利权案件的法院对两案作出合并审理。2004年6月24日，最高人民法院对发出了《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》，再次明确确认不侵权专利权诉讼与专利侵权诉讼均属于独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵权专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。