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ciplawyer@163.com提起确认不侵犯专利权之诉的特殊情形
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专利法司法解释一第十八条对当事人提起确认不侵权之诉设置了一定条件，即权利人发出警告；被警告人催告权利人行使诉权；权利人既不撤回警告又怠于行使诉权。司法解释的规则设计，旨在制止专利权人滥用诉权的同时，通过对被警告人增设催告起诉义务，防止被警告人滥用确认不侵权之诉，尽量促使当事人通过专利侵权之诉解决争议，从而实现当事人之间的利益平衡，因为毕竟专利侵权之诉在举证和事实查明上明显优于确认不侵权之诉。司法解释一公布实施后，无论是当事人还是法院，均按照上述规定进行操作和审查，很少就确认不侵害专利权纠纷是否应当受理以及受理条件产生过大争议，应该说，司法解释第十八条具有良好的指引作用和可操作性。
而本期昆山山桥机械科技有限公司诉天珩机械股份有限公司确认不侵害专利权纠纷案，却出现一种新情况，即在权利人发出警告函后积极提起侵权之诉，在法院开庭审理未作出裁判前，权利人撤回起诉，但明确表示保留侵权警告。此时，被警告人是否可以不再经催告程序，直接向法院提起确认不侵权之诉，一、二审法院对此有着不同认识。
一审法院认为，权利人撤回侵权起诉的同时并未明确撤回侵权警告，双方争议仍然存在，故被警告人仍应严格按照司法解释一第十八条的规定，在履行催告程序后，才能再行提起确认不侵权之诉。而二审法院则从确认不侵权之诉的立法目的出发，认为专利权人在发出警告函后已经积极提起诉讼，且在该诉讼持续近半年之后又主动撤诉，但在其仍作出保留侵权指控意思表示的情形下，如果仍然机械适用“警告—催告—怠于行使诉权—提起确认不侵权之诉”规则，要求被警告人再履行催告义务，然后才能提起确认不侵权之诉，一则徒增程序空转，二则因专利权人始终享有绝对的程序主导权，事实上使得被警告人处于不利地位，明显不利于被警告人的合法权益及时获得救济，必然导致利益失衡。最终，二审法院认为，本案应当直接受理被警告人提起的确认不侵权之诉。
该案确定的裁判尺度，对于进一步完善专利确认不侵权之诉的受理条件，提供了有价值的研究样本。
【裁判要旨】
权利人在发出警告函后提起侵犯专利权之诉，后虽撤回侵权之诉，但仍作出保留侵权指控的意思表示，被警告人仍因侵权警告威胁而处于不安之中，此时被警告人可以不经催告程序，直接向法院提起确认不侵权之诉。
【案件信息】
一审：苏州中院（2015）苏中知民初字第00108号民事裁定书；
二审：江苏高院（2016）苏民终610号民事裁定书。
【案情摘要】
天珩机械股份有限公司（以下简称天桁公司）为ZL201020552569.6号“纺纱线自动套袋机”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。
2014年6月3日、7月11日，天珩公司分别向昆山山桥机械科技有限公司（以下简称山桥公司）及其客户发送律师函，警告称山桥公司制造的纺纱线套袋机（以下简称被控侵权产品）构成对天珩公司涉案专利权的侵犯。天桁公司向山桥公司发出警告函之后，于2014年6月16日以山桥公司为被告向苏州中院提起涉案专利的侵权诉讼[案号为（2014）苏中知民初字第00187号，以下简称187号案件]。在该案审理过程中，天珩公司因取证困难，于2014年11月3日向苏州中院提出撤诉申请，苏州中院于2014年11月13日裁定准许撤诉。
山桥公司认为天珩公司撤诉行为表明其保留在不特定时间再次起诉山桥公司的诉权，且拒绝确认山桥公司没有侵犯其专利权这一事实，该行为给山桥公司在中国地区开展经营带来严重不确定的不利影响，故于2015年2月18日提起本案诉讼，请求法院判定山桥公司制造的被控侵权产品不侵害涉案专利权。
山桥公司在天珩公司撤回187号案件的起诉后、提起本案诉讼前，未向天珩公司进行书面催告。
【法院认为】
苏州中院一审认为：
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。本案中，天珩公司向山桥公司及其客户发送侵权警告函，并于其后提起187号侵害实用新型专利权之诉，主张山桥公司涉嫌侵害其专利权，后天珩公司虽撤回起诉，但并未明确撤销对山桥公司涉嫌专利侵权的警告，双方争议仍然存在。前述司法解释明确规定，双方发生侵权争议，被警告人须在权利人经书面催告后一定期限内怠于行使权利或未撤回警告时才可提起确认不侵权之诉。故山桥公司仍应在提起诉讼前履行书面催告程序，以明确相关侵权指控是否继续存在，并督促当事人积极行使诉权，在其未书面催告情况下不符合受理条件，应予驳回。
山桥公司不服一审裁定，向江苏高院提起上诉，请求撤销一审裁定，改判由苏州中院继续审理。
二审中，天珩公司确认山桥公司请求确认不侵权的产品是指在187号案件中取证的被控侵权产品，天珩公司是鉴于取证困难才撤回了187号诉讼，其仍认为该装置构成侵权。天珩公司二审中表示愿意撤回警告，但若今后重新获取侵权证据时，会再次发放警告，若双方未能达成一致，会再次起诉。
江苏高院二审认为：
知识产权确认不侵权之诉的作用在于给予被警告人在遭受侵权警告、而权利人怠于行使诉权使得被警告人长期处于不安状态情形下的一种司法救济途径，其根本目的是规制权利人滥发侵权警告的行为，维护稳定的市场经营秩序。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利法司法解释一）第18条对被警告人提起确认不侵害专利权诉讼的条件作出了具体规定。需注意的是，该条设置书面催告起诉义务旨在防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，并尽量引导被警告人通过侵权之诉解决争议。因此，司法解释规定只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下，也即权利人既无明确表示又未以行为表明愿意结束这种令被警告人不安的状态，使当事人之间的法律关系趋于稳定，被警告人才能提起确认不侵权之诉。而这正是司法解释设置书面催告起诉义务的立法目的，同时也为被警告人举证权利人怠于行使诉权提供了程序保障。
本案中，虽然天珩公司在187号案件中撤回起诉、在二审中表示愿意撤回对山桥公司及其销售客户的警告，但天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。因此，机械地要求山桥公司再向天珩公司发送书面催告起诉函已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。综上，山桥公司提起确认不侵权之诉具有事实和法律依据，应予支持。
一审裁定：驳回山桥公司的起诉；
二审裁定：撤销一审裁定，指令苏州中院继续审理。
二审合议庭：施国伟、张晓阳、顾正义
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