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ciplawyer@163.com第四次专利法修改中的标准必要专利问题研究
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北京知识产权法院课题组 执笔人：许波
涉及标准必要专利的纠纷是全球知识产权领域新近出现的疑难、复杂问题，具有很强的国际性和行业性特征，往往影响重大而深远。在第四次专利法修改中，《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（简称《专利法修订送审稿》）新增第八十五条，在我国首次就标准必要专利问题通过立法予以规定，受到各方高度关注。与此同时，我国司法实践中与标准必要专利相关的诉讼近年来明显增多，大有成为全球标准必要专利主战场的趋势。基于此，有必要结合国内外相关研究和实践情况予以梳理分析，以保证专利法修改能够反映实际需求并解决实际问题。
一、《专利法修订送审稿》第八十五条及其立法目的
《专利法修订送审稿》第八十五条规定：“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。”
在2015年4月1日公布的《关于〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉的说明》（简称《专利法修改草案说明》）中，国家知识产权局指出，参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则，尽合理努力披露自己拥有的标准必要专利。为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益，规定了标准必要专利默示许可制度，即参与标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术，在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。但默示许可不等于免费许可，专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费。[1]
从《专利法修订送审稿》第八十五条内容和相关立法说明可以看出，为平衡标准必要专利权人与标准实施者和消费者的利益，立法者专门针对标准必要专利的情形，新增规定了默示许可制度。基于此，标准必要专利权人无权主张标准实施者侵犯其标准必要专利权，但有权获得许可使用费，并可在无法协商一致时请求国务院专利行政部门裁决。
二、专利法语境下[2]的标准必要专利相关问题
专利与标准的结合使得任何主体只要按照标准进行生产就必然产生实施标准必要专利技术方案的客观后果。专利权人只需证明其专利属于标准中不存在替代技术方案的必要专利，且被控侵权产品系按照该标准生产，即可推定被控侵权产品落入标准必要专利的保护范围，除非被告有相反证据推翻。因此，在专利法语境下，标准必要专利的难点并不在于技术特征比对。根据《专利法修订送审稿》第八十五条的规定，本文简要探讨专利信息披露、默示许可和禁令救济三方面问题。
（一）专利信息披露
标准必要专利信息的披露是需要首先明确的问题，《专利法修订送审稿》第八十五条也针对专利权人在标准制定过程中不披露其标准必要专利的情形，规定了相应的法律后果。披露之所以重要，在于专利权为具有排他性的私权，而标准则具有公共属性，是为了促进技术的推广和运用，确保不特定的标准实施者均能实施标准中的技术方案，二者在根本属性上是不同甚至相互对立的。这也导致可能出现只要标准所涉技术方案落入专利的保护范围，则该专利的权利人就拥有了劫持（Hold-up）整个标准实施的强大控制力。因此，在尽可能多地吸纳先进的专利技术以保证标准在技术上先进性的同时，也要避免标准被特定专利所劫持。
建立专利信息披露机制就是平衡各方利益，防止专利劫持的有效手段。实践中，标准制定组织通常会事先确立相关披露政策，要求参与标准制定的各方主体披露与标准草案相关的专利信息和可能涉及到的必要专利，以使标准制定组织能够选择绕开拒绝许可的专利技术，避免专利劫持。同时，标准制定组织还往往要求标准制定参与方披露其专利许可条件，[3]作为后续许可的谈判基础。
2013年12月，国家标准化管理委员会、国家知识产权局联合发布《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（简称《标准暂行规定》），其中第五至八条首次就标准必要专利的信息披露机制进行了规定，初步解决了此前我国标准必要专利信息披露不规范和缺乏法律依据的问题。
具体到标准必要专利侵权诉讼中，专利信息的披露则成为认定标准实施者主观过错的基础和前提。只有在专利信息披露的语境下，才能推定标准实施者负有对标准中含有专利的“应知”义务，才能进而探讨其主观过错的问题。[4]因此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《审理侵犯专利权纠纷解释二》）第二十四条第一款、第二款均强调推荐性国家、行业或者地方标准应当“明示”所涉必要专利的信息。
（二）默示许可
结合相关立法说明，《专利法修订送审稿》第八十五条被认为是在我国针对标准必要专利引入了默示许可制度，专利权人不披露其标准必要专利的，无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。该规定与最高人民法院在[2008]民三他字第4号复函（简称第4号复函）[5]的内容基本相同，差异主要在于第八十五条中增加了对“披露”的限定。
但需注意的是，最高人民法院在2008年作出第4号复函时有一个前提，即“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况”。当时，由于没有对专利权人披露专利信息的强制性要求，专利披露存在不规范或缺失之处，他人无从得知标准中的相关专利情况却仍需实施标准，故在此情况下视专利权人将其专利纳入标准为许可他人使用，具有一定合理性。之后，2009年关于专利侵权案件审理的司法解释送审稿又进一步区分了标准组织是否明示标准所涉专利的情形，即未明示标准含有专利的，则认定专利权人默示许可他人实施标准中的专利；明示标准含有专利的，则不能认定专利权人默示许可他人实施标准中的专利。虽然该条款最终未能通过，但极大推动了标准制定程序，特别是专利信息的披露程序的完善。[6]随着2013年《标准暂行规定》的出台，标准必要专利信息披露机制已得以确立。而且，《审理侵犯专利权纠纷解释二》第二十四条第一款规定，“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持”。有观点认为，该条款似乎反过来隐含着在专利权人没有明示或者没有披露标准必要专利的情形下，法院有可能支持默示许可抗辩的意思。[7]
因此，《专利法修订送审稿》第八十五条规定在“不披露”标准必要专利情形下的默示许可制度似乎顺理成章，立法说明中也指出这是“结合国内外的法律实践”的产物。但有学者指出，在国外法中，特别是在美国法中，对于未披露标准必要专利的行为，美国法院并非是按照“默示许可”来处理，而是按照“欺诈”（Rambus案）或者“默认放弃权利”（高通诉博通案）来处理。而且，无论是在美国专利法，还是在德国专利法中，都没有规定所谓的标准必要专利“默示许可”制度。[8]事实上，对于《审理侵犯专利权纠纷解释二》）第二十四条第一款，也不应作扩大的反向推导。正如该司法解释起草者所指出，第二十四条对于标准必要专利侵权判定规则的设定，仅在“标准明示所涉必要专利”的前提下展开，并不涉及“标准未明示所涉必要专利”的情形，也不能根据该条的表述反向推导“标准未明示所涉必要专利”的处理规则。[9]因此，《审理侵犯专利权纠纷解释二》第二十四条并未暗含有默示许可的意思。
就条款本身而言，《专利法修订送审稿》第八十五条也有值得商榷之处。从标准必要专利相关诉讼情况看，无论是第4号复函中所谓的“默示许可”，还是美国法院认定的“欺诈”或“默认权利放弃”，均仅是将标准必要专利权人不披露专利信息的情形作为个案侵权抗辩事由进行审查，并不意味着任何人都可以此为由未经许可而实施该标准必要专利。然而，尤其是结合立法说明可以看出，《专利法修订送审稿》第八十五条并不考虑标准实施者的主观情况和行为方式，只要标准必要专利权人未作披露，其就无权起诉标准实施者侵犯其专利。尽管标准必要专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费，但此种因为“不披露”而导致的无权提起侵权之诉，也意味着任何人[10]此时只需以支付一定使用费的方式，即可换来实施标准必要专利的正当性，甚至可以先予实施再行考虑或拖延进行许可费磋商。这显然已经超出了前述个案中侵权抗辩的范围，而更类似于一种法定许可，[11]对标准必要专利权人非常不利。
事实上，标准必要专利权人的专利信息披露的内涵和边界通常并不清晰。在标准制定过程中，专利权人究竟负有多大程度的信息披露义务，以及何为标准必要专利，本身就是极具争议的话题。因此，相关国际标准组织的知识产权政策对此往往也只做原则性的要求。例如，欧洲电信标准化协会（ETSI）提出：“每一成员应尽合理的努力，尤其是在其参与制定标准或技术规范期间，将必要知识产权以及时的形式告知ETSI”。[12]此处的“尽合理的努力”和“必要知识产权”都是极具弹性的概念。而在美国，标准组织成员对于披露义务的范围和程度同样敏感：一方面，范围过宽会加重标准组织成员的负担，减弱其参加标准组织的积极性；另一方面，范围过窄则又将减少标准化过程中的信息交流，出现典型的专利“阻抑”情况。[13]
总之，在标准制定过程中，标准必要专利权人不应承担绝对的信息披露义务，国际通行做法一般也只要求专利权人“尽合理的努力”披露“必要专利”即可，不应“一刀切”地规定“不披露”即视为“默示许可”，且“不披露”的情形也更适宜作为一种侵权抗辩事由，而非泛化为一种类“法定许可”。尤其是在标准实施者恶意拖延谈判、不合理压低或拒绝支付使用费等情形，仍应保障标准必要专利权人寻求更多元司法救济的权利。
（三）禁令救济
禁令是英美法系中源于衡平法的概念，大陆法系国家以及我国使用停止侵权的概念，并在侵权成立时以判决停止侵权为原则。[14]根据《专利法修订送审稿》第八十五条的规定，在标准必要专利权人“不披露”的情形下，其无权提起专利侵权之诉，自然也不存在禁令救济的问题。但是，如果标准必要专利权人进行了相关披露且在侵犯专利权成立时，仍然需要考虑是否予以禁令救济，对此《专利法修订送审稿》并未涉及。
众所周知，建立和推行标准是为了促进技术的推广和应用，而非强化标准必要专利权人的垄断地位。如果权利人动辄可以侵犯专利权为由要求实施者停止实施标准，则将威胁到标准的推广适用，与制定标准的目的背道而驰。另一方面，标准必要专利权人在将其专利纳入标准时，通常已经根据标准组织的知识产权政策作出了不可撤销的FRAND许可声明，同意对潜在的标准实施者按照“公平、合理、无歧视”的原则发放许可。此种声明应被视为一种单方法律行为，[15]使得不特定第三人基于此而产生信赖利益，故亦应对标准必要专利权人产生法律上的约束力，包括不轻易对实施标准的行为颁发禁令。
国外有学者指出，标准必要专利权人作出FRAND许可声明，就不可撤销地放弃了大部分寻求传统知识产权法律救济（如禁令）的权利，而只能请求合理使用费。[16]另有观点从经济学的角度指出，取得永久禁令的威胁极大增强了专利权人的谈判力量，导致专利许可费率高于基于专利价值和强度的自然水准。[17]显然，如果标准必要专利权人能够轻易获得禁令，该威胁将可能导致标准实施者尤其是已经进行相关投资的实施者支出不合理的对价。但是，如果仅因作出FRAND许可声明就丧失了获得禁令救济的权利，对标准必要专利权人也是不公平的，可能影响其参加标准制定的积极性。
从世界各主要国家的司法实践来看，基本上均认同FRAND许可声明将对禁令救济产生影响，但在决定是否颁发禁令方面又存在一定差异。在我国，最高人民法院在涉及工程建设标准的张晶廷诉衡水子牙河公司专利侵权案[18]中指出，衡水子牙河公司知道或应当知道施工方法中涉及他人专利技术，在张晶廷进行了专利披露、衡水子牙河公司能够识别专利并能够与张晶廷进行联系的情况下，未经张晶廷许可，使用涉案专利技术，且在发生纠纷后，拒绝向专利权人支付专利许可费，构成侵犯专利权，应当停止侵权并赔偿经济损失。
《审理侵犯专利权纠纷解释二》第二十四条第二款则将专利许可谈判、FRAND许可原则与停止侵权责任承担相联系，并分别考虑标准必要专利权人与标准实施者的主观过错情况，即在标准必要专利权人违反FRAND许可声明、标准实施者在许可协商中无明显过错时，对权利人停止侵权的诉讼请求不予支持。从该款内容似乎也可以反推出，如果标准必要专利权人系按照“公平、合理、无歧视”原则进行许可磋商，则可能获得禁令救济。之所以称之为“有可能”，是因为根据标准必要专利权人之前所作出的FRAND许可声明，通常情况下并不适宜对标准实施者颁发禁令，除非标准必要专利权人能够证明标准实施者存在恶意磋商等“反向劫持”标准的情形。而对于标准必要专利权人与标准实施者均存在过错，以及应由何方启动协商程序等问题，《审理侵犯专利权纠纷解释二》则未作规定。从我国法院现已受理的西电捷通诉索尼中国案、高通诉魅族案、三星诉华为等案可以看出，停止侵权仍然是标准必要专利权人倚重的诉求之一。具体案件中，当事各方对于许可谈判磋商中是否存在过错往往各执一词，还需结合标准必要专利纠纷特点和具体案情进行具体分析。在此方面，欧盟法院2015年7月在华为诉中兴案中确立的禁令救济程序规则值得借鉴。[19]
三、对《专利法修订送审稿》的修改建议
限于篇幅，本文并未探讨与标准必要专利相关的另一关键问题，即FRAND许可的问题。但基于前述分析也可看出，以“默示许可”作为理论基础的《专利法修订送审稿》第八十五条还有不少问题，与实际情况存在着一定差距，很可能导致标准必要专利权人与标准实施者之间利益失衡，同时也未涉及禁令救济、FRAND许可等具体且重要的内容。而且，第八十五条和相关立法说明否定标准必要专利权人诉权，并将本质上属于私权纠纷的许可使用费纠纷交由专利行政部门裁决，也与当前世界主流的司法解决途径背道而驰，不利于从根本上解决纠纷。
不仅如此，标准必要专利的特殊性往往使得相关问题并不局限于专利法领域，全球范围内的诉讼情况也表明，还会经常涉及到合同法、竞争法的问题，若仅在专利法中进行规定难免挂一漏万，至少不足以呈现标准必要专利问题之全貌。业界也有观点指出，在世界范围内，目前还没有任何一个国家对国家标准的标准必要专利用成文法的方式进行限制。《专利法修订送审稿》第八十五条只约束中国国家标准的参与者即国家标准专利的权利人，国际标准的权利人由于未参与中国标准制定而可以不受约束，最终相当于只缴了中国企业的枪。[20]基于此，对《专利法修订送审稿》第八十五条可以选择以下两种修改方式：
一是删除该条款，在《专利法》中不专门规定标准必要专利问题，将相关纠纷留待法院在个案中处理。事实上，《审理侵犯专利权纠纷解释二》的出台，已经为法院处理与标准必要专利相关的专利侵权纠纷提供了一定的法律依据。今后也可随着司法经验的不断积累，通过新的司法解释或者具有指引意义的司法裁判等成本更低的方式加以解决，从而避免立法不周全、僵化所可能导致的不利影响。
二是删除该条款，但在《专利法》各具体条款或章节中增加与标准必要专利相关的内容。例如，在现行《专利法》第六十九条中增加第（六）项：“专利权人无合理理由不披露其标准必要专利，标准实施者实施该标准必要专利且无过错的”，以及第（七）项：“标准必要专利权人滥用其专利权的。”另外，在现行《专利法》第七章“专利权的保护”中新增一条：“标准必要专利权人在先已经作出公平、合理、无歧视的专利许可承诺，被诉侵权人在实施标准必要专利和进行专利许可协商中无明显过错的，对于标准必要专利权人请求停止实施标准必要专利的主张，不予支持。”
注释：
[1] 参见国家知识产权局：《关于〈中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）〉的说明》，http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201504/t20150402_1096196.html，最后访问日期：2016年10月5日。
[2] 标准必要专利纠纷还经常涉及到合同法和竞争法的问题，本文仅探讨与专利法相关的问题。
[3] 例如承诺向任何组织或个人进行不可撤销的“公平、合理、无歧视”（Fair,Reasonable and Non-discriminatory）的FRAND许可。
[4] 李剑：《专利法司法解释（二）第二十四条之解读》，载《竞争政策研究》2016年3月号。
[5] 第4号复函载明：“专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。”
[6] 同4。
[7] 张伟君：《默示许可抑或法定许可--论<专利法>修订草案有关标准必要专利披露制度的完善》，载《同济大学学报（社会科学版）》2016年6月第27卷第3期。
[8] 同上。
[9] 同4。
[10] 包括明知或应知标准中包含有必要专利的。
[11] 同7。
[12] 张伟君：《规制知识产权滥用法律制度研究》，知识产权出版社2008年第1版，第151页。
[13] 刘晓春：《标准化组织专利披露政策相关规则在美国的新发展--解读高通诉博通案》，载《电子知识产权》2009年第2期。
[14] 一般只有在停止侵权会损害公共利益，或者会造成专利权人与侵权人之间出现严重的利益失衡时，法院才不会判决停止侵权。
[15] 当然，对FRAND许可声明的性质还存在第三方受益合同说、要约说、要约邀请说、强制缔约说等观点，本文采单方法律行为说的观点。
[16] Joseph Miller.Standard Setting,Patents, and Access Lock-in:RAND Licensing and the Theory of the Firm [J].Indiana Law Review,2006,40.
[17] Mark A.Lemley,Carl Shapiro.Patent Hold-up and Royalty Stacking [J].Texas Law Review,2007,85.
[18] 参见最高人民法院（2012）民提字第125号民事判决书。
[19] 具体内容可以参见祝建军《标准必要专利禁令救济的成立条件》一文，载于《人民司法·应用》2016年第1期。
[20] 宋柳平：《专利法修改草案82条--不要缴了中国企业的枪》，http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTUxNjk2MA==&mid=400434875&idx=1&sn=86fdf502d8872e2be6cceced4c7e97ea，最后访问日期：2016年10月15日。
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