“新加坡鳄鱼”与“香港鳄鱼”对簿公堂

3500条中国定牌加工的鳄鱼牌女士牛仔裤，在上海海关申报出口韩国时突然被扣留，理由是这些牛仔裤涉嫌侵犯香港鳄鱼恤有限公司（以下称鳄鱼恤公司）所拥有的“CROCODILE”商标专用权。作为加工企业的无锡艾弗国际贸易有限公司（以下简称无锡公司）万分着急，以确认不侵犯注册商标专用权将鳄鱼恤公司告上法庭。近日，上海市浦东新区人民法院作出一审判决，确认原告无锡公司申报出口韩国的服装上使用“Crocodile及图”和“CROCODILE”商标的行为不构成对被告鳄鱼恤公司享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。

2009年12月2日，无锡公司与韩国艾弗公司签订了一份《加工合同》，由无锡公司加工一批女士牛仔裤，数量3500条，单价11.3美金。此前，无锡公司一直从事服装定牌加工业务，并且多年接受韩国艾弗公司、韩国亨籍公司的委托订单，加工经（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据订单全部出口至韩国，在中国国内不进行任何销售。

2010年1月29日，无锡公司加工完毕后申报出口，在报关过程中，上海海关向其发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯鳄鱼恤公司的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。无锡公司收到告知书后随即向海关提出异议。

2010年3月17日，无锡公司向浦东法院提起诉讼，请求法院确认其不侵犯鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

10月11日，上海海关向鳄鱼恤公司发出《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，对无锡公司申报出口韩国的女士牛仔裤不能认定是否侵犯其“CROCODILE”的商标专用权。海关要求鳄鱼恤公司在11月8日前向法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施，并将法院有关协助执行通知送达海关。如果逾期，海关将放行有关货物。

此后，鳄鱼恤公司始终未向法院提出申请，于是，海关将无锡公司申报的牛仔裤放行。

法庭上，无锡公司认为，牛仔裤上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系新加坡鳄鱼公司在韩国注册，商标权人与韩国亨籍公司签订有商标许可协议，而韩国亨籍公司又委托韩国艾弗公司代为制造鳄鱼牌服装，并确认韩国艾弗公司可以委托无锡公司在中国定牌加工，并将产品全部直接出口至韩国。这种外有注册商标、全部销售在外、国内仅仅贴牌、并无任何销售的模式，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。

而鳄鱼恤公司则坚称，其是“CROCODILE”商标在中国的唯一合法拥有者，无锡公司在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据，且无锡公司所谓的“未销售”并不代表“不使用”，在商品或服务上标注商标就是一种“使用”，所以鳄鱼恤公司请求海关扣货是合法合理的。

鳄鱼恤公司特别指出，定牌加工中的侵权行为危害我国的经济利益和当事人的经济利益，无锡公司的这种方式是在逃避法律的制裁，大量仿冒产品可以通过此方式出入中国海关如入无人之境。

浦东法院审理后认为，首先，原告无锡公司的行为属于接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工行为，被告鳄鱼恤公司称原告可能在中国市场上销售涉案牛仔裤，但没有提出相应证据，不予采信。其次，原告在加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，原告并无侵权的主观故意和过错。再次，原告定牌加工的行为并未造成市场混淆，也未对被告造成影响及损失。

法院指出，商标依附于商品，只有使用在商品上并投入市场后，才能发挥其功能，体现其价值。涉案牛仔裤全部发往韩国，不在中国境内销售，涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认。因此，原告的定牌加工行为不构成对被告享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。据此，法院作出上述判决。

[案后思考：贴牌加工，这是个问题！]

随着对外贸易活动的发展，我国沿海地区的定牌加工企业大量出现。而在确认不侵权诉讼案的审理中，贴牌加工成了商标侵权的“多发地带”。2009年4月《最高人民法院印发〈关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知》中对“贴牌加工”予以充分重视，指出要妥善处理这类纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。