专利商标行政案件审理中的否定性思维

（作者：陈志兴 北京知识产权法院）

有一次和老王聊天，谈起某标识能否核准注册为商标。老王逐一研究过常见的显著性、欺骗性、不良影响等相关条款之后，纠结该用什么条款来阻止其注册。看老王很着急，小陈冷不丁地说一句，“为什么你就非得禁止它注册呢？”老王表示很无语。

必须承认的是，申请商标注册是法律赋予的权利。商标法也对禁止注册和使用的情形作出了明确规定，既然某标识不属于商标法禁止的情形，为什么就不能其核准注册，而非得去找理由阻止其注册？而且，正如大家都知道的，所谓的商标“授权确权”并不是商标行政机关或者司法审查机关授予或者给予，因为“知识产权是私权”。

顺着这个话题，结合专利商标行政案件审理的一些经验，笔者总结出法官可能会有的一种思维，即文章标题中提到的“否定性思维”。

具体来讲，就是说对于专利商标“授权确权”行政行为，如果相关的行政机关不能提供充分的事实和法律依据，作为司法审查机关的法院应该自觉履行司法审查职能，直接给出否定性评价。

以笔者曾经参与过的“ADMIRALTY及图”商标案为例进行说明。这个案子涉及显著性的判定，具体来讲是《商标法》第十一条第一款第（三）项。在这个案子中，裁判文书中关于显著性问题的说理就某种程度上体现出法官的“否定性思维”。

可将相关论述摘录如下：

商标是用于识别商品或者服务来源的标志。对于商标的识别作用，在我国《商标法》中系采取类似“概括授权”+“例外排除”的方式予以规定。一方面，《商标法》第八条规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志”均可作为商标申请注册；另一方面，《商标法》第十一条第一款规定，“仅有本商品的通用名称、图形、型号”“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”以及“其他缺乏显著特征”的标志不得作为商标注册。也就是说，对于普通商标（系在相对“立体商标”的意义上使用该概念）而言，特定标志只要不存在《商标法》第十一条第一款涵盖的缺乏显著特征的情形，即可推定其具备显著特征。对于《商标法》第十一条第一款第（三）项规定的“其他缺乏显著特征”的标志，指的是《商标法》第十一条第一款第（一）、（二）项以外的依照社会通常观念其本身或者作为商标使用在指定使用商品上不具备表示商品来源作用的标志，例如，过于简单的线条、普通几何图形，过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合，一个或者两个普通表现形式的字母，等等。不管其具体表现形态怎样，对于“其他缺乏显著特征”的标志而言，本质仍在于不能起到识别商品或者服务来源的的作用。特定标志如果能够起到起到识别商品或者服务来源的作用，则应该认定其具备申请商标注册的显著特征。

该段论述的核心观点是，特定标志只要不存在《商标法》第十一条第一款涵盖的缺乏显著特征的情形，即可推定其具备显著特征。换个角度来说，就是除非商标行政机关能够证明或者充分说明特定标志属于《商标法》第十一条第一款涵盖的缺乏显著特征的情形，否则其相关认定就缺乏事实和法律依据，不能得到法院的支持。

当然，前述“ADMIRALTY及图”商标案中，尽管二审法院对一审法院关于涉案商标具有显著性的认定进行了改判，但并没有否定一审法院的上述判理以及蕴含的法官的“否定性思维”。

关于法官的“否定性思维”，还可以通过笔者参与的另一起专利行政案件得到说明。该案涉及名称为“丹杞颗粒在制备降低血糖药物中的应用”的发明专利申请，权利要求的内容为“1.丹杞颗粒在制备降低血糖药物中的应用。”

该案中，专利复审委员会认定：权利要求1的技术方案实际解决的技术问题是提供丹杞颗粒的另一种用途。在现有技术已给出了该丹杞颗粒中各个单独的中药成分都能够治疗糖尿病的基础上，本领域技术人员容易想到丹杞颗粒这一组合物也具有治疗糖尿病的效果，因此，有动机对组合物治疗糖尿病的效果进行研究并获得有效的实验结果。可见，本领域技术人员在对比文件1的基础上结合本领域公知常识得到权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见的，故权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

可以看出，专利复审委员会的思路是，基于丹杞颗粒中各个单独的中药成分都能够治疗糖尿病的事实，本领域技术人员容易想到丹杞颗粒这一组合物也具有治疗糖尿病的效果，进而本申请关于丹杞颗粒在制备降低血糖药物中的应用的技术方案不具备创造性。

但是，上述认定要成立还需要一个前提，即需要进一步证明所称的“容易想到”是否具有事实基础。

对此，法院认为，本申请中的丹杞颗粒属于中药复方产品，由11种原料药组成。对比文件1中的药物用于治疗骨质疏松症，与糖尿病的治疗毫不相关，本领域技术人员基于对比文件1，不会存在将其用于治疗糖尿病的基础药方的动机。虽然被告列举了公知常识性证据用于证明丹杞颗粒中的11种中药原料都具有降血糖的作用，因而认为它们的组合也可用于治疗糖尿病。但是，中药复方产品中各位原料药之间的配合和筛选需要考虑“君臣佐使、相须相杀”原理，复方产品的效果并非各组方之间的简单加和，而现有技术中具有降血糖效果的中药原料种类甚多，组合方式更是数不胜数，从中筛选出适合用于治疗糖尿病的复方产品的过程显然包含了创造性的劳动。基于此，在对比文件1的基础上结合本领域的公知常识得到本申请权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员而言并非显而易见，且本申请获得了有益的技术效果，因此，本申请具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

考察上述裁判说理，法院的论述有两个层面。第一个层面是否定了被告关于“容易想到”的认定。第二个层面是认定本申请具备创造性。可以看出，该第一个层面的论述其实就是法官“否定性思维”的体现。笔者认为，司法审查中的认定和说理进行到这个层面就可以给出结论了，即能够认定被诉决定缺乏事实和法律依据。

为什么这么讲？因为当事人提出专利申请肯定是认为其发明创造符合可专利性条件，作为专利审查行政机关，其职责就在于基于现有技术对涉案专利申请进行可专利性判断，如果要否定其可专利性，必须找出充分的事实依据。如果该事实依据最终被法院否定，很显然专利审查行政机关的认定就是缺乏事实和法律依据的，应该被撤销。

当然，也有观点认为法院还是有必要做进一步分析，明确指出涉案专利（或者专利申请）究竟是否具备可专利性。并且通过这种方式对专利审查行政机关给出明确的指示，实现纠纷的实质性解决。前述“丹杞颗粒”案件裁判文书中第二个层面的论述便是这种思路。

这种观点当然也有道理，但其关键可能还在于对司法审查的力度及执行效力的不同认识，担心法院裁判不能得到实质性执行。笔者觉得，在真正依法治国的环境中，这种担心是不必要的。

总之，法官在专利商标行政案件审理中的“否定性思维”很重要，有利于其快速找到解决问题的思路，也能够保证司法审查的质效。